文/集佳知識產權代理有限公司 康艷麗

　　《商標法》第十九條第四款規定：“商標代理機構除對其代理服務申請商標注冊外，不得申請注冊其他商標。”

　　《商標法實施條例》第八十四條規定：“商標法所稱商標代理機構，包括經工商行政管理部門登記從事商標代理業務的服務機構和從事商標代理業務的律師事務所。”

　　2018年發布的《商標代理機構備案辦理須知》對于備案主體的規定如下：可以向商標局備案的商標代理機構包括經工商行政管理部門登記從事商標代理業務的服務機構以及從事商標代理業務的律師事務所。經工商登記的商標代理機構，其經營范圍中應當含有“商標代理”、“知識產權代理”、“商標代理服務”或者“知識產權服務”項目。

　　自此，認定商標代理機構以商標申請人的經營范圍為準，即只要經營范圍中包含“商標代理”、“知識產權代理”、“商標代理服務”或者“知識產權服務”，不論是否在商標局進行代理機構備案，均會被認定為商標代理機構。此類商標申請人如果在其代理服務以外申請商標注冊，則依據《商標法》第十九條第四款規定，不予注冊。

　　因上述規定對于《商標法》十九條的商標代理機構作出了明確限定，試圖規避上述規定的商標申請人就開始以更為隱蔽的方式進行商標申請。近日，筆者接觸到一起以知識產權公司監事名義進行商標申請的案件。

　　2017年03月17日，李楠、李紀軍在第20類申請注冊第23202287號“飛雕”商標，2017年12月06日在1578號《商標公告》初審公告，異議期內，該商標被提出異議。

　　2019年，《商標異議決定書》認為：李楠為咸陽無憂知網知識產權代理有限公司的監事，其申請注冊商標的行為違反了《商標法》第十九條第四款之規定，依據《商標法》第十九條第四款規定，決定第23202287號“飛雕”商標不予注冊。

　　本案中，申請人之一李楠作為知識產權代理公司的監事，為商標代理機構的高層管理人員，理應了解《商標法》十九條對于商標代理機構的限定，但其為了規避商標申請階段的審查，采用了以個人名義進行商標注冊的方式。面對實務中層出不窮、不斷變化的更加隱蔽的商標搶注行為，司法機關在實踐中也作了進一步的規范。2019年4月24日，北京市高級人民法院知識產權庭發布《北京市高級人民法院商標授權確權行政案件審理指南》，其中，14.1對于【商標代理機構的認定】規定為：已經備案的從事商標代理業務的主體、工商營業執照中記載從事商標代理業務的主體、以及雖未備案但實際從事商標代理業務的主體，屬于商標法第十九條第四款規定的“商標代理機構”，一般工商營業執照記載的經營事項不能作為排除認定“商標代理機構”的依據。

　　“飛雕”商標異議案中，李楠以個人名義進行商標申請，在商標申請時提供的個體工商戶營業執照經營范圍中無商標代理等服務，從而使其順利規避了《商標法》十九條的審查，予以初審公告。在異議案件中，通過工商查詢獲悉，李楠為咸陽無憂知網知識產權代理有限公司的監事，其作為公司的監事，是知識產權公司的高層管理人員，負責知識產權公司的管理經營，對于公司的決策、運營以及商標行業的相關規定理應具有相應的認知水平，對于這種惡意規避《商標法》的搶注行為，在適用《商標法》第十九條時，應對商標代理機構做擴大解釋，本案中的監事應作為廣義上的“商標代理機構”，由此可推，商標代理機構的董監高等高層管理人員也應屬于廣義上的“商標代理機構”。同時，該情形亦符合《北京市高級人民法院商標授權確權行政案件審理指南》中“……雖未備案但實際從事商標代理業務的主體，屬于商標法第十九條第四款規定的‘商標代理機構’，一般工商營業執照記載的經營事項不能作為排除認定‘商標代理機構’的依據”的規定。

　　以商標代理組織董監高名義進行商標申請是一種更為隱蔽的商標搶注方式，官方在審查階段較難發現，這就需要商標權人及時進行商標監測，發現搶注商標，再通過商標異議、無效宣告等程序撤銷商標。實踐中，商標搶注的方式多種多樣，但萬變不離其宗，在商標維權之路上，穩定及時的商標監測，細致深入的案件分析是企業商標維權的基礎工作，也是最為核心的工作。