從屬權利要求的撰寫芻議

2007-12-05

文/北京集佳知識產權代理有限公司李文紅

權利要求是一件專利申請文件的核心部分，起著說明和界定專利保護范圍的重要作用（參考專利法第五十六條）。權利要求的撰寫質量與申請人的利益緊密相關，相應地，知識產權工作者和研究人員對于權利要求的撰寫都極為關注，但目前的研究大部分集中于獨立權利要求，在此，筆者希望與大家一起探討與從屬權利要求的撰寫相關的幾個問題。

一．從屬權利要求撰寫的意義和作用

專利法實施細則第二十一條規定，權利要求書應當有獨立權利要求，也可以有從屬權利要求。

就筆者的觀察，目前的實踐中，在專利申請時的權利要求書中一般都會出現從屬權利要求。有趣的是，外國人提交的中國專利申請中，通常會部署多個從屬權利要求，并且層次和結構較為合理；與之相對的是，國內的單位和個人提交的專利申請中，通常只有寥寥可數的幾個從屬權利要求。更為有意思的是，有些國內申請人的申請文件的權利要求書的權利要求總數一般控制在十項以內，但是其整體布局卻不盡合理。當然，也有的申請人只是從形式上追求從屬權利要求與獨立權利要求的配合，認為權利要求的數目越多，其發明或者實用新型的高度就越高，這種傾向也是應該避免的。

造成這種現象的原因是多方面的，例如可能與權利要求的超項費有關，但筆者認為更主要的是對從屬權利要求的意義認識不夠。大家目前都認識到獨立權利要求的重要作用，如北京高院《專利侵權判定若干問題的意見（試行）》規定：專利獨立權利要求從整體上反映發明或者實用新型的技術方案，記載解決技術問題的必要技術特征，其保護范圍與從屬權利要求相比最大。因此，確定專利權保護范圍時，應當對保護范圍最大的專利獨立權利要求做出解釋。

實際上，相對獨立權利要求而言，從屬權利要求同樣具有重要的意義，例如，北京高院《專利侵權判定若干問題的意見（試行）》規定：權利人依據專利從屬權利要求起訴被告侵權的，法院也可以對從屬權利要求的保護范圍予以解釋界定。

《專利代理概論》一書總結從屬權利要求的作用在于：在審批程序中為針對新穎性、創造性的審查意見提供答復的回旋余地；在無效程序中形成專利權人的多道防線；限定一些比較有商業應用價值的具體技術方案，從而在侵權訴訟和許可證貿易使專利權人十分有利。

上述總結是相當精辟的，對實踐工作具有重要的幫助；在此基礎上，筆者認為某些從屬權利要求的作用還在于公開要求保護的技術方案以限制競爭對手，這是由于我國采取“先申請主義（參考專利法第九條）”，為了防止重復授權，還設置了“抵觸申請（參考專利法第二十三條）”和不同申請人同日申請相同發明創造時的協商（參考專利法實施細則第十三條）這兩種機制。對于這兩種情況來說，判斷是否屬于相同的發明創造主要是以權利要求書的內容為依據（參考《新專利法詳解》）。因此，如果對于某些意義在當前不是特別明顯，但未來前景難以預期的技術方案，沒有在專利申請文件中采用從屬權利要求的方式來加以保護，將有可能帶來不利的后果，例如在給競爭對手設置的專利壁壘中留下漏洞，甚至有可能被競爭對手搶得先機，為自己帶來不必要的麻煩。

因此，探討如何來部署從屬權利要求是有必要的，也是申請人和代理人應該積極進行關注的。

眾所周知，從屬權利要求的撰寫應該以獨立權利要求的撰寫為基礎。

在撰寫獨立權利要求時，需要對申請人的技術方案進行分析，列出所有的技術特征；隨后結合最接近的現有技術，確定發明創造要解決的技術問題；針對技術問題，對技術特征進行分類，找出必要技術特征（包括適當的概括和抽象）和非必要技術特征；根據必要技術特征完成獨立權利要求的撰寫。

在獨立權利要求的基礎上，可以參照下述步驟來完成從屬權利要求的撰寫。

二．按照申請目的確定從屬權利要求記載的附加技術特征

從理論上說，在得到說明書支持的基礎上，除了必須記載在獨立權利要求中的必要技術特征外，原則上其他的技術特征都可以記載在從屬權利要求中。

這是因為，專利法實施細則第二十一條規定，從屬權利要求應當用附加的技術特征，對引用的權利要求作進一步限定。對此，《審查指南》的解釋是：從屬權利要求中的附加技術特征，可以是對引用的權利要求的技術特征作進一步限定的技術特征，也可以是增加的技術特征。《審查指南》還指出：在前的獨立權利要求采用兩部分撰寫方式的，其后的從屬權利要求不僅可以進一步限定該獨立權利要求特征部分的特征，也可以進一步限定前序部分的特征。

因此，在實際的撰寫過程中，需要結合申請人的目的（如獲得權利、權利實施或商業目的、阻止在后專利申請授權）進行分析，確定從屬權利要求的內容以及從屬權利要求之間、從屬權利要求與獨立權利要求之間的結構和層次。

從申請人提出專利申請的目的出發，可以將非必要技術特征分為下列類型（筆者稱之為目的分類法）：

創造性相關非必要技術特征，指的是有可能對申請的創造性起作用的技術特征，其意義在于加快審批程序和應付可能的專利無效宣告程序；

明確化相關非必要技術特征，指的是對一些比較有商業價值的具體技術方案起明確作用的技術特征，其意義在于在侵權訴訟中將專利保護范圍限定得十分明確而限制對手的爭辯余地或者在專利權許可或轉讓中起到重要的作用；

公開性相關非必要技術特征，指的是用于公開一些意義不是特別明顯的技術方案的技術特征，其意義在于阻止他人的同日或在后專利申請獲得授權。

應該說，上述分類的理論性較強，在實際的工作中，很有可能會出現某些非必要技術特征同時屬于兩個以上分類的情況。

在進行上述分析后，就可以按照申請人實際提交專利申請想達到的目的來確定需要要求保護的技術方案，從對應的目的分類中挑選出需要在從屬權利要求中予以記載的非必要技術特征，即附加技術特征。

當然，在實際的工作過程中，附加技術特征的確定還有可能需要考慮到其他的因素，例如附加費的問題，這是因為我國國務院專利行政部門規定一件專利申請文件的權利要求的數目超過十項后，將按項計收超項附加費。

由于按照目的出發來挑選附加技術特征，就可以在撰寫時做到心中有數、有的放矢，從而有效改進目前有些申請人/代理人漫無邊際、盲目地撰寫從屬權利要求的現狀。

此外，目前有些專利申請中，在部署從屬權利要求時，只考慮對申請的新穎性和創造性有可能起幫助的非必要技術特征，而忽略其他有商業價值或者可能阻止競爭對手獲得專利權的非必要技術特征，應該說還是有所欠缺的。

三．按照技術特征之間的關系確定從屬權利要求的布局

在確定附加技術特征后，接下來需要考慮的問題就是如何進行合理的組合以形成最終的從屬權利要求。

為此，需要明確所有的技術特征（包括必要技術特征和附加技術特征）之間的關系，這是下面的關系分類法發揮作用的大好時機。

從非必要技術特征與引用的權利要求的技術特征的關系出發，可以將非必要技術特征分為下列類型（筆者稱之為關系分類法）：

追加型非必要技術特征，指的是在引用的權利要求的技術特征的集合的基礎上增加的技術特征，將所述增加的技術特征鑲嵌到引用的權利要求的原技術特征集合中應當能夠構成一個新的、完整、合理的技術特征的集合，即新的技術方案；

限定型非必要技術特征，指的是對所引用的權利要求中的技術特征進行修飾性說明或者實例化的技術特征，當所述限定型非必要技術特征限定引用的權利要求的原技術特征后，新的技術特征的集合應當是完整、合理的技術方案。

實際上，如果仔細推敲，可以進一步將限定型非必要技術特征區分成修飾性限定型非必要技術特征和實例化限定型非必要技術特征。

在厘清技術特征之間的關系后，就基本可以確定從屬權利要求的布局，即從屬權利要求整體的結構和層次。此階段明確的主要問題包括：

單個的從屬權利要求應該由哪些附加技術特征組成。需要考慮的是技術方案的完整性和合理性，即該從屬權利要求中記載的附加技術特征和其引用的權利要求的技術特征的集合能夠有機結合成一個新的有效的技術方案，該技術方案能夠實施并且能夠解決特定的技術問題。

從屬權利要求之間的引用關系如何配置。需要考慮的是技術方案之間的層次感，即一組相互具有引用關系的權利要求的保護范圍之間應該形成一種上寬下窄的金字塔結構。

通常，對于從屬權利要求記載限定型的非必要技術特征的情況，引用關系的配置相對簡單，只需要弄清楚附加技術特征限定的技術特征所處的權利要求，適當引用該權利要求即可。

需要注意的是從屬權利要求記載追加型的非必要技術特征的情況，理論上來說，追加型的非必要技術特征不太可能孤立存在，也會與被引用的權利要求中的某些技術特征具有相互的關系（如連接關系、位置關系、相互作用的關系、數據交互的關系以及功能上相互支持的關系等等），因此只需要弄清楚與附加技術特征關聯的技術特征所處的權利要求，適當引用該權利要求即可；但是實踐中，經常會有申請人/代理人不會太在意前述的各技術特征之間的關聯而隨意引用，造成權利要求的無效（理由包括保護范圍不清楚、得不到說明書支持等）。

此外，對于某些從屬權利要求來說，其記載的某個附加技術特征所限定的或者關聯的某個技術特征同時出現在前面的多個權利要求中，此時需要根據具體的個案來確定是進行多項引用還是選擇其中哪一個進行引用。

此外，對于某些被引用的權利要求來說，其記載的一些技術特征被某些在后的從屬權利要求的附加技術特征所限定的或者關聯，另一些技術特征被另一些在后的從屬權利要求的附加技術特征所限定的或者關聯，并且這些在后的從屬權利要求記載的附加技術特征彼此之間沒有關聯，此時需要根據具體的個案來確定是否在后的從屬權利要求都引用該被引用的權利要求，還是在從屬權利要求之間進行引用關系的配置。

并列的從屬權利要求之間的先后順序如何設置。這種情況下，可以參照目的分類法的結果來進行設置，一般可以將記載創造性相關非必要技術特征的從屬權利要求設置在前，然后設置那些記載明確化相關非必要技術特征的從屬權利要求，再設置那些記載公開性相關非必要技術特征的從屬權利要求。

總之，在部署從屬權利要求時需要考慮權利范圍和層次是否適當，包括各從屬權利要求的內容是否有效、從屬權利要求之間是否具有互相支持的凝聚力，從而形成一份有效力的權利要求書，并為將來的審查程序和可能出現的無效、訴訟程序預留了較多的退路，同時也為以后的權利實施帶來有利的地位，并有效阻滯競爭對手就同樣的技術方案獲得專利授權。

四．如何評價從屬權利要求的撰寫質量

在面對一件專利申請文件的權利要求時，應如何評價從屬權利要求的撰寫質量也是一個值得探討的話題。

首先，應該判斷從屬權利要求是否能夠達到申請人提交專利申請文件的目的。主要是分析單個的從屬權利要求記載的附加技術特征所構成的技術方案是否確實合理有效。

其次，應該判斷從屬權利要求之間的引用關系的配置是否合理。主要分析的內容包括：

是否符合鑲嵌原則，即當附加技術特征屬于追加型非必要技術特征時，是否可以鑲嵌到被引用的權利要求的技術特征的集合中，能夠明確記載在新的技術方案中，該附加技術特征與其他的技術特征是如何相互支持而產生預期功能的。

是否符合替換原則，即當附加技術特征屬于實例化限定型非必要技術特征時，是否可以用該附加的實例化特征替換掉被引用的技術特征中的抽象的技術特征，而形成一個合理的新的技術方案。

是否符合修飾原則，即當附加技術特征屬于修飾性限定型非必要技術特征時，是否可以用該附加技術特征對被限定的技術特征進行修飾，作出明確的說明。

此外，當被引用的權利要求采用上位概念進行概括時，從屬權利要求中需要存在多個對應的下位的概念對其進行支持。

當然，在從屬權利要求滿足上述實質要求的同時，還需要杜絕各種形式缺陷。例如，口頭語、方言土語、語句過于復雜和語法規則雜亂等。

此外，在實踐中還存在一些與從屬權利要求的撰寫有關的問題。申請人/代理人為了權利要求的簡明起見，經常會省略掉獨立權利要求前序部分的某些必要技術特征，這本來無可厚非。例如，在現有的自行車的基礎上，有人對其把手進行了該改進，其獨立權利要求寫成“一種自行車，其特征在于，把手……”。但是，由于沒有進行認真的分析，有些申請人/代理人會將該省略的技術特征作為附加技術特征記載到從屬權利要求中，例如，從屬權利要求寫成“如權利要求1所述的自行車，其特征在于，還包括車輪”，從而有可能帶來一些不利的影響，這是應該避免的。

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