文/集佳知識產(chǎn)權代理有限公司　李新燕

2009年10月1日，第三次修改的專利法實施，申請人要將在中國完成的發(fā)明或實用新型向國外申請專利時則需要向國家知識產(chǎn)權局提交請求。

保密審查程序往往被申請人忽視，然而根據(jù)中國專利法實施細則第六十五條中的規(guī)定，無效宣告請求的理由中包括不符合專利法第二十條第一款的規(guī)定，即，不符合向國外申請專利的保密審查要求的專利申請即使獲得授權也可能會被無效。也就是說，如果申請人不能按照專利法第二十條第一款的規(guī)定履行向國外申請專利的保密審查程序，則會導致喪失專利權。

具體地，根據(jù)中國專利法第二十條第一款的規(guī)定，任何單位或者個人將在中國完成的發(fā)明或者實用新型向外國申請專利的，應當事先報經(jīng)專利局進行保密審查。

根據(jù)上述規(guī)定，需要注意以下幾點：

首先，向外國申請專利的保密審查程序的主體可以是任何單位或者個人，從字面上理解，應該沒有國籍、年齡、企業(yè)性質等條件的限制。

其次，向外國申請專利的保密審查程序的客體是在中國完成的發(fā)明或實用新型。這里需要注意的是：專利申請中的發(fā)明或實用新型是在中國完成的，其含義是指該發(fā)明或實用新型技術方案的實質性內(nèi)容在中國境內(nèi)完成。另外，專利申請的類型僅限于發(fā)明或實用新型，而不包括外觀設計。

最后，申請人在向外國申請專利之前需要事先向專利局提出保密審查請求。盡管一年以來表明專利局的向外國申請專利的保密審查工作周期短、效率高，即，專利局能夠及時、準確、高效地完成了這項審查工作，然而穩(wěn)妥起見，為了避免因特殊情況而延誤了向國外提交專利申請的期限，申請人最好在向國外提交專利申請前今早地提交保密審查請求。例如，申請人提交的外國申請專利保密審查的請求文件形式不符合相關規(guī)定的，審查員會通知申請人該向外國申請專利保密審查的請求視為未提出。這樣的情況下，申請人還需要重新提出符合規(guī)定的向外國申請專利保密審查的請求，由此導致向外國申請專利的保密審查的整個過程延長。

另外，根據(jù)專利法實施細則第八條的規(guī)定，任何單位或者個人將在中國完成的發(fā)明或者實用新型向外國申請專利的，應當采用下列方式之一請求專利局進行保密審查：

（1）直接向外國申請專利或者向有關國外機構提交專利國際申請的，應當事先向專利局提出請求，并詳細說明其技術方案。

（2）向專利局申請專利后擬向外國申請專利或者向有關國外機構提交專利國際申請的，應當在向外國申請專利或者向有關國外機構提交專利國際申請前向專利局提出請求。

向專利局提交專利國際申請的，視為同時提出了保密審查請求。

上述規(guī)定中所述的向外國申請專利是指向外國國家或外國政府間專利合作組織設立的專利主管機構提交專利申請，向有關國外機構提交專利國際申請是指向作為PCT受理局的外國國家或外國政府間專利合作組織設立的專利主管機構或世界知識產(chǎn)權組織國際局提交專利國際申請。

在專利法實施細則第八條的規(guī)定中，第（1）種和第（2）種方式容易理解，在此不再詳細解釋。然而對于最后一種情況：“向專利局提交專利國際申請的，視為同時提出了保密審查請求”，需要特別注意的是向中國國家知識產(chǎn)權局提出國際申請的主體有要求，不是任何單位或個人都可以向中國國家知識產(chǎn)權局提出國際申請。根據(jù)相關規(guī)定，申請人只有滿足以下條件之一才可向中國國家知識產(chǎn)權局提出國際申請：1)中國的國民或中國居民；2)在中國境內(nèi)有長期居所的外國人或在中國工商部門注冊的外國法人，若有多個申請人，只要其中至少一個申請人有資格即可。

根據(jù)上述規(guī)定，只有至少一個申請人有資格向中國國家知識產(chǎn)權局提出國際申請的申請人向專利局提交國際申請的，才會被視為同時提出向外國申請專利保密審查請求。然而，如果向專利局提交國際申請的申請人均不符合上述條件，例如，在中國境內(nèi)沒有長期居所的外國人或者在中國工商部門沒有注冊的外國法人在中國完成了發(fā)明或實用新型的實質性內(nèi)容并且以其名義向中國國家知識產(chǎn)權專利局提交專利國際申請時，由于提交國際專利申請的申請人的資格不符合要求，因此中國專利局不受理其提交的國際專利申請，而是將其申請文件移交至作為PCT受理局的相應外國國家或外國政府間專利合作組織設立的專利主管機構或世界知識產(chǎn)權組織國際局。這種情況下，視為未提出保密審查請求。另外，這種情況與專利法實施細則第八條中的第一種方式相似，因此申請人需要單獨提交保密審查請求，經(jīng)保密審查允許向外國申請專利后，才能向作為PCT受理局的相應國外機構遞交國際申請。

另外，如果申請人因誤操作而在提交國外專利申請之前未能成功履行保密審查程序，那么有沒有什么挽救措施。關于這個問題，筆者在相關文件中還沒有查詢到在中國補交保密審查請求的相關規(guī)定。因此，為避免因某些程序問題而影響到整個專利的授權，申請人需要預先考慮是否向國外提交專利申請、提交方式以及提交前的必要程序等問題。