文/北京市集佳律師事務所 武樹辰

　　摘要

　　本文探討了專利盡職調查的核心概念、策略及關鍵事項，為企業(yè)在商業(yè)交易和技術合作中提供指導。

　　文章首先介紹了盡職調查的背景和定義，強調其在評估專利資產法律地位與商業(yè)價值中的重要作用，指出盡職調查不僅可識別風險，還能為企業(yè)決策提供依據。

　　隨后，文章以公司場景為例，詳細闡述了盡職調查的三階段策略，包括優(yōu)先事項確定、調查分析及結果評估。優(yōu)先事項階段明確調查目標與范圍，調查階段關注專利權屬、保護范圍、有效性和自由實施分析（FTO），而結果階段則平衡調查發(fā)現(xiàn)，量化風險和收益。

　　文章還結合案例分析了防御性與進攻性調查策略。在防御性策略中，企業(yè)通過自我審查最大化專利資產價值；在進攻性策略中，買方根據需求評估專利轉讓和實施可行性。這種分類幫助不同交易方針對目標確定盡職調查方法。

　　此外，文章強調專利盡職調查中的重要事項，包括專利法律狀態(tài)分析、商業(yè)價值評估、穩(wěn)定性分析和FTO分析。這些工作有助于識別專利許可、訴訟風險和市場競爭力，確保交易安全。

　　文章還指出專利組合的協(xié)同效應和整體價值評估至關重要，強調通過系統(tǒng)調查可優(yōu)化交易價值并為企業(yè)提供戰(zhàn)略支持。

　　引言

　　在全球化和技術迅速發(fā)展的今天，知識產權，尤其是專利，已成為企業(yè)競爭力和創(chuàng)新力的核心資產之一。無論是在企業(yè)并購、融資，還是技術合作和轉讓過程中，專利盡職調查（Patent Due Diligence）都是確保交易成功的關鍵步驟之一。通過對專利資產的詳細審查，企業(yè)不僅能夠準確評估專利的法律地位和商業(yè)價值，還能識別潛在的風險，從而在復雜的交易中做出更為明智的決策。正因為如此，專利盡職調查已成為企業(yè)在商業(yè)交易中的戰(zhàn)略性工具。

　　近日，筆者受邀在中國知識產權研究會舉辦的專利轉化運用實務培訓班上，圍繞“專利盡職調查策略”這一主題為學員們進行詳細介紹，受到了廣泛關注。課程結束后，許多學員積極就專利盡職調查的相關問題進行了討論和提問。本文將結合此次演講的主要內容，從專利盡職調查的基本概念、基于企業(yè)場景的“三階段IP盡職調查策略”以及專利盡職調查中的關鍵事項等方面展開討論，旨在幫助讀者更好地理解專利盡職調查的核心概念、操作方法和預期目標，為廣大實務工作者提供有益的參考和指導。

　　一、專利盡職調查相關概念

　　“盡職調查”的概念來自英美法系，最早是用于對證券市場上投資人（股東）的保護，后來被移植到企業(yè)并購等交易中。

　　基于不同視角，學者對知識產權盡職調查作了不同的闡釋：

　　其一：知識產權盡職調查是指對一個企業(yè)的知識資產進行系統(tǒng)化的梳理，記錄其知識產權現(xiàn)狀，發(fā)現(xiàn)其存在的問題，評估其存在的風險，并提出專業(yè)的解決方案。該概念實際上是指對企業(yè)的知識產權資產進行摸底，發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，強調了知識產權盡職調查的過程；

　　其二：知識產權盡職調查是指在任何知識產權投資前，為調查和確認該知識產權資產的狀況所進行的一種法律活動。該概念強調了盡職調查的時間，即在對任何知識產權資產進行投資之前；

　　其三：知識產權盡職調查就是對一個企業(yè)的公司名稱、商標、專利、設計、著作權以及域名等知識資產所作的系統(tǒng)化的揭示、確認、記錄和估價。該概念一方面指出了知識產權所涵蓋的內容，一方面也指出了盡職調查的過程，即解釋、確認、記錄和估價。【1】

　　知識產權資產包括相關公司的專利、商標、著作權以及商業(yè)秘密等，因此，專利盡職調查也就是對其中的專利權利進行調查的過程。

　　1. Who-專利盡職調查由“誰”進行

　　專利盡職調查是一項專業(yè)的法律工作，通常由經驗豐富的知識產權律師（包括企業(yè)內部或外部）負責定義、審查和分析目標公司的專利組合（patent portfolio）。由于專利具有技術性和法律性的雙重特征，負責專利盡職調查的知識產權律師通常具備技術與法律雙重背景，并擁有以下相關經驗：專利撰寫、專利檢索、專利分析、侵權判定、無效分析、專利許可、專利談判、專利交易等。此外，會計師和資產評估師會對企業(yè)的知識產權（如專利）進行價值評估，以確保專利資產的合理定價和風險控制。

　　2. What-專利盡職調查應該做“什么”

　　專利盡職調查工作通常包括以下幾個方面：

　　（1）核查專利和專利申請的權屬狀況和權屬風險排查，包括：

　　核查當前權利登記情況：當前的專利權/專利申請人；是否存在專利權或申請權的轉讓。（可通過調取專利登記簿副本來核查當前權利登記情況，專利登記簿副本調取一般2周至一個月，內容包括專利的法律狀態(tài)，是否有效，是否存在著錄項目變更，例如專利權的轉讓，年費情況等等）。

　　專利權屬糾紛的風險排查：一般需要排查：是否因委托發(fā)明、職務發(fā)明、合作發(fā)明影響專利/專利申請的權屬；對于職務發(fā)明，需要考慮是否有發(fā)明人所在單位或曾經所在的單位，單獨或共同享有權利；如果不屬于職務發(fā)明，發(fā)明人或其它發(fā)明人是否享有權利。

　　他人主張權利的風險排查：是否存在將他人所擁有的商業(yè)秘密申請專利/專利申請的情況；是否存在競業(yè)禁止的情況等。

　　（2）核查專利/專利申請的權利狀態(tài)：確認有效性、核實保護期限和專利年費繳納情況。

　　（3）核查專利/專利申請是否存在權利負擔：確認是否有抵押、質押和許可情況。若存在專利許可，核實許可類型、期限、范圍、費用；確認是否已備案，若未備案，需評估是否存在授權第三方使用的實際情況；檢查是否允許分許可或轉許可。

　　（4）核查專利的涉訴情況及自由實施分析（FTO）。

　　（5）分析專利穩(wěn)定性或專利申請的授權前景：如果存在無效決定和行政訴訟，分析無效決定及其行政訴訟的基本情況，對行政訴訟的結果進行風險評估。

　　應當注意的是，由于專利的地域性特征，需要針對交易相關主體的主要經營國家/法域的專利分別進行盡職調查。以確保全面覆蓋所有潛在風險和合規(guī)性要求。

　　3. When-專利盡職調查什么“時間”進行

　　專利盡職調查通常應在交易談判開始前或早期階段進行。及時且策略性地開展盡職調查，不僅有助于更準確地評估專利價值，還能在發(fā)現(xiàn)可能影響交易價值的法律問題時，迅速采取糾正和補救措施，從而降低風險。

　　在涉及知識產權的商業(yè)交易中，參與方通常分為兩類：

　　進攻性主體（Offensive）：指購買或尋求專利授權的一方——買方。

　　防御性主體（Defensive）：指出售或授權專利的一方——目標公司。

　　針對不同主體類型，專利盡職調查的時間安排也有所區(qū)別。然而，無論是進攻性還是防御性主體，盡早啟動盡職調查始終更為有利。這確保了潛在問題能夠及早發(fā)現(xiàn)并解決，使交易過程更加主動和可控。

　　4. How-專利盡職調查“如何”進行

　　交易本身是專利盡職調查的核心驅動力，因此在專利盡職調查過程中，應根據交易本身的情況來制定專利盡職調查的策略，以及專利盡職調查的范圍、深度和廣度等。這些調查的廣度和深度應與知識產權的重要性及其對交易價值的相應影響成正比。

　　專利盡職調查的通常方法是：無論交易是直接購買專利權，還是企業(yè)的合并或投資，根據交易的類型和價值，知識產權律師通常會制定全面的清單，以調查和評估特定行業(yè)內目標公司的專利權，這些調查清單對于進行有效和徹底的盡職調查是至關重要的。

　　除了依賴這些清單之外，知識產權律師還需要超越發(fā)現(xiàn)問題的范圍，進行風險評估，為任何現(xiàn)有或潛在的問題提供戰(zhàn)略解決方案（例如，境外FTO分析）。這些具體的結論將使財務團隊能夠更準確地計算所涉及的知識產權資產的價值，以便將其納入交易考慮。例如，通過進行FTO檢索和分析，可發(fā)現(xiàn)目標企業(yè)核心技術可能存在的專利風險，并將其作為交易資產價值的重要考量因素。

　　5.Where-專利盡職調查的“目標”

　　在知識產權相關交易中，專利盡職調查的目標是識別目標方在全球各國家/法域的專利狀況（包括已授權專利和申請階段的專利申請），評估其價值，并規(guī)避與專利相關的風險，從而減少可能對交易主體造成的損失。

　　具體而言，知識產權盡職調查通常由經驗豐富的知識產權律師負責定義、檢查和分析目標公司的知識產權組合，無論是出于進攻性目的（購買或尋求授權）還是防御性目的（出售或授權）。

　　在涉及知識產權的商業(yè)交易中，無論是作為目標公司還是買方，盡職調查的目的都應包括以下方面：審查知識產權的強度、范圍和可執(zhí)行性、圍繞知識產權的所有權以及知識產權的未來潛力，評估所涉及的無形資產(專利、商標、版權和商業(yè)秘密)的價值。

　　此外，如果發(fā)現(xiàn)任何可能影響知識產權價值的法律問題，可以提前采取糾正措施。通過戰(zhàn)略性盡職調查，不僅能夠更準確地確定知識產權的合理價值，還可以在發(fā)現(xiàn)潛在問題時主動提出解決方案，從而確保交易的順利進行。

　　二、專利盡職調查策略——基于公司場景的IP盡職調查三階段法

　　知識產權盡職調查三階段法將調查目標劃分為三個重點分析部分：第一，確定優(yōu)先事項；第二，實施實質性調查；第三，分析調查結果。【2】這種方法有助于培訓公司內部法律顧問和管理人員，使其站在全局角度，超越傳統(tǒng)盡職調查清單中的具體問題，從技術驅動型公司交易的知識產權中獲得最大價值，同時滿足交易的商業(yè)目標。無論知識產權是交易的核心資產還是附加價值，三階段法均可將盡職調查細化為重點的調查項目，這些調查項目能夠確定潛在的義務和風險來源，并提供對交易所涉及知識產權內在價值的深刻理解。

　　為進一步闡述三階段法的核心概念，本文采用假設的公司場景，重點分析專利盡職調查各階段的原則，并討論目標公司和兩個潛在買家的不同選擇視角，通過代入實際場景的具體案例，使調查執(zhí)行者能夠更清晰的理解專利盡職調查的策略及其應用。

　　公司場景

　　在這個場景中，目標公司A希望出售其部分知識產權組合（IP portfolio），其中包括一項關鍵的美國專利，并宣傳該專利涵蓋了一個影響行業(yè)的工藝方法。

　　根據A公司自己的評估：整個交易的資產，包括圍繞這一關鍵專利的知識產權組合，價值約為3億美元。

　　A公司正在招徠兩個感興趣的買家：買家1和買家2。

　　買方1是一家成熟的國際公司，在多個行業(yè)擁有多種商業(yè)產品，該公司尋求將A公司的關鍵專利工藝納入其既定制造工藝之一。

　　買方2是一家國內初創(chuàng)公司，最近獲得了支持其商業(yè)計劃的資金，該計劃主要包括在獨立制造業(yè)務中實施A公司的完整IP組合。

　　兩個買家都在調查該知識產權，但出于不同的商業(yè)目標，優(yōu)先考慮的事項不同，導致在實質性調查中識別和解決的法律問題不同。

　　三階段法之一——確定優(yōu)先事項

　　在進行任何典型的盡職調查步驟之前，必須明確公司的優(yōu)先事項，例如知識產權盡職調查的初步工作參數(shù)和指導方針等。

　　具體方法為：通過詢問有關業(yè)務和行業(yè)的性質以及相關交易的目標，確定知識產權的作用和重要性，并確定關于知識產權必須考慮的基本法律問題，盡職調查的范圍以及圍繞交易的特定情況所必需的法律和事實調查的深度等。

　　通常，需要了解目標公司的性質、競爭對手以及相關行業(yè)內對知識產權的評估和估值情況。基于這些因素，可以考慮以下問題：

　　（1）知識產權是促成交易的主要因素還是次要因素

　　（2）哪些公司對這項技術感興趣或正在使用這項技術

　　（3）相關行業(yè)是否易發(fā)生訴訟，還是更傾向于許可程序

　　（4）目標公司的知識產權保護政策是復雜還是初級的

　　（5）雙方正在考慮進行何種類型的交易

　　（6）交易雙方最重要的目標是什么

　　（7）無形資產如何適應各方的經營目標

　　對上述問題的回答，有助于揭示知識產權在交易中所扮演的角色及其對各方的重要性，并有助于確保盡職調查過程及時，聚焦于交易的細節(jié)且范圍充分。

　　經過盡職調查三階段法的第一階段，即明確商業(yè)目標的優(yōu)先事項，使盡職調查的重點和范圍在這個早期階段不斷明確。因此可以將這種三階段法設想為一個漏斗，旨在提煉出需要考慮的主要問題，并可以有效地應對情況的變化，例如交易類型從企業(yè)并購改為許可協(xié)議，該方法便可以迅速重新定向或聚焦調查范圍，以適應新的需求。

　　防御性盡職調查的示例

　　以防御性盡職調查為例，知識產權律師的目標是：通過該調查對交易中涉及的知識產權進行價值評估。一方面尋求最大化現(xiàn)有知識產權組合的價值，另一方面捕捉其未來潛力的價值。

　　從公司場景來看：在出售或許可其技術之前，A公司以自我調查的形式進行了防御性盡職調查，并對其知識產權組合（包括關鍵的美國專利）進行了約3億美元的估值。

　　A公司意圖是：由于實施和營銷資金有限，公司無法最大限度地利用圍繞關鍵專利的專利族。考慮到這些因素，A公司的目標是重新調整資源，將重點放在其主要技術領域。因此，A公司希望通過以下兩種方式實現(xiàn)其目標：

　　（1）以許可方式獲取圍繞關鍵專利的專利族的價值；

　　（2）出售部分專利組合，為公司的主營業(yè)務提供額外的資金。

　　基于這些情況，A公司知識產權律師可能會重點關注以下幾個基本問題：

　　（1）A公司的哪些技術涉及該交易

　　（2）A公司的專利是否涵蓋了這些產品、工藝或服務

　　（3）關鍵專利是否有效和可實施？是否有外圍專利

　　（4）A公司使用、制造、銷售或許諾銷售這些產品或工藝是否侵犯了他人的專利

　　（5）A公司對關鍵專利及其專利族是否有明確的所有權

　　（6）該所有權可以自由轉讓

　　進行防御性盡職調查有以下幾個方面的作用：有助于通過預測任何感興趣的買家的需求來推進與交易相關的知識產權盡職調查；A公司不僅檢查了其知識產權組合的法律狀態(tài)，還明確了該組合的優(yōu)勢和劣勢；讓A公司在準備知識產權交易（如出售、許可等）時占據主動，并且在任何未來的盡職調查中將意外降到最低，對任何交易中的優(yōu)勢和劣勢進行有利的管理；以及，當目標公司的知識產權資產管理井然有序時，它還會給感興趣的買家或被許可方增加一定程度的吸引力。

　　進攻性視角下的盡職調查

　　在公司場景中，現(xiàn)在來探討買方1和買方2在盡職調查中的不同優(yōu)先事項及關注點。

　　買方1的視角

　　買方1希望將A公司的關鍵專利技術單獨整合到其現(xiàn)有的制造工藝中。因此重點關注以下問題：

　　（1）所需的技術是否有專利保護

　　（2）相關專利是否有效且可實施

　　（3）專利所有權是否可以合法轉讓

　　（4）在使用所需技術時，是否存在未決訴訟或未來訴訟的風險，這些風險是否可以提前識別和量化

　　買方2的視角

　　買方2從與買方1不同的角度評估與A公司的潛在交易。買方2尋求獲得A公司針對該技術的完整知識產權組合，并將其作為主要業(yè)務。因此，買方2需要解答與買方1類似的問題，但關注范圍更廣，例如，買方2的范圍、有效性和可實施性分析可能比買方1更重要，因為買方2的業(yè)務將被本投資組合完全涵蓋。為此，投資組合中任何專利的無效都可能成為交易的阻礙，因為買方2的商業(yè)計劃無法在完全專利覆蓋的情況下實施。此外，對買方2的自由實施分析不僅需要涵蓋關鍵流程步驟，還應確認買方2從頭到尾整個工藝流程是否能自由實施。另外，專利期限分析也至關重要，以確保買方2能夠在有價值的時間段內保持市場競爭力。

　　三階段法之二——實施實質性調查

　　調查階段是專利盡職調查的主要階段。其過程通常包括：

　　首先，從目標公司的角度，或者從買方的角度考慮：

　　（1）交易涉及哪些產品或服務；

　　（2）現(xiàn)有的專利是否涵蓋了這些產品或服務，這些分析有助于將調查重點聚焦于相關專利權。

　　其次，進行以下一種或幾種法律分析:

　　（1）自由實施檢索分析（FTO）；

　　（2）專利保護范圍分析；

　　（3）專利有效性（穩(wěn)定性）和可實施性分析；

　　（4）專利所有權調查。

　　再次，定期重新考慮在第一階段確定的優(yōu)先商業(yè)目標和法律問題，以便在整個調查過程中保持適當?shù)闹攸c。

　　其中，關于（1）自由實施檢索分析（FTO）：自由實施FTO是調查階段非常重要的工作。其目的是評估買方是否可以在不侵犯第三方專利權的情況下，制造、使用和/或銷售目標公司的產品或服務。FTO分析有助于識別潛在的法律障礙，例如第三方可能基于有效專利主張其專利權受到侵犯。如果發(fā)現(xiàn)任何潛在的阻礙專利，可能需要進一步詳細分析。

　　專利保護范圍、有效性和可實施性分析可評估目標公司專利資產的保護范圍和覆蓋力度。

　　專利保護范圍由專利權利要求確定，說明書可以用于解釋權利要求；

　　專利有效性分析通常包括：評估重要專利的新穎性、創(chuàng)造性、權利要求是否清楚，是否能夠得到說明書支持，以及是否充分公開等。

　　專利可實施性分析，主要考察重要專利是否能有效覆蓋交易涉及的技術或服務，是否可以在法律上有效避免第三方實施目標技術或服務，并評估該專利權利是否存在權利負擔或權利瑕疵等。

　　關于所有權調查：所有權問題是盡職調查中首要關注點之一，因為它可能直接影響交易的有效性。調查通常涉及以下方面：確定權利人身份/其法律狀態(tài)（公司是否引吸收、合并、注銷等而發(fā)生變更）；核查目標公司的權利轉讓和受讓情況；調查權利是否存在權屬糾紛或者有發(fā)生權屬糾紛的可能性等。

　　進攻性視角下的盡職調查

　　在公司場景中，從買方1的角度出發(fā)，基于其優(yōu)先事項，我們構建了一個特定的調查視角。買方1主要尋求確保其能夠將A公司的關鍵專利技術單獨整合入其現(xiàn)有的制造工藝中。在如此狹窄的范圍內，如前所述買方1希望通過調查至少能回答以下問題:（1）所需的技術是否有專利保護；（2）這些專利權是否有效并可實施；（3）相關專利的所有權是否可以轉讓；（4）在使用期望的技術時，是否存在未決訴訟或未來訴訟的風險，這些風險能否確定并量化。

　　買方1可能會考慮的調查方案包括自由實施FTO分析、范圍、有效性和可實施性以及所有權調查等。

　　買方1的調查方法：為了節(jié)約調查的時間和金錢，分析需要聚焦并以目標驅動，需剔除無助于回答買方1的交易的問題。例如，專利組合中非關鍵專利的無效可能不會影響交易目標；假設買方1現(xiàn)有的制造工藝沒有侵犯任何第三方的專利，則FTO分析可以只關注新添加的工藝等。

　　對于買方2而言，調查范圍、有效性和可實施性分析可能比買方1更重要，因為買方2的業(yè)務將被本投資組合完全涵蓋。為此，投資組合中任何專利的無效都可能成為交易的阻礙（涉及專利有效性），因為其商業(yè)計劃可能無法在完全專利覆蓋的情況下實施（涉及專利范圍）。

　　此外，對買方2的FTO分析不僅要涵蓋關鍵流程步驟，還需確認買方2從頭到尾整個工藝流程是否能自由實施。專利保護期限對于確保買方2在有價值的一段時間內在市場上的存在也至關重要。

　　三階段法之三——分析調查結果

　　知識產權盡職調查的第三個也是最后一個階段涉及結果分析與綜合評估。

　　在該階段，需要根據交易盡職調查的目標，對調查期間發(fā)現(xiàn)的風險和利益進行平衡。應重新審查調查的范圍，確保其繼續(xù)反映最初確定的優(yōu)先事項。同時，需要考慮目標公司披露的信息及買方能夠審查的信息可能存在限制，并將這些因素整合到整體評估中。

　　調查結果應形成一份詳細清單，涵蓋風險、收益、調查范圍及限制等，在會計和評估專業(yè)人員的協(xié)助下，從這些清單中將無形資產轉換為可量化的價值。

　　另外，知識產權盡職調查還能提供附加價值：知識產權盡職調查為調查方提供了一個知識體系。簡言之，經過及時、徹底的盡職調查后，交易各方能夠清楚地了解自己在出售或購買的資產。這一知識體系對于重塑交易結構、推動停滯不前的談判、協(xié)調估值以及明確待解決問題等方面具有重要作用。

　　三階段法小結——期望和目標

　　無論知識產權組合的構成是什么（專利、商標、版權、商業(yè)秘密或其組合），無論交易的類型是什么（合并、收購、許可或合資），也無論企業(yè)的舞臺是什么（國內市場還是國際市場），三階段法基于商業(yè)與知識產權的綜合視角，能夠識別、減輕或管控相關風險，從而幫助實現(xiàn)預期和目標。

　　知識產權盡職調查提供一種關鍵工具，既可用于評估知識產權價值，也可用于收集和整合相關知識，形成系統(tǒng)化的信息體系。這為交易雙方提供了基于充分信息的決策依據，并幫助合理評估和承擔經計算的風險。

　　三、專利盡職調查中的重要事項

　　以上我們分別從專利盡職調查的相關概念，以及基于公司場景的知識產權盡職調查三階段法闡釋了專利盡職調查的策略。下面筆者將著重介紹在專利盡職調查中通常需要調查的重要事項，即：專利法律狀態(tài)分析；專利商業(yè)價值評估；專利穩(wěn)定性分析；自由實施（FTO）檢索分析；收購專利組合或企業(yè)資產時的全面價值評估等。

　　1.專利法律狀態(tài)分析

　　專利法律狀態(tài)分析是評估專利權利和風險的重要環(huán)節(jié)。分析過程中，應全面考量專利的法律程序、許可情況及潛在的權屬爭議等，以確保專利權利的穩(wěn)定性和交易安全性。

　　專利法律狀態(tài)分析一般包括：

　　（1）法律程序確認：即專利實質審查、復審、授權、公眾意見、無效宣告、行政訴訟等法律程序的確認。

　　（2）權利瑕疵的確認：分析過程中需確認專利是否存在以下權利瑕疵，即專利是否已用于質押擔保以及是否存在因訴訟等原因導致專利被保全的情況等。

　　（3）許可的確認及分類：

　　根據被許可人取得的實施權范圍，專利許可可分為以下幾種類型：

　　獨占實施許可，在約定期間及專利權的有效地域范圍內，專利權人僅許可一個被許可人實施專利，且專利權人自己不得實施該專利；

　　排他實施許可，在約定期間及專利權的有效地域范圍內，專利權人僅許可一個被許可人實施專利，但專利權人自己仍可實施該專利；

　　普通實施許可：在約定期間及專利權的有效地域范圍內，專利權人許可多個被許可人實施專利，并保留許可第三人實施該專利的權利；

　　轉許可與分許可：許可合同是否允許轉許可或分許可，通常需經許可人的同意。

　　關于許可是否受轉讓影響的問題，我國專利法及相關法規(guī)并未對專利轉讓對許可行為的效力作出明確規(guī)定。然而，《最高人民法院關于審理技術合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第二十四條第二款明確指出：讓與人與受讓人訂立的專利權、專利申請權轉讓合同，不影響在合同成立前讓與人與他人訂立的相關專利實施許可合同或者技術秘密轉讓合同的效力。該條款確立了“轉讓不破許可”的原則，即專利轉讓不影響已存在的許可效力。

　　（4）其他風險分析：另外，一般還需確認：許可費是否應支付給專利受讓方以及專利權屬是否存在爭議，以避免潛在法律風險等。

　　2.專利商業(yè)價值評估

　　評估專利商業(yè)價值時需考慮以下關鍵因素：涉訴情況及訴訟結果，即分析專利是否曾涉及訴訟及其結果，以評估專利的穩(wěn)定性、保護范圍和市場競爭力等；剩余有效期，即考察專利的申請時間和剩余保護期限，以判斷其未來市場價值；歷史轉讓與許可情況，即了解專利的交易記錄及授權許可情況，以衡量其市場認可度和潛在收益；權利要求分析，即評估專利保護范圍的廣度與深度，確定其是否具備足夠的市場覆蓋力和防御力；競爭對手技術路線調查，即研究競爭對手的技術發(fā)展趨勢，分析專利是否能促使對方規(guī)避設計、調整研發(fā)方向或推遲產品上市，從而取得市場優(yōu)勢或獲得許可收益；國際申請布局與獲獎情況，即檢查專利的國際申請布局及獲獎情況，評估其全球影響力和行業(yè)認可度等。

　　綜合上述因素，可以更全面地判斷專利的商業(yè)價值及其在市場競爭中的地位。

　　3.專利穩(wěn)定性分析

　　在我國專利法律實踐中，即使已獲授專利權，仍可能面臨競爭對手提出的無效挑戰(zhàn)。因此，對專利的穩(wěn)定性進行全面分析至關重要。專利穩(wěn)定性分析通常需要考慮以下重要因素：專利審查歷史查詢結果，包括專利實質審查、復審、無效等程序中的審查歷史；海外布局的同族專利的審查歷史；是否涉訴而可能被提起無效宣告請求；權利要求數(shù)量；獨立權利要求的范圍以及從屬權利要求的深度等。對于重要專利的穩(wěn)定性分析，還需要進行專業(yè)的現(xiàn)有技術檢索以及相應的法律分析。

　　通過綜合分析上述因素，可以更準確地評估專利的法律穩(wěn)定性及市場競爭優(yōu)勢。

　　4.自由實施檢索分析（FTO）

　　專利自由實施（Freedom to Operate，F(xiàn)TO）是對某產品、技術或發(fā)明創(chuàng)造是否會侵犯他人專利權進行的檢索和分析。FTO的目標是為客戶 （發(fā)明人或者公司）提供一個其產品或技術可能存在侵權風險的專利清單，以及針對該清單中的專利/專利申請進行侵權分析并得出結論。

　　4.1 FTO的一般過程包括：

　　（1）對目標技術（產品或方法）進行調查研究，進行技術主題拆分，例如零配件、半成品、原材料等；

　　（2）針對所確定的技術主題指定FTO檢索策略，確定關鍵詞及檢索式等；

　　（3）進行FTO檢索；

　　（4）識別可能有侵權風險的專利權或者相關專利申請；

　　（5）分析專利文件：對識別出的專利文件進行具體分析（即侵權分析）；

　　（6）整理和篩選專利文件：根據分析結果，整理和篩選存在侵權風險的專利文件；

　　（7）評估侵權風險：按照低、中、高的風險等級進行劃分；

　　（8）提供解決方案：對于存在高風險的專利，提供應對方案，例如專利無效檢索分析、規(guī)避設計、許可談判、交叉許可等。

　　4.2 FTO中的侵權分析：

　　首先，確定權利要求的保護范圍：

　　權利要求保護范圍的解釋依據包括：

　　?內部證據（專利說明書/審查歷史/無效歷史/訴訟歷史）；

　　?外部證據（技術專家/教科書/技術手冊等）；

　　其次，進行侵權比對，需要考慮的法律原則包括：

　　?全面覆蓋原則；

　　?等同原則；

　　?禁止反悔原則；

　　?捐獻原則等等；

　　再次，給出侵權結論（侵權風險評估）：

　　?低風險：與目標技術領域相關，未來技術發(fā)展可能構成一定的風險；

　　?中風險：根據專利權利要求的解釋，可能對專利侵權進行挑戰(zhàn)，有理由認為并不構成侵權；

　　?高風險，有充分理由認為目標技術落入專利權利要求的保護范圍。

　　4.3 FTO解決方案：

　　經過前期的FTO檢索和分析得出的結論，針對存在風險的專利，可采用以下應對策略：

　　（1）抗辯：包括不侵權抗辯，先用權抗辯，現(xiàn)有技術抗辯，合法來源抗辯等，可根據專利法第七十五條規(guī)定的不視為侵犯專利權的幾種情形進行抗辯等；

　　（2）主張專利無效：進行專利無效檢索，并根據需要向國家知識產權局提出無效宣告請求；

　　（3）商業(yè)談判：爭取許可，交叉許可，專利轉讓，建立專利聯(lián)盟，和解談判（支付賠償金或補償金）等；

　　（4）侵權規(guī)避：例如進行規(guī)避設計，專利權屆滿后實施該專利技術，或在沒有專利保護的地域實施等。

　　5.收購專利組合或企業(yè)資產時的全面價值評估

　　在企業(yè)的實際運營中，專利往往不是單獨存在的，而是形成了一定的組合。專利組合的價值評估不僅需要考慮單個專利的價值，更需要考慮專利之間的協(xié)同效應、互補效應以及集群效應。通過專利組合的價值評估，企業(yè)可以更加準確地了解自身知識產權的整體價值，為技術創(chuàng)新和市場競爭提供有力支持。

　　專利組合的全面價值評估內容一般包括：

　　（1）核心專利的準確分析；

　　（2）專利的數(shù)據化信息統(tǒng)計，涵蓋：涉及侵權訴訟情況；專利授權情況；專利剩余有效期；專利被挑戰(zhàn)情況；技術領域布局分析；技術競爭力分析：考慮專利的被引用次數(shù)、發(fā)明人排名等；專利地域布局分析：統(tǒng)計國際專利數(shù)量，專利授權的國家等；

　　（3）專利經濟價值分析：一般需考慮，研發(fā)投入，如研發(fā)周期、經費、人員數(shù)量；調查競爭對手的技術路線；是否有國外同族專利；專利技術轉化情況；專利技術獲獎情況；專利許可情況等。

　　對專利組合進行價值評估，一般可采取以下方法：

　　（1）單個專利價值評估：對組合中的每個專利進行價值評估，這可以參照之前介紹的基本專利價值評估方法；

　　（2）專利組合協(xié)同效應評估：在單個專利價值評估的基礎上，進一步評估專利組合之間的協(xié)同效應。這包括技術互補性、市場互補性以及戰(zhàn)略互補性等方面。通過評估專利組合之間的協(xié)同效應，可以更準確地反映專利組合的整體價值；

　　（3）技術寬度和技術深度評估：技術寬度反映了專利組合所覆蓋的技術領域和關鍵技術點的多少，技術深度則反映了專利組合在某個技術領域內的技術領先程度和創(chuàng)新能力。通過對技術寬度和技術深度的評估，可以更全面地了解專利組合的技術實力和市場競爭力；

　　（4）綜合價值評估：在以上評估的基礎上，對專利組合進行綜合價值評估。包括考慮專利組合的整體創(chuàng)新性、市場應用前景、技術發(fā)展趨勢等多個方面。通過綜合價值評估，可以更準確地反映專利組合的整體價值和市場潛力。

　　總結

　　在復雜的市場環(huán)境中，專利盡職調查不僅是交易風險控制的重要工具，更是推動技術創(chuàng)新和企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展的關鍵手段，能夠為企業(yè)提供競爭優(yōu)勢和持續(xù)增長的動力。本文圍繞專利盡職調查策略進行了深入分析，從專利盡職調查相關概念，基于公司場景的知識產權盡職調查三階段法以及專利盡職調查中的重要事項等幾個方面詳細闡述了其概念、執(zhí)行策略及關鍵事項。

　　筆者認為，在專利盡職調查中，關鍵分析領域包括專利法律程序確認、專利穩(wěn)定性及價值評估、自由實施（FTO）檢索分析及專利許可管理等，而專利組合的協(xié)同效應和市場競爭力分析則進一步增強了專利資產評估的深度和廣度。通過三階段法和全面分析策略，盡職調查能夠識別企業(yè)存在的潛在風險、優(yōu)化交易價值，并為企業(yè)決策提供有力支持。

　　參考文獻：

　　【1】胡宏雁.知識產權跨國并購法律保護.法律出版社,2022年.

　　【2】Michele C. Bosch; Adriana L. Burgy. Demystifying IP Due Diligence. Managing Intellectual Property,2006.