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上一期 | 總第982期(2024.08.31-2024.09.06)

海外商標“誠實共同使用”原則初探

　　文/北京集佳知識產權代理有限公司宋洋

　　引言

　　在全球化的商業環境中，商標的國際保護和管理變得日益重要。不同國家和地區的商標法律體系在處理商標權利沖突時，采取了不同的法律原則和實踐。商標注冊制度的核心目標是保護商標所有者的權益，同時防止消費者混淆。然而，商標注冊并非總能消除所有沖突。在某些情況下，不同的申請者可能會提出相同或相似的商標申請。在國內商標注冊制度下，如不同商標權利人的兩個商標被知識產權局認定構成相同或高度近似，則商標無法實現同時注冊。然而在部分海外國家，為了平衡各方權益并考慮到實際使用情況，一些國家引入了“誠實共同使用”（Honest Concurrent Use）原則。這一原則允許在特定條件下，不同的權利人在相同或類似商品/服務上共同使用相同或相似的商標。本文對部分存在“誠實共同使用”原則的國家的相應制度進行初步探討，分析各國的相應制度，并探討這一原則在國際商標法中的重要性和應用。

　　一、英國

　　英國是“誠實共同使用”原則的發源地之一。在英國商標法下，多個商標權利人可以在誠實使用的基礎上，共同擁有和使用相同或相似的商標。根據英國《1994年商標法》第7條，“在誠實地同時使用的情況下，或在其他特殊情況下，注冊官可允許一個以上所有人就相同或類似商品或服務注冊相同或近似的商標”。申請人可以在商標注冊申請中提出“誠實共同使用”的主張，即使該商標已經被他人注冊或申請注冊。

　　英國在應用“誠實共同使用”原則時，通過Duanes Application (1936)、Crosland’s Application (1946)、Bali Trade Mark [1969] RPC 472、Pianotist Co Ltd's Application (1906)、Boden v Hussain [2002] RPC 38等歷史判例，確立了法院及商標局通常會考慮的以下幾個標準：

　　誠實使用（Honesty of Use）：申請人必須證明其使用商標是誠實的，并且在使用過程中沒有惡意或試圖攀附他人商標聲譽的意圖。

　　長期共存（Longstanding Concurrent Use）：雙方商標在市場上共存的時間長短是一個重要考量因素。通常，只有在雙方商標已經在市場上共存多年且未引起混淆的情況下，才會考慮允許共存。

　　市場環境（Market Circumstances）：法院或商標局會評估雙方商標在市場上的使用情況，包括使用的商品或服務類別、銷售區域、目標消費者群體等，以確定是否存在混淆的可能性。

　　消費者混淆風險（Likelihood of Confusion）：這一點是核心標準，法院或商標局會審查是否有證據表明兩個商標的共存不會導致消費者的混淆。消費者的感知、商標的實際使用情況、市場上已有的其他商標等都可能是考慮因素。

　　利益平衡（Balancing of Interests）：法院或商標局在最終裁決時，會在保護現有商標權利人和申請人之間的利益之間尋求平衡，同時考慮公眾利益，特別是避免消費者混淆。

　　例如，在Gromax Plasticulture Ltd v Don & Low Nonwovens Ltd案中，法院討論了多個類似商標的共存問題，“Gromax”和“Grammex”兩個商標都用于農用薄膜產品的生產和銷售。申請人成功證明其商標“Gromax”在市場中的長期使用和誠實使用，并且沒有證據表明存在惡意或混淆。法院最終允許“Gromax”和“Grammex”商標在同一市場中共存，強調了誠實使用和市場共存的原則。

　　二、澳大利亞

　　澳大利亞作為英聯邦國家，其亦受英國影響而允許適用“誠實共同使用”原則。根據《1995年澳大利亞商標法》第44（3）條，如果申請人能夠證明“即使另一商標的擁有人反對注冊，申請人仍會獲得該商標的注冊；或由于其他情況，使用申請人的商標不可能欺騙他人或造成混淆”，則多個商標申請人可以在誠實使用的基礎上注冊相同或相似的商標。

　　澳大利亞通過Gallo Winery v Lion Nathan Australia Pty Ltd [2010] HCA 15、Clark Equipment Co v Registrar of Trade Marks (1964) 111 CLR 511等澳大利亞判例及參考英國De Cordova v Vick Chemical Co (1951) 68 RPC 103判例，確立了適用“誠實共同使用”原則的關鍵要素，其基本參考英國模式，重點需要證明長期的誠實共存、無公眾混淆，且法院需考慮商標持有人與新申請人之間的利益平衡，以避免對消費者和市場秩序造成負面影響。

　　例如，在Clark Equipment Co v Registrar of Trade Marks一案中，“Bobcat”和“Bob-Cat”兩者均用于建筑設備的制造和銷售，盡管兩個商標在表面上看起來幾乎相同，申請人仍成功主張了誠實共同使用。法院認定，這兩個商標的使用都是獨立的、誠實的，且未引發市場混淆，因此允許“Bobcat”和“Bob-Cat”商標在澳大利亞市場上共存。

　　三、印度

　　同樣，印度作為英聯邦國家，亦根據《1999年印度商標法》第12條，“在誠實地同時使用的情況下，或在注冊官認為適當的其他特殊情況下，注冊官可允許一個以上所有人就相同商品或商品描述或服務注冊相同或近似的商標（無論任何此類商標是否已經注冊），但須遵守注冊官認為適當的條件和限制（如有）”確立“誠實共同使用”原則。并通過Infosys Technologies Ltd v. Jupiter Infosys Ltd、The Atlas Copco AB v. Eagle Burgmann India Pvt. Ltd等判例，初步確立了下述適用標準：

　　誠實使用（Honest Use）：申請人必須證明其商標是誠實使用的。這意味著商標的使用不應有惡意，申請人不能故意模仿或搭便車利用已有商標的聲譽。

　　共存歷史（History of Concurrent Use）：申請人需要證明兩個相似或相同商標在市場上已經長期共存，并且這種共存沒有引起公眾混淆。這通常要求提供實際使用的證據，如銷售記錄、廣告資料等，來證明商標在市場上的長期存在。

　　公眾混淆的可能性（Likelihood of Confusion）：這是共存使用的關鍵標準之一。即使兩個商標相似，如果可以證明它們的共存不會導致消費者混淆，注冊申請可能會被批準。法院或商標注冊官會考慮多種因素，如目標客戶群體、市場區域、產品或服務的性質等，以評估混淆的可能性。

　　特殊情況（Special Circumstances）：除了誠實共同使用，注冊官還可以考慮其他特殊情況，這些情況可能使得相同或相似商標的共存注冊變得合理。例如，兩個商標分別用于不同的地理區域，或者不同的市場細分。

　　利益平衡（Balancing of Interests）：在做出決定時，商標注冊官會在保護現有商標持有人的權利與尊重誠實使用者的權利之間進行平衡。這意味著要考慮雙方的合法利益，確保不損害已有權利人的利益，同時也不會不合理地剝奪新申請人的權利。

　　在Century Traders v Roshan Lal Duggar & Co.案件中，“Shree Durga Trading”和“Shri Durga Charan”這兩個商標均用于銷售香料。法院接受了原告在多個地域的商標使用情況，認為即使商標相似，但由于歷史使用情況的差異，兩方商標可以共存，判定誠實共同使用的原則適用。

　　四、新加坡

　　《新加坡商標法》第12條的規定基本與上述印度商標法中的規定相同，“在誠實地同時使用的情況下，或在注冊官認為適當的其他特殊情況下，注冊官可允許一個以上的商標所有人就相同的商品或商品描述或服務注冊相同或近似的商標（不論任何該等商標是否已經注冊），但須符合注冊官認為合適而施加的條件和限制（如有）”。

　　同時新加坡對適用“商標共存使用”原則也進行了嚴格的證據要求，申請人需提供詳細的歷史證據，證明其商標的長期使用和市場認可度。且新加坡知識產權局和法院會進行嚴格的混淆測試，以確保公眾不會因為多方使用相似商標而產生混淆。

　　在The Polo/Lauren Company, L.P. v Shop In Department Store Pte Ltd一案中，涉及的商標是“POLO”和“POLO PACIFIC”。前者是廣為人知的時尚品牌，而后者則用于一家百貨公司的自有品牌。盡管存在相似之處，法院認為雙方的商標使用都是誠實的，并且不會引起消費者混淆，因此允許“POLO”和“POLO PACIFIC”商標在新加坡市場共存。

　　五、泰國

　　泰國的商標法也允許在特定情況下適用“誠實共同使用”原則，但作為更為依賴成文法的國家，泰國的具體法律規定及實踐情況與上述英聯邦國家存在一定區別，有更加詳細和明確的指引及適用標準。

　　根據《泰國商標法》第27條，“在根據第13條或第20條第1款（視情況而定）提出申請的情況下，如果注冊官認為存在誠實共同使用的情況或特殊情況，可以批準多個所有人的相同或近似商標的注冊，但須遵守有關使用方式或地點的條件和限制，或注冊官認為合適的其他條件和限制。注冊官應毫不遲延地將命令書面通知申請人和注冊所有人并說明理由，申請人或注冊所有人可在收到通知之日起六十（60）天內就注冊官根據上述第一款作出的命令向商標復審委員會（Trademark Board）提出上訴”。在確立商標共同使用制度的同時，泰國商標法亦對適用的程序進行了明文規定，要求申請人需在申請階段或駁回復審階段提出誠實共同使用注冊的主張。

　　除上述法律條文規定外，泰國商標新《審查指南》（2022年1月17日生效）亦對誠實共同使用的判斷標準從“善意使用”及“特殊情況可以注冊”兩個角度進行了更進一步的詳細規定，并對相關證據提供了詳細指引：

　　為了根據第 27條進行注冊，注冊官應考慮以下問題：

　　1.該商標是否已被其他所有人善意使用，具體標準如下：

　　（1）每一方在幾乎同一時期內已在自己的商品上使用其商標，或在另一方獲得商標注冊之前已在使用該商標。

　　（2）沒有復制他人商標的意圖，這可以從商標的特征，如臆造詞匯、臆造圖形、字體等方面來考慮它們是否相同。

　　（3）一方不知道（unaware）有另一方使用與它自己的商標相同或相似的商標。

　　2.有特殊情況可以注冊的，可從以下問題考慮：

　　（1）該商標未續展，但商標所有人仍一直使用該商標；或

　　（2）貨物已在泰國銷售、出版或做廣告，該商標在泰國為馳名商標，且從未受到另一方的反對；或

　　（3）商品類別因商務部的通知而改變，從而導致商品項目相同；

　　（4）根據第 51/1 條第 2 款的規定，每個轉讓人、受讓人或繼承人均出具了注冊同意書；

　　（5）法院最終(final)判決接受該商標注冊。

　　3.注冊官應逐案考慮申請人聲稱的事實和背景情況，包括文件和證據，例如：

　　（1）申請人的背景，例如成立/開始使用商標的年份、商標圖片；

　　（2）公司、申請人或其他人使用的證據；

　　（3）使用證據（商品/服務類別/項目）是否與注冊申請一致；

　　（4）使用的商標圖樣是否與申請注冊的圖樣一致；

　　（5）收據（月/年，銷售總額）；

　　（6）送貨單/稅務發票/采購訂單（月/年，銷售總額）；

　　（7）證明收入/價格/銷售額（月/年，銷售總額）的證據；

　　（8）廣告費收據（月/年，銷售總額）；

　　（9）顯示銷售收入的公司資產負債表/審計報告/留存收益和赤字的復印件（以年計，單位：泰銖）；

　　（10）各種媒體形式的廣告證據，如小冊子/傳單/雜志/書籍/公關文件/其他（月/年），以及商標圖片是否與申請注冊的圖片一致；

　　（11）國外注冊證書副本；

　　（12）建廠許可證副本（明確具體年份）；

　　（13）產品樣本；

　　（14）法院判決副本；

　　（15）其他證據。

　　結合上述規定及部分法院判例，在泰國司法實踐中，申請與在先注冊商標形成誠實共同使用的在后商標申請人，需重點證明其“長期大量善意使用”及其“在在先注冊商標申請日前有使用”，但值得注意的是，在“在先使用”角度，泰國在司法實踐中認可域外證據（也即中國及世界其他國家的使用證據）的證明效力。

　　“Singha Drinking Water”商標案是泰國歷史上涉及完全相同商標共存的一個典型案例。“Singha”是泰國著名的啤酒品牌，由Boon Rawd Brewery Co., Ltd.持有，用于啤酒和飲用水等產品。然而，在不同的地區，另一家地方公司也開始使用“Singha”作為其飲用水產品的商標，并在當地市場獲得了一定的知名度。兩家公司都使用了完全相同的“Singha”商標，且都在飲用水市場中進行了廣泛的商業活動。泰國知識產權局和法院在處理這個案件時，詳細考量了兩個商標權利人使用“Singha”商標的歷史、使用的區域范圍以及消費者是否會因此產生混淆。法院最終判定，由于兩個商標的使用地域和市場略有不同，且雙方在使用商標時都沒有惡意，雙方的使用均為誠實使用。因此決定允許這兩個完全相同的“Singha”商標在泰國市場上共存，但明確要求雙方需保持各自使用的地域范圍，避免造成混淆。

　　六、國際視角下的“誠實共同使用”原則

　　除上述國家外，國際上其他國家/地區亦包含一些成文的“誠實共同使用”原則的適用或非成文法的判例。在國際商標法律體系中，“誠實共同使用”原則體現了對商標權利人和消費者權益的平衡。不同國家的法律制度在具體實施時會有所差異，但都旨在實現以下目標：

　　防止市場混淆：確保消費者能夠明確區分不同來源的商品或服務。

　　尊重在先權利：保護在先商標權利人的合法權益。

　　鼓勵誠實使用：促進商標的誠實、公平使用，避免不正當競爭。

　　靈活解決沖突：為商標權利沖突提供靈活的解決方案，減少不必要的法律糾紛。

　　七、結語

　　“誠實共同使用”原則在海外不同國家的商標法律體系中扮演著重要角色，并在許多國家的商標法中得到了不同程度的認可，這些國家通過歷史判例進一步確立了該原則在實際操作中的應用。相比之下，中國的《商標法》強調“在先申請”原則，在處理商標沖突時是完全不同的思路和操作方式。通過上文中的比較分析，我們希望能夠為商標法律專業人士、企業決策者以及對國際商標法律感興趣的讀者提供有價值的見解和信息，也為商標權利人在全球范圍內維護其合法權益提供參考。