文/北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 王寶筠
一、對(duì)《專利審查指南》中方法技術(shù)特征相關(guān)規(guī)定內(nèi)容的分析
（一）有關(guān)“實(shí)用新型專利僅保護(hù)針對(duì)產(chǎn)品形狀、構(gòu)造提出的改進(jìn)的技術(shù)方案”
應(yīng)該注意的是，此處所采用的表述是“僅保護(hù)”而非“保護(hù)僅”。“僅保護(hù)”是對(duì)實(shí)用新型保護(hù)的客體對(duì)象的一個(gè)限制，這種“限制”所排除掉的是沒有對(duì)產(chǎn)品形狀、構(gòu)造提出改進(jìn)的技術(shù)方案。這實(shí)際上說明，實(shí)用新型所保護(hù)的對(duì)象被限制于形狀、構(gòu)造提出改進(jìn)的產(chǎn)品，而不能是其它類型的對(duì)象。此處的“僅保護(hù)”中的“僅”是針對(duì)保護(hù)對(duì)象而言的，而非針對(duì)產(chǎn)品這一保護(hù)對(duì)象中所具有的特征類型。認(rèn)為實(shí)用新型權(quán)利要求中不能具有方法特征的觀點(diǎn)，實(shí)際上是將上述對(duì)于客體對(duì)象的限制，錯(cuò)誤地理解為是對(duì)對(duì)象中特征類型的限制，即，將上述規(guī)定錯(cuò)誤的理解為“實(shí)用新型專利保護(hù)僅針對(duì)產(chǎn)品形狀、構(gòu)造提出的改進(jìn)的技術(shù)方案”。
（二）有關(guān)“權(quán)利要求中可以使用已知方法的名稱限定產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造，但不得包含方法的步驟、工藝條件等”
上述內(nèi)容實(shí)質(zhì)上是對(duì)產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造的表達(dá)方式的一種規(guī)定，其給出了正反兩方面的例子。正面的例子是允許采用已知方法的名稱來對(duì)產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造來進(jìn)行限定，而作為反面的例子，該規(guī)定所強(qiáng)調(diào)的是并不接受以方法的步驟、工藝條件等來限定產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造。這一反面的例子所針對(duì)的是對(duì)于產(chǎn)品形狀、構(gòu)造的限定方式，并非是規(guī)定實(shí)用新型權(quán)利要求中不能出現(xiàn)方法特征。基于此，該規(guī)定應(yīng)被解讀為：在實(shí)用新型權(quán)利要求中，可以采用已知方法的名稱來以概括性的方式限定產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造，但不能以包含方法的步驟、工藝條件等方法的具體技術(shù)內(nèi)容的方式來限定產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造。
（三）有關(guān)“如果權(quán)利要求中既包括形狀、構(gòu)造特征，又包含對(duì)方法本身提出的改進(jìn)，則不屬于實(shí)用新型專利保護(hù)的客體”
應(yīng)注意，此處對(duì)于“形狀、構(gòu)造”并未提及“改進(jìn)”，而對(duì)于方法則提及其屬于“改進(jìn)”，所針對(duì)的是這樣的一個(gè)場(chǎng)景：權(quán)利要求中的形狀、構(gòu)造特征并非是改進(jìn)的特征，而存在改進(jìn)的特征僅僅是方法特征。這樣的權(quán)利要求中，由于并不存在實(shí)用新型保護(hù)客體所要求的形狀、構(gòu)造的改進(jìn)，因此，即使存在形狀、構(gòu)造特征這樣的“包裝”，也不應(yīng)認(rèn)為其符合實(shí)用新型保護(hù)客體的要求。《專利審查指南》的上述規(guī)定，恰恰是針對(duì)此種特定“包裝”出的權(quán)利要求所進(jìn)行的有針對(duì)性的規(guī)定。由此，對(duì)上述規(guī)定的解讀應(yīng)為：將那些以現(xiàn)有的產(chǎn)品特征為包裝，但僅具有方法特征改進(jìn)的方案排除于實(shí)用新型保護(hù)客體之外。
（四）《專利審查指南》的上述規(guī)定仍是在《專利法》第二條第三款規(guī)定下的具體解讀
實(shí)際上，《專利審查指南》中就實(shí)用新型保護(hù)客體的規(guī)定，是基于《專利法》第二條三款規(guī)定的細(xì)化解讀，這種細(xì)化解讀當(dāng)然應(yīng)在法律規(guī)定的范圍內(nèi)而進(jìn)行，而不應(yīng)被理解、解讀為在法律規(guī)定之外再對(duì)實(shí)用新型保護(hù)客體進(jìn)行進(jìn)一步的限制。
《專利法》第二條第三款中僅指明實(shí)用新型所保護(hù)的是產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造或者其結(jié)合，并未就其中是否不能具備方法特征進(jìn)行限制。《專利審查指南》是依據(jù)《專利法》所制定的部門規(guī)章，在《專利法》中都沒有規(guī)定實(shí)用新型保護(hù)的內(nèi)容中“僅”能具備針對(duì)形狀、構(gòu)造的改進(jìn)的情況下，如果通過《專利審查指南》的規(guī)定反而就實(shí)用新型保護(hù)內(nèi)容加以上述“僅”的限制，則屬于超出了現(xiàn)行法律規(guī)定的認(rèn)識(shí)和做法，顯然是錯(cuò)誤的。
綜上所述，不論是結(jié)合《專利法》第二條第三款的規(guī)定，還是《專利審查指南》中就實(shí)用新型保護(hù)客體判斷的具體規(guī)定，《專利法》所保護(hù)的實(shí)用新型都應(yīng)當(dāng)是一個(gè)具備產(chǎn)品形狀、構(gòu)造改進(jìn)的技術(shù)方案，如果方案中并不具備這種類型的改進(jìn)，那么，該方案并不屬于實(shí)用新型的保護(hù)客體；相反，如果方案中具備了產(chǎn)品形狀、構(gòu)造的改進(jìn)，即使其權(quán)利要求中進(jìn)一步具有方法的特征，該方案仍然符合實(shí)用新型保護(hù)客體的要求。
二、相關(guān)爭(zhēng)議
（一）有關(guān)實(shí)用新型保護(hù)客體的范圍是否會(huì)被放寬的問題
有觀點(diǎn)會(huì)認(rèn)為，允許實(shí)用新型權(quán)利要求中具有方法特征，將擴(kuò)大實(shí)用新型保護(hù)客體所能涵蓋的特征類型，從而將方法的改進(jìn)也囊括于實(shí)用新型保護(hù)客體之中。但事實(shí)并非如此。
首先，即使在實(shí)用新型的權(quán)利要求中存在方法特征，實(shí)用新型所保護(hù)的主題仍然是產(chǎn)品。允許實(shí)用新型權(quán)利要求中出現(xiàn)方法特征，只是對(duì)實(shí)用新型權(quán)利要求中除了產(chǎn)品形狀、構(gòu)造特征之外所能進(jìn)一步出現(xiàn)的特征類型的一個(gè)澄清，并未就實(shí)用新型的保護(hù)主題進(jìn)行改變。在實(shí)用新型保護(hù)客體在主題層面并未放寬至也可以保護(hù)方法的情況下，并不能得出允許實(shí)用新型權(quán)利要求中存在方法特征就擴(kuò)大了實(shí)用新型保護(hù)客體所涵蓋的范圍的結(jié)論。
其次，對(duì)于實(shí)用新型的權(quán)利要求而言，其當(dāng)然應(yīng)當(dāng)具備形狀、構(gòu)造改進(jìn)的特征，以此方能滿足實(shí)用新型保護(hù)客體的要求。即使允許在實(shí)用新型權(quán)利要求中具有方法特征，方法特征也是在具備形狀、構(gòu)造特征的基礎(chǔ)上所進(jìn)一步具有的特征。上述“進(jìn)一步具有”的關(guān)系，使得其所限定出的權(quán)利要求的保護(hù)范圍，仍是以具備形狀、構(gòu)造改進(jìn)為基礎(chǔ)的保護(hù)范圍，并不會(huì)使得實(shí)用新型能夠保護(hù)一個(gè)純粹方法改進(jìn)的技術(shù)方案。這只是在保護(hù)類型始終為形狀、構(gòu)造改進(jìn)的產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，允許采用方法特征進(jìn)行進(jìn)一步限定從而限縮權(quán)利要求保護(hù)范圍而已，尚不構(gòu)成對(duì)于實(shí)用新型保護(hù)客體在類型上的進(jìn)一步擴(kuò)充。
（二）有關(guān)方法特征是否在不同階段被區(qū)分對(duì)待的問題
有觀點(diǎn)提出，如果允許方法特征寫入實(shí)用新型的權(quán)利要求中，那么，在權(quán)利要求中只寫入僅滿足新穎性要求的形狀、構(gòu)造特征，而實(shí)際上方法特征才是其滿足創(chuàng)造性要求的特征的實(shí)用新型專利，也將通過初審而獲得授權(quán)；而一旦進(jìn)入無效程序、被質(zhì)疑創(chuàng)造性，這樣的實(shí)用新型則可以借助于方法特征維持權(quán)利有效。這相當(dāng)于間接通過實(shí)用新型來保護(hù)了僅是方法改進(jìn)的技術(shù)方案。
還有觀點(diǎn)提出，針對(duì)實(shí)用新型權(quán)利要求中的方法特征，如果在審查階段被不予考慮，而在侵權(quán)判定階段卻將其作為對(duì)于保護(hù)范圍的限定予以考慮，這種前后的不一致可能造成對(duì)專利權(quán)人的不公平。
上述觀點(diǎn)實(shí)際上都關(guān)系到對(duì)于實(shí)用新型權(quán)利要求中方法特征的定性問題。這一定性問題可以從實(shí)用新型的保護(hù)客體的法律規(guī)定出發(fā)來進(jìn)行分析。
不難發(fā)現(xiàn)，實(shí)用新型所保護(hù)的是針對(duì)產(chǎn)品形狀、構(gòu)造或其結(jié)合的改進(jìn)，由此，不論是新穎性還是創(chuàng)造性的評(píng)判，都應(yīng)圍繞形狀、構(gòu)造這一類型來進(jìn)行。針對(duì)上述第一個(gè)觀點(diǎn)，即使實(shí)用新型權(quán)利要求中的形狀、構(gòu)造能夠使其通過新穎性的審查從而使其獲得專利權(quán)，但當(dāng)其進(jìn)入無效階段被質(zhì)疑創(chuàng)造性時(shí)，如果其形狀、構(gòu)造不足以滿足創(chuàng)造性的要求，此時(shí)，方法的改進(jìn)是不應(yīng)被加以考慮的。原因在于，這一方法的改進(jìn)本身并不屬于實(shí)用新型保護(hù)客體中所保護(hù)的改進(jìn)類型，不應(yīng)是針對(duì)實(shí)用新型這一保護(hù)類型審查其是否存在改進(jìn)時(shí)的考慮對(duì)象。
這類似于一些針對(duì)涉及智力活動(dòng)規(guī)則的方案的創(chuàng)造性判斷。在涉及智力活動(dòng)規(guī)則和方法的一些方案中，如果該方案和現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別僅僅在于智力活動(dòng)規(guī)則本身，那么，在創(chuàng)造性的評(píng)判中會(huì)以該方案并未提供技術(shù)性貢獻(xiàn)為由，而對(duì)該區(qū)別不予考慮，這種“不予考慮”的原因在于這樣的區(qū)別并非是技術(shù)上的區(qū)別，即，并非是作為專利保護(hù)客體的技術(shù)方案所應(yīng)具備的“技術(shù)”上的區(qū)別。同樣，對(duì)于實(shí)用新型的創(chuàng)造性評(píng)判也可以類似方式來進(jìn)行。如果在方案的創(chuàng)造性評(píng)判中，其和現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別僅僅在于方法特征，那么，由于這個(gè)特征并不屬于實(shí)用新型所保護(hù)的“形狀、構(gòu)造”方面的改進(jìn)，因此，在以實(shí)用新型作為客體的這一大背景下，方法特征自然也不應(yīng)作為實(shí)用新型的改進(jìn)而被加以考慮。由此，實(shí)際上僅僅是方法改進(jìn)的方案，最終仍然無法通過創(chuàng)造性的審查，從而無法獲得實(shí)用新型專利權(quán)，這將使得申請(qǐng)人通過實(shí)用新型來實(shí)際保護(hù)僅僅是方法改進(jìn)的方案的目標(biāo)無法實(shí)現(xiàn)。
由此又產(chǎn)生了第二個(gè)問題：在初審或確權(quán)過程中對(duì)于實(shí)用新型的方法特征不予考慮，而在專利侵權(quán)判定中卻要對(duì)方法特征加以考慮。但事實(shí)上，這樣的矛盾并不存在，原因在于所謂的“考慮”在上述兩個(gè)階段中的實(shí)際含義是不同的。
在審查階段的“不予考慮”，如前文所述，是對(duì)方法特征是否足以構(gòu)成貢獻(xiàn)的“考慮”，其是針對(duì)是否滿足“貢獻(xiàn)”這一屬性上的要求的判斷。這種判斷，并不會(huì)因?yàn)槠洳粚儆凇柏暙I(xiàn)”從而否定相應(yīng)特征在權(quán)利要求中的存在。舉例來說，在創(chuàng)造性評(píng)判中，某一特征如果被對(duì)比文件公開，其不會(huì)被作為“貢獻(xiàn)”而被加以考慮，但這不意味著否認(rèn)該特征在權(quán)利要求中的存在。在實(shí)用新型的創(chuàng)造性評(píng)判中同樣如此。如果方法特征由于并非屬于形狀、構(gòu)造的改進(jìn)而被不予考慮，這實(shí)際上是對(duì)其“貢獻(xiàn)”的否定，這種否定和基于對(duì)比文件的公開而對(duì)于特征在“貢獻(xiàn)”上的否定，從性質(zhì)上來說是一樣的。由此，在審查階段對(duì)于實(shí)用新型權(quán)利要求中方法特征的不予考慮，實(shí)際上并沒有否認(rèn)該特征在權(quán)利要求中的存在，這種“不予考慮”只是創(chuàng)造性評(píng)判中對(duì)“貢獻(xiàn)”有無的“不予考慮”，不是對(duì)特征存在與否的“不予考慮”。
而在專利侵權(quán)判定中，對(duì)實(shí)用新型中方法特征的“考慮”，則是對(duì)特征存在與否的考慮，其所考慮的是權(quán)利要求的公示性，對(duì)于權(quán)利要求中所具有的各個(gè)特征，都應(yīng)在確定保護(hù)范圍時(shí)予以考慮。基于之前的分析，在實(shí)用新型審查階段，對(duì)于方法特征的“不予考慮”并非是不考慮該特征存在，因此，侵權(quán)階段中對(duì)于該特征的考慮自然也就不構(gòu)成矛盾了。
某種意義上來說，實(shí)用新型審查階段對(duì)于方法特征的不予考慮，實(shí)際上是申請(qǐng)人本身應(yīng)該就保護(hù)類型選擇不當(dāng)所應(yīng)承擔(dān)的正常風(fēng)險(xiǎn)。在實(shí)用新型保護(hù)客體已經(jīng)明確為針對(duì)產(chǎn)品形狀、構(gòu)造所提出的方案的情況下，申請(qǐng)人如果還想依賴于對(duì)方法的改進(jìn)來獲得實(shí)用新型的權(quán)利，顯然是不恰當(dāng)?shù)模@種風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該是基于其錯(cuò)誤的認(rèn)識(shí)而應(yīng)由其自身承擔(dān)的。但這種風(fēng)險(xiǎn)僅僅是方案是否提供了新穎性、創(chuàng)造性方面貢獻(xiàn)的授權(quán)風(fēng)險(xiǎn)，而非是保護(hù)客體層面的授權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。如果申請(qǐng)人并非想基于方法特征的改進(jìn)來獲得實(shí)用新型專利權(quán)，而是仍然基于產(chǎn)品形狀、構(gòu)造的改進(jìn)來獲得專利權(quán)，那么，并不應(yīng)以申請(qǐng)人采用方法特征對(duì)實(shí)用新型保護(hù)范圍所進(jìn)行的限定，而將該方案排除于實(shí)用新型的保護(hù)客體之外。
三、放寬實(shí)用新型保護(hù)客體的建議
結(jié)合實(shí)用新型保護(hù)的立法本意，以及當(dāng)前技術(shù)的發(fā)展、變化，實(shí)用新型的保護(hù)客體應(yīng)該予以放寬，而這種放寬可以通過對(duì)于產(chǎn)品的“形狀、構(gòu)造”定義的進(jìn)一步擴(kuò)展來得以實(shí)現(xiàn)。
具體而言，可以考慮將以計(jì)算機(jī)程序所實(shí)現(xiàn)的功能窗口納入到產(chǎn)品的“形狀”的定義中，而將多個(gè)功能窗口之間的相互功能聯(lián)系納入到產(chǎn)品的“構(gòu)造”定義中，從而將以計(jì)算機(jī)程序?qū)崿F(xiàn)的功能窗口集納入到實(shí)用新型所保護(hù)的“產(chǎn)品”范疇中，實(shí)現(xiàn)對(duì)于這種看得到、摸得著、更新迭代速度快、創(chuàng)造性高度不高但具有實(shí)用價(jià)值的小發(fā)明的保護(hù)。
筆者提出上述建議的出發(fā)點(diǎn)在于：
（一）實(shí)用新型制度的起源追溯
實(shí)用新型制度在某些國家（例如德國）的起源可以追溯到外觀設(shè)計(jì)。一些產(chǎn)品并非僅僅是基于美感的設(shè)計(jì)，其改變雖不能達(dá)到發(fā)明的創(chuàng)造性高度，但具有相當(dāng)?shù)膶?shí)用價(jià)值，實(shí)用新型便是針對(duì)這類產(chǎn)品的保護(hù)類型。
從實(shí)用新型可追溯至外觀設(shè)計(jì)的背景出發(fā)，考慮到我國已經(jīng)針對(duì)計(jì)算機(jī)圖形用戶界面（GUI）提供外觀設(shè)計(jì)保護(hù)，將計(jì)算機(jī)圖形用戶界面所包括的多個(gè)功能窗口集合納入實(shí)用新型保護(hù)的產(chǎn)品范疇，也是自然且可行的。應(yīng)該認(rèn)識(shí)到，GUI中所包括的功能窗口集，在有些情況下的設(shè)計(jì)出發(fā)點(diǎn)是技術(shù)功能的實(shí)現(xiàn)，而非出于美感所進(jìn)行的設(shè)計(jì)。由此，基于實(shí)用新型對(duì)外觀設(shè)計(jì)在保護(hù)上的補(bǔ)充作用，有必要將那些GUI中出于功能考慮而非美感考慮所設(shè)計(jì)的功能窗口，也納入實(shí)用新型所保護(hù)的形狀、構(gòu)造范疇內(nèi)。
（二）GUI中功能窗口集符合實(shí)用新型的保護(hù)特點(diǎn)
相比于機(jī)械結(jié)構(gòu)類產(chǎn)品而言，軟件產(chǎn)品的更新迭代速度更快，其在競(jìng)爭(zhēng)的時(shí)效性要求上更高。因此，軟件產(chǎn)品對(duì)于快速保護(hù)有更高的需求，而這一需求恰恰是實(shí)用新型這一保護(hù)類型所能提供的。從實(shí)用新型授權(quán)快的特點(diǎn)出發(fā)，有必要針對(duì)軟件產(chǎn)品中的功能窗口集提供實(shí)用新型產(chǎn)品的保護(hù)。
實(shí)用新型的另一個(gè)特點(diǎn)在于其保護(hù)的是看得到、摸得著的產(chǎn)品。一方面，如前所述，實(shí)用新型源自對(duì)于外觀設(shè)計(jì)保護(hù)的補(bǔ)充；另一方面，公眾也可以基于對(duì)于對(duì)當(dāng)前可直觀感受到的產(chǎn)品的認(rèn)識(shí)，而對(duì)實(shí)用新型專利權(quán)到底是否有效做出自己的判斷。可以說，實(shí)用新型“看得到、摸得著”的特點(diǎn)，使得其僅經(jīng)過初審即可獲得授權(quán)成為可能。軟件產(chǎn)品中的功能窗口當(dāng)然同樣具備上述的“看得到”的特點(diǎn)，其對(duì)于審查員、公眾來說都是直觀且易于感知的，從這個(gè)特點(diǎn)來說，將軟件產(chǎn)品中的功能窗口集納入實(shí)用新型的保護(hù)客體中，從審查以及公眾判斷的角度來說是可行的，不會(huì)和現(xiàn)行的實(shí)用新型審查標(biāo)準(zhǔn)相矛盾，也不會(huì)對(duì)公眾對(duì)于實(shí)用新型的權(quán)利穩(wěn)定性的認(rèn)知造成新的障礙。