文/北京市集佳律師事務所 董逸文
摘要：在關聯企業或進行技術合作的企業之間，經常有通過借調或兼職的形式調派技術人員進行技術研發或技術指導工作，期間完成的職務發明歸屬問題有時不能協商確定，或者存在技術進出口等問題，因此有必要討論這種情況下的職務發明歸屬問題。
在關聯企業之間或者進行技術合作的企業之間，經常有通過借調或兼職的形式調派技術人員進行技術研發或技術指導工作，期間由調派的技術人員完成了職務發明。這種情況也經常發生在跨境集團企業之中（經常有境外企業向中國境內關聯企業調派技術人員，并且為了方便發放工資等原因，調派人員會與境內企業簽訂勞動合同）。
盡管大部分情況下職務發明的權屬問題可以由兩公司之間在完成發明的事先或事后自行確定歸屬，但合資公司或者進行技術合作的無關聯關系企業之間不一定能在事后協定權利歸屬；而即使是在關聯企業之間，無償或以象征性對價轉讓財產可能涉及到法人人格混同的問題。此外，當兩企業之中存在境外企業時，由于在跨境企業之間轉讓專利申請權屬于技術進口或出口，這樣的轉讓還需符合技術進出口的規定。因此，有必要討論這種情況下的職務發明歸屬問題。
除了執行本單位工作任務的職務發明的問題之外，由于調派后的發明人會利用實際工作單位的物質技術條件，因此這類糾紛還涉及到利用物質技術條件所完成的發明的問題?！?】
一、職務關系及執行研發任務對職務發明歸屬的影響
在現行法律【2】和司法實踐下，如果各方沒有對專利申請權另行約定，執行工作任務類的職務發明（“任務型發明”）要求：（1）用人單位為發明人的“本單位”（即建立了職務關系），且涉案發明是在發明人在職期間或離職后一年內完成的；（2）發明人在用人單位擔任研發崗位職務，參與有關技術的研發項目并承擔相應研發任務（即執行研發任務）；（3）發明人對發明的實質性部分做出了創造性貢獻。
根據《專利法實施細則》第12條，“本單位”包括“臨時工作單位”，并沒有限定發明人必須與工作單位形成了勞動法意義上標準的正式勞動關系。除了標準的正式勞動關系外，在企業單位中，實際工作單位和發明人的常見用工模式還可能有：借調/委派用工或共享員工（常見于關聯公司）、兼職等其他個人勞務雇傭關系（包括退休返聘、實習等）等。
從法院的判例來看，無論是借調/委派還是兼職雇傭的用人單位【3】，均是受法院承認的“臨時工作單位”，例如在一起員工為聘任員工的案件中，一審法院南京市中級人民法院指出，判斷借調、聘任中的實際工作單位是否構成“本單位”應當考慮的因素包括“1、職工勞動報酬的領??；2、單位是否為職工實際安排了工作崗位；3、單位是否將職工納入工資安排及工作考察對象”【4】（該案中一審法院另要求判斷“發明人完成發明創造的時間及發明創造的技術特點”，但該要求與借調、兼職單位是否屬于“本單位”關系不大）。這表明職工的工資發放和工作指揮監督是否與之有關，是判斷是否為“本單位”的主要因素。
從立法沿革上來看，隨著我國改革開放后雇傭關系類型的不斷多元化，作為一個帶有計劃經濟色彩的詞匯，“本單位”在專利法及實施細則中職務發明條款中的范圍不斷地在發生擴大（例如2001年修改《專利法實施細則》中加入了“本單位包括臨時工作單位”的規定），一般認為“本單位”應當采取廣義解釋，借調、兼職、實習等編制工資可能仍在原單位，但工作任務上受借入單位、聘用單位、實習單位的支配的情況下，實際工作單位應當屬于“臨時工作單位”，即屬于專利法意義上的“本單位”?！?】
因此，考慮到原單位與實際工作單位均是發明人在專利法意義上的“本單位”，兩單位能否取得研發成果的權屬，取決于其是哪一方向發明人指派了研發任務——如果是由原單位或實際工作單位單獨指派研發任務時（當研發人員調派到實際工作單位后，有時也會繼續進行原單位的研發任務），職務發明應歸屬于指派研發任務的原單位或實際工作單位；而如果原單位和實際工作單位共同管理并確定研發計劃的研發任務，則職務發明屬于兩單位合作完成的，兩單位共有該職務發明?！?】
如果研發人員在實際工作單位工作時，兩單位共同管理項目，但僅由其中一個單位對研發技術和方向上的管理并確定研發任務，另一單位僅承擔輔助工作例如行政管理職能，是否屬于上述的兩單位合作完成的發明？參考《合同法》上的相關規定，這樣的發明不屬于合作完成的發明——《合同法》第335條規定，合作技術開發合同的當事人的主要義務包括按約定進行投資、分工參與和協作配合研發工作，而根據《最高人民法院關于審理技術合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》（“技術合同司法解釋”）第19條第2款的規定，“一方僅提供資金、設備、材料等物質條件或者承擔輔助協作事項，另一方進行研究開發工作的，屬于委托開發合同”。因此，僅承擔行政管理職能等輔助性工作的單位并不能取得職務發明的權屬或共有權，必須起到確定研發方向等技術上的管理職能才可取得職務發明的權屬或共有權。
綜上所述，無論是原單位還是實際工作單位，在發明人完成職務發明時，只要起到了發明技術成果相應的指派研發任務、確定研發方向等技術上的管理職能時，即可取得職務發明的權屬或共有權。
二、使用實際工作單位的物質技術資源對職務發明歸屬的影響
對于“主要利用本單位物質技術條件”完成的職務發明，學界因完成發明對物質技術條件的依賴性，常稱之為“依賴型發明”。【7】在本文討論的一些情況下，研發人員在調派后會使用實際工作單位的資金、設備、原材料、技術秘密等物質技術條件進行研發，而研發任務全程是由原單位指派（當然，也有可能出現反過來的情況，由實際工作單位指派研發任務，而由原單位提供物質技術條件）。對此，《全國法院知識產權審判工作會議關于審理技術合同糾紛案件若干問題的紀要》（2001年，以下簡稱“審理技術合同糾紛紀要”）第6條做出了規定：
“完成技術成果的個人既執行了原所在法人或者其他組織的工作任務，又就同一科學研究或者技術開發課題主要利用了現所在法人或者其他組織的物質技術條件所完成的技術成果的權益，由其原所在法人或者其他組織和現所在法人或者其他組織協議確定，不能達成協議的，由雙方合理分享?！?/p>
因此，雙方可協議約定歸屬，而若實際工作單位同意原單位無償或以支付使用費為對價使用這些物質技術條件時，也可推知實際工作單位同意原單位完全取得專利申請權的意思。
但若雙方未做約定或未明確同意使用物質技術條件時，專利申請權將由雙方合理分享。第6條中并未限定合理分享的方式，可能有共享技術成果（由雙方共有，或一方持有并授予另一方實施許可），也可能是共享經濟收益（如分享經濟收益，或返還研發所依賴物質技術條件的經濟價值）。但如果一律認定由雙方共享技術成果，在原單位原本不愿意新單位通過投入資金和常見物質條件取得技術成果時，就未免有失妥當，特別是在常見的發明人的原、新單位之間的職務發明權屬糾紛中（例如發明人從原單位離職后一年內，利用新單位物資繼續完成原單位研發任務的發明），原單位通常并沒有共享技術成果的意思，因此難以判定由雙方共享技術成果。
從物質技術條件的分類來看，包括物質條件和技術條件，物質條件指資金、設備、器材、原材料，技術條件則指未公開的技術成果、階段性技術成果或者關鍵技術。一些學者從條件的“可替代性”考慮不同類型條件的貢獻價值，進而考慮是否屬于職務發明——可替代性較低的條件的貢獻更大，依賴其完成的發明屬于職務發明，反之則可能不屬于。由于利用技術條件完成發明時，往往是在技術條件的基礎上完成的，其可替代性較低；而物質條件中，一般物質條件，包括資金以及普通設備、零部件、原材料等條件通過公開渠道是可以獲取的，單純從技術角度而言，可替代性較高；而一些專用的設備、原材料可能難以從公開途徑獲得，并包含本單位的一些專有技術，可替代性較低。【8】上述的“一般物質條件”可稱為“物資投入”，技術條件和“專有物質條件”可稱為“技術投入”。
盡管“可替代性”標準的觀點并未得到學界和法院的普遍認同——原因之一在于，物資投入盡管可以公開取得，但雇員通常無力負擔研發資金和使用設備物料的費用，而很多法院也未采取將物質技術條件的“專有性”和“不可替代性”作為認定職務發明的標準?！?】換句話說，即使從技術角度而言，完成發明對物資投入沒有很高的依賴度，但從財務角度而言，由于一般雇員難以負擔研發資金，仍然需要依賴雇主的物資投入完成研發。因此，在一般的雇員與雇主之間的權屬糾紛中，物質條件是否專有不能成為判斷是否屬于職務發明的因素——當然，技術投入一方可以獲取職務發明權屬并無爭議。
而在本文探討的兩個單位的職務發明權屬爭議中，筆者認為，一方面可以考慮研發項目對實際工作單位物資投入在財務上的依賴度（主要是指原單位的研發資金是否緊張，是否無力或無計劃負擔該研發項目的投入，派遣發明人至實際工作單位是否是為了依賴其物質條件完成該發明），另一方面可以考慮雙方合作模式來推斷雙方對權屬分配的意愿，并參考“技術合同司法解釋”第19條第2款對于技術開發合同是否實質上屬于技術委托合同的規定。
例如，如果在研發過程中對實際工作單位的財務依賴度很高，這種情況下雙方合作的目的正是利用實際工作單位的物質條件進行研發，則可以認為實際工作單位有權從技術上分享技術成果，應當獲得專利共有權，或者由于實際工作單位僅提供資金、物質條件而比較接近“技術合同司法解釋”第19條第2款的情況，類似于委托開發合同，因而至少應當獲得無償實施許可；而如果發明人被調派的目的主要是合作完成其他研究項目，該研究項目僅是在主要工作之外完成，而且對實際工作單位的財務依賴度也很低，則可認為雙方的合作并不是要利用實際工作單位物質條件研發，因此實際工作單位并不應當從技術上分享技術成果，可通過返還研發資金或一定比例的收益等方式，由原單位從經濟上補償或回報實際工作單位。
三、調派員工完成開發任務時的技術歸屬總結
根據以上法律法規、案例以及學術觀點，在關聯單位或者合作技術開發的單位之間，按照研發項目管理方式以及提供的物質技術條件情況進行分類，原單位或實際工作單位能否取得職務發明的權屬或共有權的規則，筆者進行如下總結：
（1）原單位或實際工作單位承擔指派研發任務、確定研發方向等技術上的管理職能時，可以取得職務發明的權屬或共有權；
?。?）原單位或實際工作單位僅承擔行政管理工作等輔助性工作時，不能因此取得職務發明的權屬或共有權；
（3）發明人在完成發明時主要利用了原單位或實際工作單位的專有技術等技術條件，原單位或實際工作單位可以取得職務發明的權屬或共有權；
?。?）發明人在完成發明時是執行原單位或實際工作單位一方的研發任務，但主要利用了另一方的資金、設備、材料等在技術上可替代的物質條件，如果指派任務的一方對該物質條件的財務上依賴度很高，則提供物質條件的一方可取得共有權或至少取得無償實施許可；
?。?）如第（4）種情況下，如果指派任務上述物質條件的財務上依賴度很低，則提供物質條件的一方不應當取得職務發明的共有權。
注釋
【1】在《專利法》最新修訂案的送審稿（2018年12月）中，主要利用本單位物質技術條件的發明已經不再法定地歸屬于職務發明了，如通過的修訂案中采納了該方案，則在本文中所討論的情況中無需考慮該問題。
【2】《專利法》第6條以及《專利法實施細則》第12、13條。
【3】“上海靜遙網絡科技有限公司與章鴻斌專利申請權權屬糾紛”，（2017）滬73民初350號，上海知識產權法院，2018年。
【4】“北京養雞業協會與李慶康專利權權屬糾紛二審民事判決書”，（2014）蘇知民終字第0027號，江蘇省高級人民法院，2014年。
【5】尹新天：《中國專利法詳解（縮編版）》，知識產權出版社，2012年9月第2版，第54頁。
【6】見《專利法》第8條和《合同法》第340條的規定。
【7】戴哲：《論依賴型職務發明的認定標準——以〈專利法〉第六條為解釋對象》，載《法律方法》2020年第1期。
【8】向波：《職務發明的判定及其權利歸屬問題研究——兼論〈專利法修改草案〉第6條的修改和完善》，載《知識產權》2016年第9期。
【9】同前注4。