文/集佳知識產權代理有限公司 徐思

　　最近，我國商標法的修改引起了廣泛關注，尤其是第四條的變化。第四條增加了：“不以使用為目的的惡意商標注冊申請，應當予以駁回”，而且明確第四條可以作為實體條款適用在商標審查、異議、無效宣告等程序。

　　在實踐中，“不以使用為目的”的商標注冊申請有很多，包括“惡意的”和“善意的”。那么“惡意”怎么認定？現實情況往往很復雜，審查員如何認定一件商標申請是不是以使用為目的、是不是基于惡意？難度系數有點高。

　　這次修法的目的很明確——為了規制惡意申請、打擊囤標行為。但是，這無疑是一把雙刃劍，那些有防御性商標注冊需求的企業怎么辦？而且越是大企業，這種需求越迫切。例如，阿里巴巴申請注冊“阿里媽媽”、“阿里爸爸”以及一系列的“阿里XX”。大企業一方面是為企業發展預留空間，誰也無法預料將來企業會涉及的領域，另一方面是為了防止“傍名牌”，因為總有人費盡心思打“擦邊球”、“搭便車”，企業不得已去申請注冊一大堆自己可能不會用的商標，而且還涉及后續的維系成本，無奈又頭疼。

　　那么，應該怎樣平衡這個度？怎樣能夠精準打擊惡意囤標，又不傷及無辜呢？希望能盡快看到對新法條適用的配套解釋，以給實踐操作統一、明確的指導。

　　在此之前，讓我們放眼全球，其他國家、地區的商標注冊肯定也會遇到這樣的問題，別的國家是怎么做的呢？一些國家或地區存在防御性商標注冊制度，即允許申請注冊專門的“防御性商標”，例如澳大利亞、馬來西亞、中國香港等。下文將以澳大利亞為例，具體介紹澳大利亞的防御性商標制度，希望能帶來一些啟發。

　　在澳大利亞是可以申請注冊“防御性商標（Defensive Trademarks）”的，這是和“集體商標”、“證明商標”一起列明在澳大利亞商標法中的一種商標類型。

　　“防御性商標”，顧名思義是出于防御目的而注冊的，意味著這個商標很可能不涉及企業的主營，很可能不會投入使用。然而，注冊商標不使用將面臨被撤銷的風險。企業申請注冊在非核心類別的商標不僅維系難度大、成本高，還很容易被撤銷。為了彌補這一缺陷，澳大利亞商標法引入了“防御性商標”。

　　根據澳大利亞商標法的規定，已注冊的防御性商標不能基于不使用而被撤銷，即無法被“撤三”。看到這里，相信很多企業都渴望擁有這樣的防御性商標，既能在非核心類別阻擋別人“搭便車”的行為，又不用擔心不使用而被“撤三”。但是，申請注冊防御商標沒那么簡單，澳大利亞官方為此設了一個“門檻”，商標申請人必須滿足一定的條件，才能注冊防御性商標。

　　那么，這個門檻有多高？具體要滿足哪些條件？

　　澳大利亞《1995年商標法》第185條對防御性商標做出了規定：“如果由于注冊商標在其注冊的所有或任何商品或服務上存在長期、大量的使用，若將該商標用于其他的商品或服務可能會導致消費者認為這些其他的商品或服務與該商標注冊人之間存在關聯，則該商標注冊人可以在所有或者任何其他的商品或服務上申請注冊防御性商標。”

　　舉個例子，比如可口可樂公司的“”商標在澳大利亞注冊在第32類“無酒精飲料”上，并且在“可樂”商品上因長期、大量的使用而在澳大利亞具有名氣，如果把“ ”商標使用在第25類的服裝上，可能會導致消費者認為帶有“ ”商標的衣服和可口可樂公司之間存在關聯，消費者可能會認為這些衣服是可口可樂公司出售的或者是和可口可樂公司有關聯的。如果滿足這樣的情形，那么可口可樂公司可以在第25類上申請注冊“ ”為防御性商標。事實上，可口可樂公司早在1979年就向澳大利亞官方申請將“ ”商標注冊為第25類的防御性商標，而且已注冊成功。注冊成功意味著可口可樂公司在第25類上即使不使用“ ”商標，也無法被“撤三”；還意味著可口可樂公司可以在第25類服裝等商品上阻擋在后的相同、近似商標；同時意味著如果有人在服裝類產品上使用“ ”或者和這個標識近似的標識，可口可樂公司是可以基于防御性商標提起侵權主張的。

　　再舉一個例子，雅詩蘭黛化妝品有限公司在澳大利亞將“Estee Lauder”商標注冊在其主營第3類“化妝品；香水”等商品上，基于“Estee Lauder”商標在化妝品上存在長期、大量的使用，知名度很高，因此雅詩蘭黛公司成功地在澳大利亞在第14類首飾、第18類箱包皮具、第21類化妝用具和第25類服裝上注冊“Estee Lauder”為防御性商標。原因很好理解，因為“Estee Lauder”商標知名度高，如果在首飾、箱包、化妝工具、衣服上看到“Estee Lauder”商標，消費者很可能以為是雅詩蘭黛公司出品的，或者是與它存在關聯的。另一方面，雅詩蘭黛公司的業務已涉及或者將來很可能涉及這些領域，所以需要將商標權利擴展到這些領域。當然，雅詩蘭黛公司肯定不希望看到其他主體在首飾、包包、化妝工具、衣服上使用“Estee Lauder”標識。

　　既然防御性商標有這么多優點，滿足哪些條件才能在澳大利亞申請注冊防御性商標？

　　下文將對主要的實質性要求和程序性要求進行介紹。

　　一、兩項實質性要求

　　（1）需要擁有一件在澳大利亞已注冊的基礎商標，擬申請的防御性商標的標樣、申請人名義需要和基礎商標保持一致。

　　以可口可樂為例，如果可口可樂公司想要在澳大利亞注冊一件第25類的“ ”防御性商標，那么它需要至少一件“ ”基礎商標，而且這件基礎商標需要在澳大利亞已注冊。

　　（2）基礎商標必須經過使用“有一定名氣”。

　　“有一定名氣”是指基礎商標達到一定知名程度，這個程度要求如果這個商標用在其他商品或服務上，可能會讓消費者誤以為這些其他的商品和服務和基礎商標注冊人存在關聯。比如，可口可樂公司注冊在第32類“無酒精飲料”上的“ ”商標，因為大量、長期的使用，已經家喻戶曉，用在別的商品上，消費者可能會產生混淆、誤認。

　　此外，防御性商標的申請人無需具備在指定商品、服務上的真實使用意圖；也就是說，可口可樂公司不需要在第25類服裝上具備真實使用“ ”商標的意圖，可口可樂公司也不用擔心為維系這件防御性商標而必須在服裝上使用“ ”商標。

　　二、兩項程序性要求

　　（1）需在申請表上填寫防御性商標申請所依據的基礎商標的注冊號（即基礎商標的注冊號，可基于多件基礎商標）。

　　此項要求對應上述實質性要求的第一條，即證明基礎商標的存在以及申請人名義一致。

　　（2）必須提交支持防御性商標申請的證據。

　　此項要求對應上述實質性要求的第二條，即證明所依賴的基礎商標“有名氣”。

　　具體需要提交什么樣的證據才能證明基礎商標“有名氣”？以下列出主要幾點供參考：

　　第一，關于基礎商標聲譽的證據材料。例如，基礎商標使用時長、使用范圍、具體說明基礎商標使用在哪些商品、服務上，基礎商標的廣告宣傳方式、廣告支出和廣告樣本等；

　　第二，申請防御性商標的理由。包括為什么潛在消費者可能會認為該商標使用在不同的商品或服務上會與申請人存在聯系，以及解釋這種“可能聯系”的性質等；

　　第三，來自同行業成員（防御性商標尋求注冊的商品、服務所在的行業）提供的宣誓聲明或者專業的市場調查報告也是有效的證據材料；

　　第四，防御性商標申請人還需提交其名下已注冊的相同、類似商標的清單，且包含已注冊的商品、服務。

　　舉例而言，雅詩蘭黛公司申請注冊第18類防御性商標，需要向澳大利亞官方解釋并證明：

　　首先，注冊在第3類化妝品上的基礎商標“有名氣”，例如這件基礎商標使用了多久、在多廣的范圍進行宣傳、投入了多少宣傳廣告成本、已經達到什么樣的知名程度等。

　　其次，為什么要在第18類申請防御性商標？雅詩蘭黛需要向官方解釋，為什么消費者看到第18類箱包皮具上印有“Estee Lauder”會以為是雅詩蘭黛公司的產品。解釋的內容可以包括，因為“Estee Lauder”主要面向女性消費者銷售護膚品、彩妝等，而且經常會有一些贈品，如化妝包、手包等印有“Estee Lauder”商標，基于“Estee Lauder”的高知名度，如果在箱包上看到“Estee Lauder”標識，消費者很可能會聯想到銷售化妝品的雅詩蘭黛公司，因而有必要在第18類箱包皮具上注冊“Estee Lauder”防御性商標。

　　再次，來自箱包行業的成員出具的聲明或者是專業的市場調查報告能進一步證明這種“可能聯系”。

　　最后，向官方提交雅詩蘭黛公司在澳大利亞已注冊的“Estee Lauder”商標以及相似商標的詳細列表，以便官方全面了解。

　　隨著越來越多的中國企業走出去，中國企業也可以積極考慮在澳大利亞以及其他海外國家和地區申請注冊防御性商標，以使企業在更廣的范圍獲得商標權利，同時降低維系商標的成本和維權難度。

　　回到我國商標法的修改，第四條的修改意在打擊囤標，但不可避免的會傷及不少企業的正當利益。我國是否也可以考慮設立防御性商標注冊制度，設立一個“門檻”，讓真正有實力的企業進得來，而這些企業往往是真正有注冊防御性商標需求的。這樣，一來能為企業減輕防御性商標的維系成本（免去“被撤三”的煩惱），二來在一定程度上能減少“傍名牌”商標的出現（“傍名牌”商標很可能在審查階段就被防御性商標阻擋），有利于維護市場秩序。

　　但是對于跨不過“門檻”的企業，根據修改后的第四條，即使是基于善意想申請注冊多一些商標以備企業將來發展之用，是不是也難以實現？這些都值得思考。

　　期待見到商標法修改后的配套解釋，也期待看到我國在“防御性商標”領域的進一步發展。