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文/集佳知識產權代理有限公司 李兵
關于在僅用于出口的委托生產過程中使用商標的行為，即通說的定牌（貼牌）加工行為，是否構成商標法意義上的使用，進而是否構成商標侵權是個由來已久并爭議巨大的問題。近些年來，尤其是新商標法生效后以最高院的“PRETUL”案、浙江高院的“ROADAGE”案以及江蘇高院的“東風”案為代表的幾個有較大影響的案件裁判以來，關于定牌加工的商標使用和侵權問題的爭論更是被推到了前所未有的高度。最高院在“PRETUL”案中近乎首次表態的判例并未給長久以來的爭論帶來最高司法層面的解決，反而被其后裁判的“ROADAGE”案以及“東風”案進行了“挑戰”，使得這個問題成為十足的熱點。
筆者認為，從法理上來講，除非法律創設特例，一個法律概念在一部法律規范中的理解和適用應當是統一的，而非可以根據不同的案件出現相反的理解和適用方式。而這一理解和適用的標準只應掌握在立法機關手中，在立法機關未做出改變與調整之前則應充分尊重最高司法裁判機關，即最高人民法院，的決定。各級人民法院以及其他行政執法機關不應憑借自身的判斷或者出于政策、社會效果等方面的考量在法律概念的理解和適用這一原則問題上與立法機關和最高人民法院意見相左。
毋庸置疑，商標侵權問題是建立在商標使用這一法律概念的基礎之上，不構成商標使用的行為當然談不上是否侵權。商標侵權的判斷是依據商標法進行的，因此這里討論的使用當然指的就是業界所稱的“商標法意義上的使用”。在前文提到的“PRETUL”案、“ROADAGE”案以及“東風”案中，核心問題其實都在于是否構成商標法意義上的使用，因為該三案在商標侵權的法律要件上的判斷十分簡單，商標使用的判斷已經可以決定案件的走向。筆者認為，“使用”這一概念不同于商標法里面提到的其他一些存在討論和爭議的概念，譬如“惡意”、“一定影響”、“近似商標”、“類似商品”等，它在理解上不具有后面列舉的幾個概念那樣的彈性，不牽涉主觀或價值判斷，而是固定和中性地對事實狀態的描述，這也是新商標法為何對商標使用進行了立法層面的明確說明。在現實的商業活動中，商標使用行為的表現多種多樣，其背后的利益糾葛更是紛繁復雜，從這些多樣和復雜的使用方式和利益訴求中得到一個中立和客觀的判斷是法律的目的，也是司法和執法者的任務。
因此，何為商標法意義上的使用需要從商標法出發，從立法機關的本意出發，得出一個確定的理解，進而在實踐中進行適用。
一、立法機關和最高人民法院關于定牌加工出口行為的認定
現行商標法第四十八條規定“本法所稱商標的使用，是指將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業活動中，用于識別商品來源的行為?！痹摋l款系從原法實施條例中升格成為商標法的條款，可見立法機關對于何為商標法意義上的使用有著借修法予以明確的意圖。除升格以外，吸引了極大注意力的條文內容的改變就是增加了“用于識別商品來源的行為”這一表述，這一新增的內容可謂從立法層面對于商標的使用進行了定性，立法機關顯然是有意做出了條文內容的改變，因此不容忽視。根據商標保護的地域性原則，該條所稱的“識別商品來源”應當被認為是在國內市場發揮識別的作用。
另外，由作為立法機關的全國人大法工委于2013年編寫出版的《中華人民共和國商標法釋義》中也指出在新商標法修訂過程中，曾有建議增加規定“許諾銷售、進口、出口或者為銷售而持有侵犯注冊商標專用權的商品，屬于商標侵權行為?！钡?，這一建議最終沒有被立法機關采納，這也表明了立法機關認為商標使用應該發生在國內市場的商業流通過程中，用于出口的商標貼附行為并不在國內商標權的控制范圍之內。其實立法機關的這一態度從與《商標法》處于同位階的《專利法》中亦可窺見。《專利法》第十一條規定：“發明和實用新型專利權被授予后，除本法另有規定的以外，任何單位或者個人未經專利權人許可，都不得實施其專利，即不得為生產經營目的制造、使用、許諾銷售、銷售、進口其專利產品，或者使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產品。外觀設計專利權被授予后，任何單位或者個人未經專利權人許可，都不得實施其專利，即不得為生產經營目的制造、許諾銷售、銷售、進口其外觀設計專利產品?！笨梢?，專利權并不規制出口行為。商標法在無明確具體規定的情況下參照專利法的規定是符合體系解釋的邏輯的。
在新商標法出臺實施的很長時間里，作為最高司法裁判機關的最高人民法院對于定牌加工的出口行為是否構成侵權的問題一直持比較審慎的態度，在各種意見爭執不下，各種利益交織錯雜的情形下，最高院一直沒有輕易表態，這也是最高司法裁判機關在此類沒有立法明確的爭議問題上恰當的立場和態度。
2010年7月1日，最高人民法院辦公廳在回復海關總署《關于對〈“貼牌加工”出口產品是否構成侵權問題〉的復函》中明確指出，（涉外定牌）產品所貼商標只在我國境外具有商品來源的識別意義，并不在國內市場發揮識別商品來源的功能，我國的相關公眾在國內不可能接觸到涉案產品，不會造成國內相關公眾的混淆誤認，此種情形不屬于《商標法》規定的侵犯注冊商標專用權的行為。但是，這一表態還是從長期以來的“混淆誤認”的角度對于是否侵權的問題給予回答而已，依舊審慎地回避了定牌加工的出口行為是否構成商標使用這一基本問題。但最高院的司法裁判傾向性已經比較明確。
在新商標法實施以后的2015年，最高院再審并裁判了“PRETUL”貼牌加工商標侵權案，并在此案的裁判中，最高院對于何為商標法意義上的使用以及貼牌加工出口的行為是否構成侵權進行了直接的回答，即“在委托加工產品上貼附的標志，既不具有區分所加工商品來源的意義，也不能實現識別該商品來源的功能，故其所貼附的標志不具有商標的屬性，在產品上貼附標志的行為亦不能被認定為商標意義上的使用行為……是否破壞商標的識別功能，是判斷是否構成侵害商標權的基礎。在商標并不能發揮識別作用，并非商標法意義上的商標使用的情況下，判斷是否在相同商品上使用相同的商標，或者判斷在相同商品上使用近似的商標，或者判斷在類似商品上使用相同或者近似的商標是否容易導致混淆，都不具實際意義?！?
綜上，立法機關和最高院均認為商標法意義上的使用應當是通過商標使用的行為在國內市場上發揮識別商品來源的作用。筆者認為，這一認識是基于商標保護的地域性原則、商標的基本功能以及定牌加工的法律性質而對商標使用做出的準確定義，應當在行政和民事案件中被地方行政和司法機關充分尊重、理解和貫徹，以求得法律制度的穩定性和適用的統一性。
二、基于地域性原則和商標的識別功能認識定牌加工的法律性質
筆者注意到“ROADAGE”以及“東風”兩案的高院判決都避免了從文義角度直面新商標法確立的“用于識別商品來源的行為”這一商標使用的規則，反而不約而同地從“國外注冊的正當性”、“定牌加工生產商的合理注意義務”以及“對國內商標權人利益的實質損害”這三方面出發對于定牌加工的侵權性質進行了創造性的判斷。下面筆者就從商標保護的地域性原則和商標的識別功能這一基本價值出發，結合定牌加工的法律性質，對“ROADAGE”以及“東風”兩案的上述判決思路進行評析：
首先，商標保護地域性原則為各國所普遍接受，地域性原則決定了各國的商標保護以其國內法為基礎。因此，浙江高院和江蘇高院在“ROADAGE”以及“東風”兩案中對于定牌加工的委托方在目的地國（“ROADAGE”案為墨西哥，“東風”案為印尼）的商標注冊的正當性和惡意的判斷不合乎商標保護地域性原則，超出了國內法院應該有的管轄范圍，也同時有悖于于基本的國際禮讓原則。
誠然，各國的法律制度完善程度不盡一致，司法裁判水平亦參差不齊，甚至不排除有國內保護主義存在。但是，由于商標保護的地域性原則這一國際規則的存在，國內商標權利人應當強化自己的商標保護意識，盡早在目標市場國家取得注冊保護，同時在遇到侵權問題時窮盡當地的救濟手段。據筆者所知，大量的國內老字號如王致和、桂發祥、狗不理等都通過在國外進行法律訴訟的方式取得了針對商標搶注的勝利。海信的維權行動更是獲得了中國政府的關注，或多或少借用外交途徑最終實現了商標和解。這些問題的遇見和解決應該給了正在走出去的中國企業寶貴的啟示。國內商標權利人應該樹立規則意識，在法律框架下尋求解決問題的辦法，而不是依靠國內行政或司法機關對其商標進行超越制度和規則的“保護”。即便在“東風”案中上柴曾在印尼多次訴訟但最終敗訴，也不能就此得出印尼委托方注冊的惡意性，因為該商標在印尼的注冊是否正當應當由印尼的國內法進行判斷，我國法院不宜對此在國內司法判決中進行指摘。即便在我國，因為注冊在先原則，對于商標是否惡意注冊亦有嚴格的法律要件上的要求，而非常識上的簡單判斷。
其次，何為合理的注意義務？注意義務來源于最高人民法院2009年4月21日發布的《關于當前經濟形勢下知識產權審判服務大局若干問題的意見》，其中指出“妥善處理當前外貿貼牌加工中多發的商標侵權糾紛，對于構成商標侵權的情形，應當結合加工方是否盡到必要的審查注意義務，合理確定侵權責任的承擔。”需要明確的是，上述意見是最高人民法院在2008年世界性的金融危機過后基于當時的國內經濟形勢做出的政策性規范，有著鮮明的時代背景，反映了當時最高院對于定牌加工問題的看法。在該意見發布的五年之后，新商標法出臺實施，立法機關經過數年的探索在商標使用問題上態度逐漸明確，而且最高院也在“PRETUL”案中明示了其對于定牌加工商標使用問題的新看法。因此，地方法院在判決中拘泥于“注意義務”的做法并不符合規則的發展和實踐的變化。
而且，“ROADAGE”案和“東風”案中法院都對定牌加工生產商的注意義務進行了過高的要求，難謂“合理”。首先，國內的定牌加工方并不具備判斷目的地國委托方的商標注冊是否正當的能力，上文提及到即便國內法院也不宜就此做出判斷。此外，定牌加工方作為以出口目的接受產品加工委托的一方也沒有對委托方的商標注冊的正當性進行審查的義務，因為其從事的生產加工服務對于商標的使用只是如最高院裁判中提及的“物理”的貼附行為，其從委托方獲取的只有生產加工費而已，并沒有商標背后的品牌帶來的溢價，該溢價由目的地國委托方在其銷售環節中才實現。據新聞報道，在美國總統奧巴馬就職典禮的晚宴上，我國成都一家制鞋企業代工的高跟女鞋伴隨奧巴馬夫人驚艷亮相，但鞋廠負責人表示其為美國消費者輸送了近80萬雙同款女鞋，最終落入自己口袋的利潤僅為市場銷售價的2%。從中我們可以看到國內定牌加工方在產業鏈中的低端位置。在此情況下對定牌加工方的注意義務做過高的要求不但缺乏法律依據，也是不符合實際的。筆者認為，注意義務應嚴格限制在審查目的地國委托方的商標注冊是否真實有效才是合理的。
最后，對于判決中提到的實質損害，筆者認為難以令人信服。商標的基本價值在于識別商品來源，在定牌加工產品僅供出口的前提下國內商標權利人的商標識別功能并未受到破壞，其國內市場并未受到擠占，遑論損害。至于判決中提到的定牌加工產品在目的地國市場可能造成混淆或者影響國內商標權利人的產品進入目的地國市場的說法，筆者認為這種認識完全違背了商標保護的地域性原則。且不論考慮到其他國家亦有海關保護和民事侵權制度的前提下國內權利人的商品是否能進入目的地國市場進行銷售，國外市場的混淆和侵權問題豈是我國地方法院能夠管轄和評判的嗎？
筆者在此有一問：如果“ROADAGE”案以及“東風”案中最終勝訴的當事方換做是一個在華有商標注冊的外國企業，不知浙江高院和江蘇高院是否還會做出相同的判決？至少從兩案的判決思路來看答案存疑。由于各國法律制度和競爭環境的優劣之差，國內的企業確實有時需要我國政府予以保駕護航，但是政策的考慮必須納入法律的框架才能具備規范的制度力量，為個案所謂的公平去突破法律已經明確的規定將使制度喪失其規范價值，帶來更大的危害。司法和行政機關動輒突破國內法律的限制直接從政策的“高度”去俯視與國外市場相連接的商標使用行為并且從現實主義出發突破法律條文的設定追求所謂個案公平本身就難以實現邏輯上的周嚴。而且說到底，法律適用的政策性應該由立法機關和最高司法裁判機關去確定才是合適的。
三、從多維度看統一認識的合理性和制度價值
法院在認定定牌加工出口行為構成商標侵權的問題上經常引用我國《知識產權海關保護條例》第3條關于“國家禁止侵犯知識產權的貨物進出口”的規定。但需要注意到，與《關于當前經濟形勢下知識產權審判服務大局若干問題的意見》的出臺類似，這一規定制定的背景是隨著我國對全球經濟的參與程度日益加深，仿冒外國名牌大量出口的情況給我國帶來了較壞的國際影響。為了遏制這種行為同時維護我國的國際形象，條例中最終保留了對于出口的限制，因此這一規定可以說是基于國情和現實的政策考慮。事實上，TRIPS 協議只要求成員國（地區）海關在進口環節對有知識產權問題進行扣留，但沒有對出口環節加以規定。
但是，筆者認為法院裁判如果要適用《知識產權海關保護條例》的上述規定需要明確一個邏輯關系。禁止侵犯知識產權的貨物出口表達的含義是因為該貨物本身侵權了所以禁止其出口，而不是因為該貨物出口了所以判定其侵權。所以適用《知識產權海關保護條例》的上述規定不應從出口這一環節可能帶來的所謂對國內商標權利人的利益的損害后果去判定（這一點恰恰是“ROADAGE”案以及“東風”案的審判邏輯中的重要部分），而應從其定牌加工行為本身去認識是否構成商標侵權。這樣就回到了上面筆者基于地域性原則和商標的識別功能對定牌加工的法律性質的分析上了。
筆者認為，海關查扣應該重進口而不是出口，因為進口才牽涉在國內市場破壞國內商標權利人的商標識別功能，擠占其市場和損害其商譽等問題。在出口環節，如果海關扣留了嫌疑貨物但是出口貨物加工方可以提供證據證明其加工行為得到了目的地國商標權利人的授權并提供目的地國商標權利人的權利證明，海關應當對貨物做放行處理。倘若國內商標權利人發現出口貨物加工方生產的貨物并不只用于出口而是同時內銷，其自可以起訴商標侵權從而獲得救濟。這種處理辦法完全可以兼顧政策的需要，給出口貨物加工方設置審查國外委托人的商標權利的注意義務正好滿足了當初《知識產權海關保護條例》設置禁止侵犯知識產權的貨物出口這一規定想要避免我國成為假貨集散地的初衷，因此是合適的。這里的“注意義務”與筆者在上文中論述的商標民事侵權案件中定牌加工出口方的合理注意義務是一致的。
商標三年不使用撤銷案件中也大量面臨著定牌加工是否構成商標使用的問題，而且長期以來爭議頗多，在這類案件中政策考慮因素也廣泛見于商標評審委員會的行政決定和法院的行政判決中，但這種考慮往往因為從現實主義出發而出現不易協調的矛盾。在大量的撤銷案件中，商標評審委員會和法院雖承認出口行為未實現商品在國內市場上流通因此并未發揮識別商品來源的作用，但基于鼓勵對外貿易的政策上的考慮仍然認定定牌加工出口行為構成商標使用從而維持國內商標的注冊。但到了民事侵權案件，當定牌加工出口方的授權來自目的地國而非國內商標權利人時，法院又認為不應過分強調對對外貿易的鼓勵，而是應該堅決維護國內商標注冊權人（在此類民事判決中國內商標注冊權人大多是國內公司或個人，而不是外國在華注冊人）的“商標權利”。但是，不容忽視的事實是不論定牌加工出口方的授權來自目的地國還是國內商標權利人的授權，其定牌加工行為本身以及其法律性質是完全相同的，加之定牌加工的商品是要出口到目的地國進入流通市場，政策的考慮似乎不應當背離式地在兩種不同案件類型上均偏向國內商標權利人。但這正是不從法律制度的規定出發而過多進行政策考慮或者從現實主義出發去追求社會效果的必然結果。
筆者認為，其實這一問題從商標法的規定出發去考慮便可迎刃而解。商標撤銷程序的設計正是為了清理閑置商標，所謂閑置就是該商標沒有在我國市場發揮識別商品來源的商業作用。商標的價值和生命力在于使用，而不在注冊，注冊只是手段。如果不問目的和性質只看商標是否附著于商品出現這一點去判斷商標使用，那么商標的價值和生命力便失去了，商標撤銷制度也完全無法發揮其清理閑置商標的立法目的和制度價值。商標法律制度的設計應當是鼓勵商標在國內市場上發揮識別商品來源的功能（這正是新商標法修訂商標使用的規定的目的），而不是單純地鼓勵和強調注冊。因此，對于商標撤銷案件中的定牌加工使用行為，筆者認為應當與民事侵權案件中的判定標準一致，即都回歸到商標法“用于識別商品來源”這一規定，統一認定為不構成商標法意義上的使用。這樣一來，如果僅為出口目的在國內加工生產商品就不需要進行國內商標注冊，節省本就緊張的商標資源給意圖開發國內市場的企業和個人。同時定牌加工生產方也無需擔心其物理貼附的商標使用行為構成侵權，把商標注冊的責任放在國外委托方身上并盡到合理審查義務即可。這樣的制度設計不僅合乎定牌加工的法律性質，也符合我國目前產業結構的政策需求，更維護了法律規則適用的一致性。
四、結論和建議
何為商標法意義上的使用本身就是商標的地域性原則帶來的問題，因此認清此問題必須從商標保護的地域性出發，結合商標用于識別商品來源的法律規定和內在價值以及定牌加工的法律性質，在商標撤銷、海關查處以及民事侵權等各個程序中保持對法律規則的一致理解和適用，不應放大政策考慮在個案中的地位，片面追求個案的實質公平，破壞商標法律制度的穩定。讓上帝的歸上帝，凱撒的歸凱撒，如果中國的產業結構真到了德國等工業發達國家的程度，政策上有認為有必要把產源識別和侵權認定擴大到出口環節，那屆時再留給立法機關去調整法律吧。商標法的最新修訂剛過去四年有余而已，竊以為目前的法律還是符合中國國情和現實的，理解和適用上還是多些尊重，少些任性。
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