文/集佳知識產權代理有限公司 韓雪

　　【本案要旨】

　　當事人主張享有在先著作權時，應當對著作權歸屬進行舉證。司法實踐中，僅有著作權登記證書（特別是著作權登記時間晚于系爭商標申請日的著作權登記證書）不足以確定著作權歸屬。但人民法院可以結合案件事實及當事人提交的其他涉及著作權的底稿、原件、合法出版物等其他權屬證據，在無相反證據推翻的情況下，對著作權權屬進行推定。

　　【案情介紹】

　　第4731158號“ cromia及圖”商標（下稱系爭商標，如圖）由李朝熙于2005年6月20日向國家工商行政管理總局商標局（下稱商標局）提出注冊申請，2009年5月7日核準注冊，核定使用在第25類“服裝；嬰兒全套衣；游泳衣；足球鞋；鞋；帽子；婚紗；手套(服裝)；領帶；皮帶(服飾用)”等商品上。

　　“cromia及圖” 商標（下稱引證商標，如圖）由意大利拉瓦瑞茲恩佩利特瑞股份有限公司（下稱意大利拉瓦公司）于2004年1月5日創作完成，并于2004年3月率先于意大利公開使用在箱包等產品上。

　　2013年3月22日，意大利拉瓦公司向國家工商行政管理總局商標評審委員會（下稱商評委）對系爭商標提出爭議申請。其主要理由為：系爭商標與申請人享有著作權的作品完全相同，系爭商標侵犯申請人在先著作權，依據《商標法》第三十一條、第四十一條第二款規定，請求撤銷系爭商標的注冊。

　　意大利拉瓦公司提供的主要證據包括：意大利拉瓦公司與設計公司（MEZZO CIELO S.P.A.）于2003年12月12日就作品創作達成的協議書公證認證件、雙方于2012年9月21日簽署的關于原創作品著作權歸屬的協議書公證認證件、意大利拉瓦公司為其作品支付費用的發票公證認證件；基于商標權的保護聲明公證認證件；設計者發表的委托作品所有權聲明及作品說明書；2004-2005年發表申請人“CROMIA”標識的相關時尚雜志；著作權登記證（登記日期為2013年4月27日，晚于系爭商標注冊日期）。

　　商評委作出（2014）商評字第048998號裁定，認為：意大利拉瓦公司與2003年12月12日委托Mezzo Cielo S.p.a.設計《CROMIA》美術作品，意大利拉瓦公司與2004年4月開始陸續向Mezzo Cielo S.p.a.支付費用，且至遲于2004年10月開始在國外相關雜志上將上述作品作為商標進行廣告宣傳，之后又進行了著作權登記，由此可以認定意大利拉瓦公司以委托作品著作權人的身份對《CROMIA》美術作品享有著作權。系爭商標與意大利拉瓦公司所享有著作權的作品已構成實質相同，李朝熙在未經意大利拉瓦公司允許的情況下，將意大利拉瓦公司享有著作權的作品作為商標進行注冊，損害了意大利拉瓦公司的在先著作權，故系爭商標的注冊已構成《商標法》第三十一條所指的損害他人現有的在先著作權至情形。商評委依據《商標法》第三十一條、第四十一條、第四十三條的規定，裁定系爭商標予以撤銷。李朝熙不服上述裁定，提起行政訴訟。

　　【判決】

　　2015年12月1日北京市第一中級人民法院審理認為：著作權也屬于《商標法》第三十一條所稱的在先權利的一種。意大利拉瓦公司于2003年12月12日委托Mezzo Cielo S.p.a.設計《CROMIA》美術作品，意大利拉瓦公司于2004年4月開始陸續向Mezzo Cielo S.p.a.支付費用，且至遲于2004年10月開始在國外相關雜志上將上述作品作為商標進行廣告宣傳，之后又進行了著作權登記，由此可以認定在系爭商標與意大利拉瓦公司所享有著作權的作品已構成實質相同。李朝熙在未經意大利拉瓦公司允許的情況下，將意大利拉瓦公司享有著作權的作品作為商標進行注冊，損害了意大利拉瓦公司的在先著作權。李朝熙的相關主張沒有事實和法律依據。一審判決（（2014）一中知行初字第8004號判決書）維持了商評委第048998號裁定。

　　【案件評析】

　　首先，《商標法》第三十二條（2001年《商標法》第三十一條）規定，申請商標注冊不得損害他人現有的在先權利，也不得以不正當手段搶先注冊他人已經使用并有一定影響的商標。對于該條款前半段的“他人現有的在先權利”大致可歸納為：在先其他知識產權，如著作權、外觀設計專利權、商號權；在先其他民事權利，如姓名權、肖像權、企業名稱權等；其他新型權利，如域名權等。同時，《商標審查及審理標準》規定：未經著作權人的許可，將他人享有著作權的作品申請注冊商標，應認定為對他人在先著作權的侵犯，系爭商標應當不予核準注冊或者予以撤銷。本案的首要焦點問題是怎樣認定當事人主張的在先著作權的權屬。而根據“誰主張，誰舉證”的原則，意大利拉瓦公司在本案中負有提交證據證明其擁有相關美術作品的著作權的責任。

　　第二，2014年《北京市高級人民法院關于商標授權確權行政案件的審理指南》關于在先權利保護問題中第22條規定：商標標識設計底稿、著作權登記證書、商標標志委托設計合同、著作權轉讓合同等，可以作為確定商標標志著作權歸屬的初步證據。第23條規定：僅有商標異議或無效申請后取得的著作權登記證書，不足以證明作品著作權歸屬。因而，僅憑著作權登記證書，特別是著作權登記時間晚于系爭商標申請日的著作權登記證書，很難直接認定著作權人及其作品完成的時間。但是，實踐中對于公開發表的作品，通常被認定可以證明著作權的歸屬。因此，能夠證明申請人對享有著作權的作品早于系爭商標申請日的公開使用的證據材料可以作為前述證明在先著作權的證據材料的補充證據，進一步證明申請人的在先著作權。此外，對于證明在先著作權的其他證據材料，如商標標識設計底稿、商標標志委托設計合同、申請人支付設計公司的付款信息、雙方往來郵件、信函、著作權轉讓合同、公開使用的證據材料等，首先，其完成或發生的時間需要早于系爭商標申請日；其次，其證據材料本身需要為原件、或經公證的復印件，域外證據還需要經過認證證明程序。

　　本案中，雖然意大利拉瓦公司的著作權登記時間晚于系爭商標申請日，但是意大利拉瓦公司同時提交了其他旨在證明著作權歸屬的補充證據材料。首先，意大利拉瓦公司提交了其與設計公司（MEZZO CIELO S.P.A.）于2003年12月12日就作品創作達成的協議書公證認證件；其次，意大利拉瓦公司提交了自2004年10月開始，意大利拉瓦公司為《CROMIA》作品支付費用的發票公證認證件；第三，意大利拉瓦公司提交了2004-2005年發表申請人“CROMIA”標識的相關時尚雜志；第四，意大利拉瓦公司提交了設計者（MEZZO CIELO S.P.A.）發表的委托作品所有權聲明及作品說明書。這些證據材料與著作權登記證書一起，形成了完整的證據鏈。

　　第三，對于系爭商標是否損害了作品著作權的判斷，在實踐中沒有明確的標準，通常以雙方是否構成實質性相似作為判斷標準。本案系爭商標及引證商標均由文字及圖形構成，雙方圖形的設計細節和視覺效果，構成文字和文字字體，圖文的組合方式、整體效果等方面高度近似，已構成前述的實質性相似。

　　最終，在李朝熙未提交相反證據的情況下，法院認定意大利拉瓦公司在系爭商標申請日前已享有對《CROMIA》美術作品的著作權，并且李朝熙在未經意大利拉瓦公司允許的情況下，將意大利拉瓦公司享有著作權的作品作為商標進行注冊，損害了意大利拉瓦公司的在先著作權。

　　值得注意的是，該案中，意大利拉瓦公司對于引證商標沒有在我國的在先商標注冊或申請。且系爭商標指定使用商品與申請人在先使用的商品有一定差異，屬于不同類別的非類似商品。但是從裁定結果可見，法院及商評委突破了商標法意義上的商品類別限制，支持了意大利拉瓦公司的主張。

　　我國的商標制度實行以申請在先原則又稱注冊在先原則的制度。但實踐中，屢屢發生已在先使用、但未被認定為馳名的已注冊及未注冊商標被他人在相同類似或具有一定關聯性的商品或服務上搶先注冊的情況。眾所周知，一個品牌的設計及拓展往往凝聚了品牌所有人極大的精力及經濟的投入。一個成功的品牌承載了其所有人的企業商譽。商標一旦被搶注，品牌所有人不僅很可能因此無法再繼續使用其商標，也可能因為商標相同或高度近似而導致消費者對于商品或服務的來源產生誤認，對品牌所有人的正常商業經營活動造成影響，乃至給品牌所有者的今后其他相關領域的市場開拓造成阻礙。盡管《伯爾尼公約》規定，成員國內不論是否申請了著作權登記，著作權人的著作權都應該受到保護。但是從商標保護的角度出發，仍然鼓勵著作權人當對其著作權予以重視，盡早對標識進行公開性使用，及時對標識進行著作權登記，并作為商標進行注冊，以便獲得商標權和著作權的雙重保護，可以更加充分地保護其合法權益，同時制止惡意注冊和不正當競爭。