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上一期 | 總第919期(2023.05.27-2023.06.02)

美國限制性要求不完全指南

　　文/北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司邢雨辰

　　在美國專利審查過程中，限制性要求（Restriction/Election Requirement，以下簡(jiǎn)稱RR）是一種較為常見的審查意見。該審查意見主要基于法條35 U.S.C 121，其規(guī)定在一個(gè)專利申請(qǐng)要求保護(hù)兩個(gè)或者更多“獨(dú)立且有區(qū)別（independent and distinct）”的發(fā)明時(shí)，美國專利與商標(biāo)局的局長可以要求將該申請(qǐng)限制在這些發(fā)明之一上。進(jìn)一步的要求出現(xiàn)在37 CFR中，例如，37 CFR 1.142a規(guī)定了在上述情況下，審查員在審查意見通知（Office action，以下簡(jiǎn)稱OA）中需要要求申請(qǐng)人選擇一個(gè)發(fā)明并將權(quán)利要求限制在該發(fā)明上。因此，從概念上來看，RR中的“限制性（Restriction/Election）”可以理解為要求申請(qǐng)人選擇一組發(fā)明作為后續(xù)的審查基礎(chǔ)（MPEP 802.02）。

　　1 RR與單一性要求的聯(lián)系

　　從以上規(guī)定來看，RR非常類似于其他國家和地區(qū)（例如中國、歐洲等等）專利審查中的“單一性（Unity）”要求。如果僅考慮RR的目的、基本要求以及在審查中的出現(xiàn)時(shí)間，RR確實(shí)與單一性要求具有不少共同點(diǎn)。具體而言：

　?。?）從目的上來看，RR與單一性要求都是為了減輕審查員在檢索和審查單個(gè)專利申請(qǐng)時(shí)的負(fù)擔(dān)，避免申請(qǐng)人在單個(gè)專利申請(qǐng)中放入多個(gè)關(guān)聯(lián)度較低的發(fā)明，以較低的申請(qǐng)成本占用過多的審查資源。

　　（2）從基本要求上來看，RR與單一性要求都是要求申請(qǐng)人將單個(gè)專利申請(qǐng)的檢索與審查限制在部分發(fā)明（單一發(fā)明或者有明顯聯(lián)系的多個(gè)發(fā)明）上。這一限制允許申請(qǐng)人在多個(gè)發(fā)明之中自主選擇，且未選擇的發(fā)明能夠以分案的形式來獲得檢索、審查和授權(quán)的機(jī)會(huì)。

　?。?）從出現(xiàn)時(shí)間上來看，RR與單一性要求均可以針對(duì)申請(qǐng)人在審查過程中任何時(shí)候提交的權(quán)利要求，既包括實(shí)審前提交的權(quán)利要求也包括在實(shí)審過程中修改的權(quán)利要求。因此，RR與單一性要求均可以出現(xiàn)在任何常規(guī)的OA中。例如，37 CFR 1.142a中規(guī)定了RR通常會(huì)在正式OA之前下發(fā)，但其可以在終局OA（Final OA）之前的任何時(shí)候下發(fā)。

　　2 RR與單一性要求的區(qū)別

　　實(shí)際上，以上三個(gè)主要的相同點(diǎn)只是RR審查的冰山一角，其詳細(xì)要求、判斷邏輯與對(duì)審查的具體影響與單一性要求仍然有天壤之別。由于專利代理師通常對(duì)于單一性要求較為熟悉，以下將從RR與單一性要求的四個(gè)主要的區(qū)別點(diǎn)來對(duì)RR進(jìn)行詳細(xì)介紹。

　　2.1 判斷標(biāo)準(zhǔn)

　　RR和單一性要求的下發(fā)是否合理涉及同一申請(qǐng)中不同發(fā)明之間關(guān)系的判斷，這也是兩者之間最為重要的區(qū)別點(diǎn)。需要注意，在美國的專利申請(qǐng)審查中，RR涉及的判斷標(biāo)準(zhǔn)與申請(qǐng)途徑密切相關(guān)。對(duì)于通過專利合作條約（Patent Cooperation Treaty，PCT）的國家階段在美國遞交的申請(qǐng)，即基于35 U.S.C 371提交的申請(qǐng)，針對(duì)其下發(fā)的RR實(shí)際上是常規(guī)的單一性要求（37 CFR 1.499, MPEP 823, MPEP 1893.03d），即判斷標(biāo)準(zhǔn)與中國、歐洲等國家或地區(qū)的單一性問題一致。因此，本節(jié)以下內(nèi)容所提及的RR特指針對(duì)美國國家申請(qǐng)（即通過35 U.S.C. 111a遞交的申請(qǐng)，例如在美國直接提交的正式申請(qǐng)以及通過by-pass途徑進(jìn)入美國的PCT申請(qǐng)）所下發(fā)的RR，而通過PCT國際階段遞交的美國申請(qǐng)的RR直接參考單一性要求即可，并不在此處RR判斷標(biāo)準(zhǔn)的討論范圍之內(nèi)。

　　單一性問題在各個(gè)國家和地區(qū)通常具有較為簡(jiǎn)單的判斷標(biāo)準(zhǔn)，即不同發(fā)明對(duì)應(yīng)的權(quán)利要求是否具有“涉及一個(gè)或多個(gè)相同或者對(duì)應(yīng)的特定技術(shù)特征”作為其間的技術(shù)性關(guān)聯(lián)，如果存在這種技術(shù)性關(guān)聯(lián)，可以認(rèn)為這些發(fā)明具有單一性。如果不存在這種技術(shù)性關(guān)聯(lián)，即無法在對(duì)應(yīng)權(quán)力要求中尋找到上述“特定技術(shù)特征”，那么審查員就可以針對(duì)這些發(fā)明下發(fā)單一性要求。

　　相比之下，下發(fā)RR的判斷標(biāo)準(zhǔn)要更加復(fù)雜一些，較為的籠統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)可以概括為兩個(gè)方面：首先是同一申請(qǐng)中的不同的發(fā)明之間是“獨(dú)立或者有區(qū)別（independent or distinct）”的，其次對(duì)該申請(qǐng)檢索和審查會(huì)對(duì)審查員造成“嚴(yán)重負(fù)擔(dān)（serious burden）”（MPEP 802.03）。

　　2.1.1獨(dú)立性和區(qū)別性判斷

　　對(duì)RR下發(fā)是否合理的判斷首先需要明確美國專利審查中對(duì)不同發(fā)明之間關(guān)系的幾個(gè)定義，即，發(fā)明之間是否“獨(dú)立（independent）”以及發(fā)明之間是否“有區(qū)別（distinct）”。

　　在美國專利審查中，“獨(dú)立”是指兩個(gè)發(fā)明之間在“設(shè)計(jì)（design）、運(yùn)作（operation）和效果（effect）”上沒有聯(lián)系，例如方法和不能使用該方法的設(shè)備（MPEP 802.01）。與之相對(duì)的，如果兩個(gè)發(fā)明之間在設(shè)計(jì)、運(yùn)作和效果中至少一方面相互關(guān)聯(lián)，那么這兩個(gè)發(fā)明就被認(rèn)為是“相關(guān)（related）”的。從這一概念可以看出，如果兩個(gè)發(fā)明具有相同或者對(duì)應(yīng)的特定技術(shù)特征，那么這兩個(gè)發(fā)明一定在設(shè)計(jì)、運(yùn)作和效果至少一方面上有所關(guān)聯(lián)，這就意味著兩個(gè)發(fā)明具有單一性可以視為兩個(gè)發(fā)明相關(guān)的充分條件。因此在實(shí)踐中，按照單一性要求撰寫的權(quán)利要求通常不會(huì)因?yàn)楠?dú)立性的問題而遇到RR。

　　與獨(dú)立性相比，“有區(qū)別”則是一個(gè)更加寬泛的概念。在美國專利審查中，“有區(qū)別”是指（1）要求保護(hù)的兩個(gè)發(fā)明之前在設(shè)計(jì)、運(yùn)作和效果中至少一方面沒有聯(lián)系，且（2）一個(gè)發(fā)明相對(duì)另一個(gè)發(fā)明滿足新創(chuàng)性要求的，即相對(duì)另一個(gè)發(fā)明是新穎且非顯而易見的（MPEP 802.01）。其中條件（1）顯然可以涵蓋大量的情況，例如兩種裝置在部分制作或者部分使用方法上有所區(qū)別。而條件（2）則是在條件（1）的基礎(chǔ)上進(jìn)行了一定的限制，即兩個(gè)發(fā)明即便有一定的區(qū)別，但如果兩者是本質(zhì)上一致或者是顯而易見的變體，那么依然可以認(rèn)為他們是“無區(qū)別（not distinct）”的。從專利保護(hù)范圍上來看，條件（2）主要是為了避免過于嚴(yán)苛的無區(qū)別標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)致RR產(chǎn)生的分案與母案之間出現(xiàn)重復(fù)授權(quán)的問題，從而使損害申請(qǐng)人的利益。具體來說，被認(rèn)定有區(qū)別的兩個(gè)發(fā)明在分案后被禁止用重復(fù)授權(quán)駁回（MPEP 806.04h），這意味著RR的下發(fā)在一定程度上保護(hù)了分案相對(duì)于母案的新創(chuàng)性。

　　為了進(jìn)一步明確兩個(gè)發(fā)明之間是否有區(qū)別，美國審查實(shí)踐對(duì)幾種較為常見的出現(xiàn)在同一申請(qǐng)中的發(fā)明類型組合提供了更為明確的判斷標(biāo)準(zhǔn)。

　　2.1.1.1 組合/子組合

　　“組合 (combination) ”和“子組合（subcombination）”是不同發(fā)明之間相對(duì)的概念。要求保護(hù)的發(fā)明往往可以視為由多個(gè)元素（element）構(gòu)成的整體。組合 (combination) 可以理解為由子組合或者元素（element）為部件構(gòu)成的整體（MPEP 806.05a）。例如，如果一個(gè)發(fā)明具有三個(gè)元素A、B和C來描述，另一個(gè)發(fā)明具有兩個(gè)元素A和B，那么發(fā)明ABC為組合，發(fā)明AB為子組合。當(dāng)然，此時(shí)發(fā)明BC和發(fā)明AC也可以視為子組合。、

　　在這種類型組合下，比較典型的情況是兩個(gè)發(fā)明是組合與子組合的關(guān)系。此時(shí)，如果（1）組合的可專利性（即新創(chuàng)性）的不需要子組合中的細(xì)節(jié)，且（2）子組合自身或者在另一種組合中能夠具有實(shí)用性，那么就可以認(rèn)為這兩個(gè)發(fā)明是有區(qū)別的（MPEP 806.05c）。

　　例如，組合為ABbr，即包含元素A與元素B較為上位的表述，而子組合為Bsp，即元素B較為下位的表述，則此時(shí)可以認(rèn)為組合的可專利性并不需要Bsp這種下位概念。如果Bsp本身具有實(shí)用性，或者Bsp在另一中組合（例如CBsp）中能夠具有實(shí)用性，那么ABbr和Bsp之間就被認(rèn)為是有區(qū)別的。

　　相對(duì)的，如果組合為ABsp，子組合為Bsp，此時(shí)無法證明組合的可專利性不需要Bsp，因此，ABsp和Bsp之間可以認(rèn)為是無區(qū)別的。但是，如果組合ABbr和組合ABsp同時(shí)存在，ABsp的存在并不能改變ABbr和Bsp之間的關(guān)系，因?yàn)锳Bbr發(fā)明的存在本身就意味著其不需要Bsp這種下位概念。

　　另一種比較典型的情況是兩個(gè)發(fā)明均為子組合。此時(shí)，如果兩個(gè)子組合不能夠被同時(shí)使用，那么顯然二者在設(shè)計(jì)、運(yùn)作和效果中至少一方面無法關(guān)聯(lián)，那么兩個(gè)子組合是有區(qū)別的。如果兩個(gè)子組合能夠被同時(shí)使用，但（1）彼此之間范圍不重疊（即范圍互斥）且并非顯而易見的變體，同時(shí)（2）能夠被分開使用，那么這兩個(gè)子組合通常也會(huì)被認(rèn)為是有區(qū)別的（MPEP 806.05d）。

　　特別需要注意的是，如果此時(shí)與兩個(gè)子組合對(duì)應(yīng)的組合也存在，那么任何一個(gè)子組合本身都意味著組合的可專利性不需要另一個(gè)子組合中的細(xì)節(jié)，那么任何一個(gè)子組合都會(huì)被認(rèn)為與組合有區(qū)別。

　　2.1.1.2 有關(guān)聯(lián)的方法/裝置/產(chǎn)品

　　在這種類型組合下，比較典型的情況是一個(gè)發(fā)明為產(chǎn)品，而另外一個(gè)發(fā)明為該產(chǎn)品的生產(chǎn)裝置、生產(chǎn)方法或者使用方法。此時(shí)，如果（1）產(chǎn)品可以相應(yīng)的通過另一種本質(zhì)不同的裝置來生產(chǎn)、通過另一種本質(zhì)不同的方法來生產(chǎn)、通過另一種本質(zhì)不同的方法得到使用，或者（2）該裝置或者方法可以相應(yīng)的生產(chǎn)或者使用另一種本質(zhì)不同的產(chǎn)品，那么就可以認(rèn)為這兩個(gè)發(fā)明是有區(qū)別的（MPEP 806.05f, g, h）。

　　另一種比較典型的情況是一個(gè)發(fā)明為方法，另一發(fā)明為實(shí)現(xiàn)該方法的裝置。此時(shí)，如果（1）該方法可以通過另一種本質(zhì)不同的裝置來實(shí)現(xiàn)，或者（2）該裝置可以用于實(shí)現(xiàn)另一種本質(zhì)不同的方法，那么就可以認(rèn)為這兩個(gè)發(fā)明是有區(qū)別的（MPEP 806.05e）。

　　由此可見，如果兩個(gè)發(fā)明屬于方法/裝置/產(chǎn)品中不同的類型且相互關(guān)聯(lián)，其無區(qū)別的前提是這兩個(gè)發(fā)明的特征嚴(yán)格的相互對(duì)應(yīng)，一言以蔽之，從一個(gè)發(fā)明中無法推導(dǎo)得到與另一發(fā)明類型相同但范圍不同的發(fā)明。

　　不過，上述情況有一種較為特殊的場(chǎng)景，即產(chǎn)品、產(chǎn)品生產(chǎn)方法和產(chǎn)品使用方法同時(shí)存在。此時(shí)，如果當(dāng)產(chǎn)品和產(chǎn)品生產(chǎn)方法按上述標(biāo)準(zhǔn)無區(qū)別時(shí)，那么當(dāng)產(chǎn)品使用方法相對(duì)產(chǎn)品有區(qū)別時(shí)只需要下發(fā)“產(chǎn)品+生產(chǎn)方法”與使用方法之間的RR，無需針對(duì)生產(chǎn)方法和使用方法之間的區(qū)別進(jìn)行判斷（MPEP 806.05i）。

　　當(dāng)然，更為簡(jiǎn)單的情況是兩個(gè)發(fā)明同屬于方法/裝置/產(chǎn)品，此時(shí)，如果兩個(gè)要求保護(hù)的發(fā)明（a）在范圍上不重合、（b）不屬于顯而易見的變體且（c）無法一起使用或者能夠具有實(shí)質(zhì)不同的設(shè)計(jì)、運(yùn)作或效果，則可以認(rèn)為這兩個(gè)發(fā)明是有區(qū)別的（MPEP 806.05j）。顯然，這里的c相當(dāng)于之前區(qū)別性判斷的條件（1），而a和b相當(dāng)于之前區(qū)別性判斷的條件（2）。

　　2.1.2嚴(yán)重負(fù)擔(dān)判斷

　　與獨(dú)立性和區(qū)別性相比，對(duì)審查員是否造成嚴(yán)重的檢索和審查負(fù)擔(dān)的判斷標(biāo)準(zhǔn)更為明確。具體而言，審查員在下發(fā)RR時(shí)需要指明為何在不進(jìn)行RR時(shí)將會(huì)有嚴(yán)重的檢索和審查負(fù)擔(dān) （MPEP 803, MPEP 808.02）。

　　針對(duì)檢索，嚴(yán)重負(fù)擔(dān)的判斷標(biāo)準(zhǔn)通常包含兩個(gè)發(fā)明具有不同的分類、面臨不同的技術(shù)現(xiàn)狀或者需要在不同領(lǐng)域內(nèi)進(jìn)行檢索。而針對(duì)審查，嚴(yán)重負(fù)擔(dān)的判斷標(biāo)準(zhǔn)通常會(huì)要求審查員解釋其中一個(gè)發(fā)明有很大可能性面臨嚴(yán)重的專利適格性問題（35 U.S.C. 101）或者可實(shí)施性問題（35 U.S.C. 112a），且該問題與另一個(gè)發(fā)明不相關(guān)。

　　2.2 選擇對(duì)象

　　單一性要求的選擇對(duì)象僅限于權(quán)利要求所限定的發(fā)明，同時(shí)其要求的具體形式也是對(duì)權(quán)利要求形成的分組進(jìn)行選擇。

　　對(duì)于RR，雖然其選擇對(duì)象仍然是基于申請(qǐng)要求保護(hù)的發(fā)明，但具體體現(xiàn)形式可以是權(quán)利要求限定的發(fā)明，也可以是在說明書或附圖中體現(xiàn)為實(shí)施例的發(fā)明，后者在被稱為“類型（species）”（MPEP 806.01）。從法條來看，一個(gè)美國國家專利申請(qǐng)不能要求保護(hù)兩個(gè)或者更多獨(dú)立且有區(qū)別的發(fā)明，除非：不同的權(quán)利要求保護(hù)的是一個(gè)發(fā)明的多個(gè)類型，該申請(qǐng)中對(duì)應(yīng)這些類型的總括性權(quán)利要求是可以授權(quán)的，且其他與這些類型的對(duì)應(yīng)的權(quán)利要求均為總括性權(quán)利要求的從屬權(quán)利要求或者均包含總括性權(quán)利要求的所有特征（37 CFR 1.141(a)）。此外，如果一個(gè)發(fā)明包含了超過合理數(shù)量的類型，那么審查員可以首先要求申請(qǐng)人選擇合理數(shù)量的類型然后在考慮是否下發(fā)RR（37 CFR 1.146）。

　　由于在申請(qǐng)中可以為一個(gè)發(fā)明提供不同的實(shí)施例，該發(fā)明可以被稱為“總括性（generic）”發(fā)明，與其對(duì)應(yīng)的權(quán)利要求可以稱為總括性權(quán)利要求，而這些實(shí)施例所對(duì)應(yīng)的發(fā)明則為稱為類型，同時(shí)對(duì)應(yīng)這些實(shí)施例的權(quán)利要求可以被稱為類型性權(quán)利要求。如果一個(gè)類型性權(quán)利要求僅對(duì)應(yīng)一個(gè)實(shí)施例，其可以被稱為類型限定的權(quán)利要求（MPEP 806.04e）。由于一個(gè)總括性發(fā)明可以對(duì)應(yīng)多個(gè)類型，一個(gè)總括性權(quán)利要求也可以關(guān)聯(lián)多個(gè)類型性權(quán)利要求，且總括性權(quán)利要求并不包含類型性權(quán)利要求之外的其他元素，相對(duì)的，類型性權(quán)利要求的保護(hù)范圍為具有總括性權(quán)利要求的所有特征（MPEP 806.04d）。

　　具體而言，屬于總括性發(fā)明的類型可能是獨(dú)立的或者是有區(qū)別的，且這些類型可能會(huì)帶來過重的檢索或者審查負(fù)擔(dān)，那么此時(shí)審查員就可以針對(duì)這些類型下發(fā)RR（MPEP 806.01，MPEP 806.04b）。一種較為典型的情況是不同類型的范圍是互斥的（即，不重合），那么此時(shí)就有符合了獨(dú)立性或者是區(qū)別性的要求（MPEP 806.04f）。

　　因此，在實(shí)際的RR中，審查員有時(shí)不僅要求申請(qǐng)人將申請(qǐng)限制在部分權(quán)利要求所限定的某一個(gè)發(fā)明上，也會(huì)進(jìn)一步要求申請(qǐng)人在多個(gè)對(duì)應(yīng)實(shí)施例的類型中選擇一個(gè)類型。此時(shí)，申請(qǐng)人需要聲明與該類型相符合的權(quán)利要求，以便審查員確定后續(xù)的審查基礎(chǔ)。這種情況下，選擇的結(jié)果雖然最終也表現(xiàn)為一組確定的權(quán)利要求，但選擇直接對(duì)象并非是權(quán)利要求本身，而是申請(qǐng)中的是特定實(shí)施方式。

　　2.3 答復(fù)與后續(xù)審查

　　由于單一性的判斷標(biāo)準(zhǔn)中“特定技術(shù)特征”需要相對(duì)現(xiàn)有技術(shù)具有可專利性（即新穎性和創(chuàng)造性），審查員有時(shí)會(huì)利用現(xiàn)有技術(shù)主張不同發(fā)明之間的共有特征并非特定技術(shù)特征。在實(shí)踐中，通常情況下，由于單一性問題的判斷標(biāo)準(zhǔn)相對(duì)簡(jiǎn)單明確，申請(qǐng)人與審查員之間較少就特定技術(shù)特征的對(duì)應(yīng)或者相同與否產(chǎn)生分歧，主要矛盾往往集中在審查員所使用的現(xiàn)有技術(shù)文件是否能夠?qū)⒐灿刑卣鲝姆翘囟夹g(shù)中排除。由于針對(duì)這一問題所提交的答復(fù)往往也是針對(duì)新穎性和創(chuàng)造性的答復(fù)，此時(shí)的單一性要求在一定程度上和新創(chuàng)性要求有一定重疊，并不會(huì)要求申請(qǐng)人對(duì)權(quán)利要求的范圍進(jìn)行過多額外的調(diào)整。

　　當(dāng)然，如果申請(qǐng)人和審查員之間并不存在分析，申請(qǐng)人也可以為不同的發(fā)明構(gòu)造新的特定技術(shù)特征。不過，如果采用構(gòu)造或者爭(zhēng)辯特定技術(shù)特征而非直接刪除權(quán)項(xiàng)的方式回應(yīng)單一性請(qǐng)求，后續(xù)依然有可能再次面對(duì)因?yàn)楝F(xiàn)有技術(shù)而帶來的單一性請(qǐng)求。

　　相比之下，RR的判斷標(biāo)準(zhǔn)均不涉及現(xiàn)有技術(shù)，所以審查員下發(fā)RR主要基于申請(qǐng)本身的內(nèi)容。相應(yīng)的，申請(qǐng)人和審查員對(duì)RR是否合理的爭(zhēng)議也主要集中在同一申請(qǐng)不同發(fā)明之間獨(dú)立性和區(qū)別性以及獨(dú)立或有區(qū)別的發(fā)明是否會(huì)帶來較重的審查或檢索負(fù)擔(dān)。顯然，與單一性要求相比，RR的獨(dú)立性、區(qū)別性、嚴(yán)重負(fù)擔(dān)的判斷標(biāo)準(zhǔn)更為主觀和模糊，同時(shí)與發(fā)明相對(duì)現(xiàn)有技術(shù)的可專利性關(guān)聯(lián)較小。因此，為了避免對(duì)RR結(jié)論的分歧影響到后續(xù)對(duì)實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的審查，美國專利審查中賦予了審查員對(duì)RR的最終決定權(quán)。

　　具體來說，審查員對(duì)特定發(fā)明首次下發(fā)RR（也被稱為臨時(shí)RR）之后，申請(qǐng)人可以對(duì)審查員在RR中出陳述的理由表示同意或者反對(duì)（37 CFR 1.143），但無論反對(duì)或者同意均需要針對(duì)RR選擇相應(yīng)的發(fā)明或者類型（MPEP 818.01b）。同時(shí)，在反對(duì)時(shí)必須提供反對(duì)的理由，否則會(huì)視為同意（MPEP 818.01a）。如審查員認(rèn)可反對(duì)理由可以撤回臨時(shí)RR（MPEP 821.01），否則其可以在下一次OA中做出維持RR的決定，此時(shí)臨時(shí)RR會(huì)轉(zhuǎn)為最終RR。在最終RR中，審查員會(huì)將申請(qǐng)人選擇的發(fā)明或者類型直接確定為本申請(qǐng)的后續(xù)審查基礎(chǔ)。當(dāng)然，在極少數(shù)情況下，審查員在申請(qǐng)人未進(jìn)行反對(duì)時(shí)會(huì)主動(dòng)撤回RR（MPEP 821.02）。

　　也就是說，在對(duì)RR進(jìn)行答復(fù)時(shí)，申請(qǐng)人對(duì)審查員只有一次提出異議的權(quán)利，且必需提供反對(duì)理由，而審查員能夠自由裁量是否采納申請(qǐng)人的反對(duì)理由。然而，只要申請(qǐng)人給出了反對(duì)理由，其在最終RR之后依然保留有請(qǐng)求美國專利與商標(biāo)局局長對(duì)RR進(jìn)行審查的權(quán)利（37 CFR 1.144, MPEP 818.01b），該請(qǐng)求可以推遲到終局OA之后提交，但提出時(shí)間需要不晚于申訴（appeal）。需要注意的是，請(qǐng)求權(quán)利的前提僅需要申請(qǐng)人對(duì)RR提出具體的反對(duì)意見，而不需要申請(qǐng)人在后續(xù)審查中保留不同發(fā)明/類型之間的總括性權(quán)利要求。也就是說，即便是兩個(gè)類型的總括性權(quán)利要求在審查中被刪除，申請(qǐng)人依然可以請(qǐng)求對(duì)針對(duì)這兩個(gè)類型的最終RR進(jìn)行審查（MPEP 818.01d）。

　　另外需要注意，申請(qǐng)人在答復(fù)RR時(shí)所做出的選擇可以通過直接聲明選擇的發(fā)明/類型，也可以通過刪除未選擇的發(fā)明/類型來間接選擇（MPEP 818.02c,d）

　　2.4 選擇可逆性

　　針對(duì)單一性要求所做出的選擇通常是不可逆的，即未選擇的權(quán)利要求將從申請(qǐng)中刪除，在分案之前無法獲得審查，也無法再次加入到當(dāng)前申請(qǐng)中。

　　相比之下，針對(duì)RR所做出的選擇有一定的可逆性。在RR未被撤銷的情況下，未選擇的發(fā)明/類型所對(duì)應(yīng)的權(quán)利要求會(huì)處于“撤回（withdrawn）”的狀態(tài)（37 CFR 1.142b），在審查過程中，處于該狀態(tài)的權(quán)利要求可以被修改也可以被刪除。此時(shí)，未被刪除的被撤回的權(quán)利要求仍然屬于當(dāng)前申請(qǐng)的一部分，并在當(dāng)前申請(qǐng)獲得授權(quán)時(shí)有機(jī)會(huì)被重新加入到該申請(qǐng)中（MPEP 821.04），即直接處于可授權(quán)狀態(tài)。

　　當(dāng)RR的對(duì)象是屬于相同的類別（例如方法、裝置或者產(chǎn)品）時(shí)，如果一個(gè)被撤回的權(quán)利要求在授權(quán)時(shí)包含至少一個(gè)可授權(quán)權(quán)利要求的所有特征（例如，引用該可授權(quán)權(quán)利要求，或者為該可授權(quán)權(quán)利要求的組合），那么該權(quán)利要求可以被重新加入申請(qǐng)中。

　　比較特殊的情況涉及到針對(duì)產(chǎn)品和相應(yīng)產(chǎn)品制作/使用方法的RR。如果申請(qǐng)人在RR時(shí)選擇了產(chǎn)品，那么當(dāng)產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的權(quán)利要求獲得授權(quán)時(shí)，包含了產(chǎn)品權(quán)利要求所有特征的方法權(quán)利要求可以被重新加入到申請(qǐng)中（MPEP 806.05f,h, MPEP 821.04b）。這種包含可以是將產(chǎn)品權(quán)利要求的特征直接寫在方法權(quán)利要求中，也可以直接在方法權(quán)利要求中引用方法產(chǎn)品權(quán)利要求。

　　從整體上看，與單一性要求相比，RR通過設(shè)置額外的標(biāo)準(zhǔn)和審查流程來進(jìn)一步減輕審查員的檢索和審查負(fù)擔(dān)。不過，雖然RR對(duì)發(fā)明的要求比單一性更加嚴(yán)苛，但因此而未被選擇的權(quán)利要求有一定可能性在授權(quán)時(shí)重新回到申請(qǐng)中，在整體效果上二者可以認(rèn)為殊途同歸。

　　3 權(quán)利要求的構(gòu)建

　　以上基于與單一性要求的不同之處對(duì)RR的特點(diǎn)進(jìn)行了介紹。從以上特點(diǎn)可以看出，雖然相關(guān)規(guī)則允許將未被選擇的部分權(quán)利要求在授權(quán)時(shí)重新加入到申請(qǐng)中，但考慮到實(shí)質(zhì)審查中對(duì)比文件的不確定性，更為穩(wěn)妥的策略依然是在應(yīng)對(duì)RR時(shí)盡可能爭(zhēng)取更廣的審查范圍。因此，無論是在遞交申請(qǐng)、答復(fù)RR還是實(shí)審修改的環(huán)節(jié)，均需要考慮構(gòu)建相關(guān)且無區(qū)別的權(quán)利要求。在構(gòu)建時(shí)，申請(qǐng)人可以特別關(guān)注的幾個(gè)要點(diǎn)。

　　3.1 具有包含關(guān)系的獨(dú)立權(quán)利要求

　　在這種情況下，需要注意不同主體的使用是否是當(dāng)然對(duì)應(yīng)的。例如，權(quán)利要求1為“一種A，其特征在于……”，另一個(gè)權(quán)利要求2為“一種B，其特征在于包括A，……”。在這種情況下，權(quán)利要求1和權(quán)利要求2會(huì)形成子組合與組合之間的關(guān)系，如果A本身可以應(yīng)用于B之外的場(chǎng)景，且說明書中描述了B中除A之外其余部分的細(xì)節(jié)，那么權(quán)利要求1和權(quán)利要求2就會(huì)對(duì)應(yīng)有區(qū)別的類型，從而導(dǎo)致審查員下發(fā)RR。

　　此時(shí)，如果申請(qǐng)人將權(quán)利要求1修改為“一種應(yīng)用/部署于B的A，其特征在于，……”，那么權(quán)利要求1和權(quán)利要求2就無法滿足“子組合能夠單獨(dú)或在其他組合中具有實(shí)用性”這一要求，從而使得權(quán)利要求1和權(quán)利要求2對(duì)應(yīng)無區(qū)別的類型?；蛘?，如果申請(qǐng)人將權(quán)利要求2中除A以外的其他元素刪除，那么權(quán)利要求2的可專利性將依賴于權(quán)利要求1的可專利性，從而使得權(quán)利要求1和權(quán)利要求2對(duì)應(yīng)無區(qū)別的類型。

　　當(dāng)然，在上述示例中，B實(shí)際上包含了A中所有的特征，因此即便是在遇到RR的情況下，申請(qǐng)人依然可以選擇權(quán)利要求1對(duì)應(yīng)的類型并在其授權(quán)時(shí)將權(quán)利要求2重新加入到申請(qǐng)中。

　　3.2 分別涉及不同方法/裝置/產(chǎn)品類別的對(duì)應(yīng)獨(dú)立權(quán)利要求

　　在這種情況下，需要特別注意不同類別的獨(dú)權(quán)是否在特征上是完全對(duì)應(yīng)的。例如，如果在產(chǎn)品權(quán)利要求中有特征“包含第一材料層”，而生產(chǎn)方法權(quán)利要求中對(duì)應(yīng)特征為“沉積第一材料層”，那么二者之間就會(huì)有區(qū)別，因此第一材料層有可能通過沉積之外的其他手段來制備。

　　此時(shí)，如果申請(qǐng)人將方法權(quán)利要求中的特征修改為“形成/提供第一材料層”，那么二者之間的區(qū)別性就可以被消除。

　　當(dāng)然，在上述示例中，“沉積第一材料層”是可以使得最終產(chǎn)品“包含第一材料層”這一特征的（不考慮后續(xù)移除），因此即便是在遇到RR的情況下，申請(qǐng)人依然可以選擇產(chǎn)品權(quán)利要求并在其授權(quán)是將生產(chǎn)方法權(quán)利要求重新加入到申請(qǐng)中。

　　3.3 部分特征重疊的同類主體獨(dú)立權(quán)利要求

　　這種情況通常出現(xiàn)于在技術(shù)交底書階段或者優(yōu)先權(quán)階段通過合案形成的申請(qǐng)，需要特別注意是否存在總括性權(quán)利要求，即僅包含重疊特征的獨(dú)立權(quán)利要求。

　　例如，獨(dú)立權(quán)利要求1的形式為“特征A+特征B+特征C”，獨(dú)立權(quán)利要求2的形式為“特征A+特征B+特征D”，此時(shí)二者范圍不重合，如果特征C和特征D不能視為顯而易見的兩種變體，那么權(quán)利要求1和權(quán)利要求2就對(duì)應(yīng)了有區(qū)別的發(fā)明/類型。

　　此時(shí)，需要構(gòu)建僅包含“特征A+特征B”或者額外包含特征C和D共同的上位特征E的獨(dú)立權(quán)利要求3，來作為權(quán)利要求1和2的總括性發(fā)明，并將權(quán)利要求1和2改寫為權(quán)利要去3的從屬權(quán)利要求。如果審查員針對(duì)權(quán)利要求1和2下發(fā)了RR，那么只需要將權(quán)利要求3置于后續(xù)審查基礎(chǔ)中，就有機(jī)會(huì)在權(quán)利要求3獲得授權(quán)后將未選擇的權(quán)利要求1或者2重新加入到申請(qǐng)中。

　　3.4 多個(gè)對(duì)應(yīng)單一實(shí)施例的從屬權(quán)利要求（即類型限制權(quán)利要求）

　　與上一情況類似，對(duì)于存在大量實(shí)施例的申請(qǐng)，需要對(duì)相似的實(shí)施例進(jìn)行歸納，以得到范圍介于獨(dú)立權(quán)利要求和類型限制權(quán)利要要求的過渡從屬權(quán)利要求，用這些從屬權(quán)利要求來覆蓋盡可能多的實(shí)施例。這樣，即便審查員在RR中要求對(duì)單個(gè)實(shí)施例進(jìn)行選擇，在相應(yīng)的過渡從屬權(quán)利要求授權(quán)后也可以將相近的其他實(shí)施例重新加入到該申請(qǐng)中。

　　4 RR應(yīng)對(duì)策略

　　如前所述，以下從遞交申請(qǐng)、答復(fù)RR和實(shí)審修改三個(gè)環(huán)節(jié)簡(jiǎn)單介紹申請(qǐng)人可以采取的應(yīng)對(duì)策略。

　　4.1 申請(qǐng)遞交

　　申請(qǐng)人確定申請(qǐng)的遞交途徑時(shí)可以將申請(qǐng)中不同發(fā)明之間的關(guān)系作為參考因素。由于通過PCT國家階段遞交和作為美國國家申請(qǐng)直接遞交會(huì)面臨不同的RR規(guī)則，如果申請(qǐng)中包含的發(fā)明/類型按照前述獨(dú)立性和區(qū)別性的判斷標(biāo)準(zhǔn)是相關(guān)且無區(qū)別的，那么申請(qǐng)人可以按照其他音素自由選擇申請(qǐng)途徑；如果申請(qǐng)中所包含的發(fā)明/類型有較大的可能性是獨(dú)立或者是有區(qū)別的，那么申請(qǐng)人可以優(yōu)先考慮通過PCT國家階段遞交的申請(qǐng)途徑，以爭(zhēng)取讓在審查中將更多的內(nèi)容作為審查基礎(chǔ)。

　　當(dāng)然，如果已經(jīng)確定需要按照美國國家申請(qǐng)遞交，申請(qǐng)人可以考慮對(duì)權(quán)利要求進(jìn)行修改以使其盡量符合相關(guān)且無區(qū)別的標(biāo)準(zhǔn)，也就是在申請(qǐng)遞交階段即構(gòu)建較為合理的權(quán)利要求已盡可能規(guī)避RR對(duì)實(shí)質(zhì)審查范圍產(chǎn)生的影響。

　　4.2 RR答復(fù)

　　在對(duì)RR進(jìn)行答復(fù)時(shí)，申請(qǐng)人首先需要檢查審查員下發(fā)RR的理由是否合理，即其是否正確的使用了涉及獨(dú)立性和相關(guān)性的判斷標(biāo)準(zhǔn)，以及相關(guān)發(fā)明是否因?yàn)榉诸?、專利適格性或者支持性等問題存在嚴(yán)重的檢索或者審查負(fù)擔(dān)。在對(duì)合理性進(jìn)行判斷之后，申請(qǐng)人可以據(jù)此確定是否要提出反對(duì)理由。

　　其次，此時(shí)也是申請(qǐng)人對(duì)權(quán)利要求進(jìn)行修改的機(jī)會(huì)。如果申請(qǐng)人認(rèn)為RR分類和分組可能會(huì)導(dǎo)致舍棄較多的審查基礎(chǔ)，可以考慮通過修改權(quán)利要求來盡可能構(gòu)建相關(guān)且無區(qū)別的發(fā)明。在修改之后，申請(qǐng)可以對(duì)RR提出反對(duì)意見，并主張審查員提出RR的理由不再適用修改后的權(quán)利要求。

　　之后，受限于RR的相關(guān)要求，申請(qǐng)人無論是否同意審查員下發(fā)RR的理由，均需要對(duì)RR中的發(fā)明分組/類別進(jìn)行選擇。在選擇時(shí)可以兼顧以下三點(diǎn)：（1）發(fā)明分組/類別的重要性，（2）發(fā)明分組/類別對(duì)應(yīng)的權(quán)利要求數(shù)量以及（3）發(fā)明分組/類別是否含有能夠涵蓋其他分組/類別的總括性發(fā)明。在進(jìn)行選擇時(shí)，重要性較高、對(duì)應(yīng)權(quán)利要求較多、具有總括性發(fā)明的分組/類別通常是較優(yōu)的選擇對(duì)象。

　　然后，申請(qǐng)人需要指明所選擇的發(fā)明分組/類別所對(duì)應(yīng)的權(quán)利要求，此時(shí)，任何符合如下特征的權(quán)利要求均可以被歸為選擇的發(fā)明分組/類別：（1）該權(quán)利要求中沒有特征與審查員對(duì)該發(fā)明分組/類別的描述沖突，且（2）該權(quán)利要求中沒有特征明確的指向未選擇的發(fā)明分組/類別。

　　最后，在答復(fù)時(shí)需要聲明保留未選擇的發(fā)明分組/類別的相關(guān)權(quán)利，比如利用其進(jìn)行后續(xù)分案的權(quán)利、在授權(quán)后重新加入當(dāng)前申請(qǐng)的權(quán)利，等等。

　　4.3 實(shí)審修改

　　在RR之后的實(shí)質(zhì)審查過程中，申請(qǐng)人主要需要注意以下兩點(diǎn)。

　　首先，對(duì)于在RR中未選擇而被撤回的權(quán)利要求，需要與保留的權(quán)利要求進(jìn)行同步修改，已使其盡量符合授權(quán)時(shí)重新加入申請(qǐng)的條件。例如，在修改產(chǎn)品權(quán)利要求的特征時(shí)對(duì)撤回的產(chǎn)品生產(chǎn)方法權(quán)利要求對(duì)應(yīng)的特征進(jìn)行同步修改，以及在修改子組合權(quán)利要求時(shí)對(duì)撤回的組合權(quán)利要求對(duì)應(yīng)的特征進(jìn)行同步修改。

　　其次，在答復(fù)OA時(shí)，如果需要增加新的權(quán)利要求或者在現(xiàn)有權(quán)利要求中補(bǔ)入新的特征，需要注意新權(quán)利要求或者新特征對(duì)應(yīng)的發(fā)明是否屬于未選擇的分組/類別。特別是在加入新權(quán)利要求時(shí)，申請(qǐng)人需要向?qū)彶閱T表明新加入的權(quán)利要求對(duì)應(yīng)選擇的發(fā)明分組/類別。

　　另外，如果申請(qǐng)人在答復(fù)RR時(shí)提出過反對(duì)意見，在實(shí)審中如果所選擇的分組/類別的授權(quán)前景比較渺茫，且未選擇的分組/類別有可專利性較強(qiáng)的權(quán)利要求，那么可以考慮適時(shí)請(qǐng)求美國商標(biāo)專利局對(duì)RR進(jìn)行審查。如果審查后RR被撤回，那么可以在無需分案的情況下獲得更多的審查基礎(chǔ)。

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