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上一期 | 總第913期(2023.04.15-2023.04.21)

美國專利實踐下權利要求項數和多項引用權利要求的判斷

　　文/北京集佳知識產權代理有限公司韓宏星

　　多項引用權利要求（multiple dependent claim）在美國專利實踐下有獨特之處，涉及到權利要求項數和附加費的判斷問題。美國的實踐與中國或其他國家相比存在著差異，如果不注意，可能會引起形式上的問題（35 USC 112(e)）或導致額外的附加官費。

　　從事出口專利案的代理人想必都熟悉USPTO關于新申請附加官費涉及以下主要三種情況：

　　1）超出3項的獨立權利要求；

　　2）權利要求總數超出20項；

　　3）多項引用權利要求（multiple dependent claim）。

　　事實上，在一些情況下，如何判斷權利要求總項數以及是否有多項引用權利要求的存在，并不是一個非常簡單的問題。而對這一問題的認識和理解，可能關系到代理人能否為申請人提供合理的旨在規避附加官費的主動修改建議。

　　本文關注后兩種情況，即關于權利要求總數的計算和多項引用權利要求的判斷。

　　為了便于理解和進一步討論，有必要先了解一下美國關于多項引用權利要求的定義、撰寫形式要求、費用計算方式和審查程序。

　　1.關于multiple dependent claim的定義和理解

　　首先，根據美國專利法細則37 CFR 1.75的定義，“multiple dependent claim”首先是指一種dependent claim，它以擇一方式引用一個以上的在先獨立權利要求或從屬權利要求。

　　需要注意的是對這里的“dependent claim”的含義，不能簡單地理解為“從屬權利要求”，在MPEP的多數語境下，應該理解為“有引用關系的權利要求”。例如，在mpep/s607已經特別提到，“For purposes of determining the fee due the U.S. Patent and Trademark Office, a claim will be treated as dependent if it contains reference to one or more other claims in the application.” 也就是說，出于費用目的，只要對其他權利要求有引用關系，這樣的權利要求就屬于“dependent claim”。因此，即便是對一項獨立權利要求而言，只要它引用了超過一項權利要求，在考慮費用時即屬于“multiple dependent claim”。

　　2.撰寫形式要求

　　a.擇一引用形式

　　根據上述定義，非擇一引用形式是不被允許的。因此，下面例1是允許的，而例2是不被允許的：

　　例1．Claim 3. The device according to claim 3 or 4, further comprising… (√)

　　例2．Claim 3. The device according to claims 3 and 4, further comprising… (×)

　　在例1中，通過連詞or實現擇一方式；當然，還可以表達為以下方式：“according to any one of claims 3 and 4”，

　　“according to any one of claims 3 to 4”，

　　“according to any one of the preceding claims”，等等。

　　b.不允許引用一組以上的權利要求

　　例3．The method according to claim 3, comprising expressing the antibody according to claim 5 in the host cell according to claim 6. (×)

　　例4．A device according to claims 1, 2, 3, or 4, made by a process of claims 5, 6, 7, or 8. (×)

　　例3中同時引用了權利要求5的抗體和權利要求6的宿主細胞，例4中引用了權利要求1/2/3/4的裝置，同時引用了權利要求5/6/7/8的方法。

　　在這些權利要求中，均引用了兩組以上的不同特征，這是不允許的。這里所謂的“組”，應理解為基于權利要求的主題而言。

　　c.不允許作為任何其他多項從屬權利要求的基礎

　　即所謂的不允許“多引多”，這一規定是與中國、歐洲以及韓國等許多其他國家的規定一致的（但請注意日本是允許“多引多”的）。

　　d.不允許引用在后的權利要求

　　引用在后的權利要求同樣是不可接受的，例如：

　　例5．Claim 3. A device as in either claim 6 or claim 8, in which … (×)

　　3．多項引用權利要求的效果

　　根據35 U.S.C. 112，每一項權利要求中通過引用被納入的限定條件或要素必須被分別考慮。因此，多項引用權利要求在法律效果上視同為多個單一引用的權利要求的技術方案的集合。

　　例如，在限制要求（RR）實踐中，引用多個權利要求的每個實施方案以與單個引用權利要求相同的方式均被考慮。因此，多項引用權利要求的技術方案之間可能需要進行限制。此外，多項引用權利要求的某些實施方案可能會被撤回，而其他實施方案則可能根據其實際情況進行考慮。

　　4．多項引用權利要求的費用計算

　　首先需要明確的是，就從屬權利要求而言，在確定附加官費時需要考慮的是是否存在多項引用以及權利要求總數。對于存在多項引用現象和總數超出20項的權利要求，需要計算附加官費。

　　根據MPEP的規定，對于有引用關系的權利要求（無論是單項引用還是多項引用）來說，需要注意以下：

　　(A)在確定單一引用的權利要求（即，不直接或間接引用多項權利要求的）時，應僅考慮所引用權利要求的編號。

　　(B)在確定多項引用權利要求或單一引用權利要中所包含的實施方案（包括對直接或間接引用的多項引用權利要求的引用）時，每個實施方案均應通過其所涉及的權利要求的編號來確定，以最高、必要的程度具體標識每個實施方案。

　　(C)當多項引用權利要求或單一引用權利要中所包括的所有實施方案（包括對直接或間接引用的多項引用權利要求的引用）接收到拒絕理由或意見或要求時，可僅考慮有引用關系的權利要求的數目。

　　為了更直觀地說明上述要求，以MPEP中給出的實例來說明：

　　在上表中給出的權利要求引用關系中，在判斷時每個權利要求的每個方案都必須單獨被對待。對于其中存在的多項引用權利要求（上表中的權利要求4、6和7），當其接到拒絕理由、限制要求或審查員的其他要求或意見時，可僅針對單個權利要求提出。例如，對于權利要求4引用權利要求2的方案、權利要求4引用權利要求3的方案，當遇到反對理由時，可僅在反對理由中針對權利要求4提出。

　　另外，在計算權利要求項數時，上述權利要求的項數為“1+1+1+2+1+3+3”即12項。其中，權利要求4相當于2項權利要求，權利要求6和7各自相當于2項權利要求。值得注意的是權利要求7，其表面上僅引用權利要求6一項權利要求，但由于權利要求6又引用了權利要求2、3和5，因此導致權利要求7在費用計算上是與權利要求6一樣的，均按3項權利要求計算。

　　4.1 PTO/SB/07表的使用

　　USPTO提供了PTO/SB/07表（“多項引用權利要求費用計算表”）來幫助計算多項引用權利要求的費用。該表格由專利申請處理辦公室(OPAP)放置在申請文件中，其中多項引用權利要求是以提交的申請文件作為基礎，或者以答復OPAP要求提交權利要求的通知而提交的文本作為基礎。如果在提交申請時或者為答復OPAP要求提交權利要求的通知而提交的權利要求中并未包含多項引用權利要求，但后來通過修改增加了多項引用權利要求，則TC（技術中心）的工作人員會將表格放入申請文件中。如果申請中有不止一項的多項引用權利要求，則出于費用計算目的，將在PTO/SB/07表中計算獨立權利要求和從屬權利要求的總數，然后將權利要求總數和獨立權利要求數目放在PTO/SB/06表中用于計算最終費用。

　　4.2 費用計算前的形式審核

　　要計算費用，需要確認形式上的多項引用權利要求哪些是符合撰寫要求的（即“適合的多項引用權利要求”），哪些是不符合撰寫要求的（即“不適合的多項從引用權利要求”），然后才可做出判斷并進行標記。

　　(a)適合的多項引用權利要求（符合撰寫要求的）

　　35 USC 41(a)規定，出于計算費用目的，以適合的多項引用形式提出的權利要求不得視為單一的引用的權利要求。因此，多項從屬權利要求被認為具有它所引用的權利要求的數目。任何直接或間接引用多項引用權利要求的適合權利要求也被視為具有其所引用的多項引用權利要求中所引用的權利要求的數目。

　　(b) 不適合的多項引用權利要求（不符合撰寫要求的）

　　如果多項引用權利要求均不是適合的形式，則無需支付37 CFR 1.16(j)下規定的多項引用權利要求費用。但是，如果至少有一項多項引用權利要求是適合的，則需要支付多項引用權利要求費。也就是說，37 CFR 1.16(j)規定的“有”或“無”的問題，只要存在多項引用情況（當然是適合的），則收取固定費用。

　　如果有任何多項引用權利要求是不適合的，則OPAP會指出并標記出這樣的情況（在PTO/SB/07表中“Dep.”項下用“①”標出）。通常，不適合的多項引用權利要求包括非擇一引用、多項引多項等。在計算費用時，這些不符合要求的多項引用權利要求的費用會按僅一項權利要求來計算，這樣可簡化費用計算。

　　此外，任何引用不適合的多項引用權利要求的權利要求也會被認為是不適合的，并被作為一項權利要求來計算費用。

　　下面以MPEP中給出的實例來具體說明費用計算方法：

　　在上面例子中，權利要求1和9是獨立權利要求，權利要求2-3和5-6各自是從屬權利要求，權利要求4引用權利要求2或3，在費用上計算為兩項權利要求；權利要求5-6均直接或間接引用權利要求4，在費用上也各自計算為兩項權利要求；權利要求7和8涉及“多項引用多項”，屬于不符合要求的多項引用權利要求（即前述所謂的“不適合的多項引用權利要求”），因此會被標記為“①”；權利要求10引用了獨立權利要求1或9，因此在費用上按兩項權利要求計算；權利要求11被標記為“①”是因為其非擇一引用的方式（引用“權利要求1和9”，而不是“1或9”）。

　　總之，上述權利要求包括2項獨立權利要求和13項從屬權利要求，共計15項權利要求。從而，獨立權利要求的數目和總權利要求數可隨后被填入PTO/SB/06表并被用于費用計算。

　　根據上述例子可知，在計算權利要求總項數時，一個多項引用的權利要求會按照其中引用的權利要求項數為準。

　　另外，針對上述TC人員標記了“①”的權利要求，實審審查員會被提醒，從而可在后續OA中指出該撰寫形式問題。

　　總之，上述規定和程序做法一個基本思路就是：對于不符合撰寫要求的多項引用（包括非擇一、多引多），USPTO做出標記并暫時按一項計算。這不禁讓人生出疑問：如此做法是否會讓申請人規避本該繳納的附加官費？事實上，這是不會發生的，因為在實審前的程序中，這些不符合撰寫要求的權利要求在邏輯上相當于是被認為不清楚的，已被標記出來，在實審階段審查員會在OA中指出這些問題。申請人在答復時做出修改，須克服所指出的問題，修改后USTPO會重新考慮引修改導致的權利要求項數和多項引用權利要求情況，不會導致申請人逃避附加官費的情況發生。

　　4.3對于有引用關系權利要求的初步處理

　　出于收費目的，對于一項權利要求是否為“有引用關系的權利要求”（注：MPEP中使用的術語“dependent claim”，很多情況下可能不宜將其簡單理解為“從屬權利要求”，也不宜用中文語境下的“從屬權利要求”一詞來對其進行描述。為避免此理解誤區，下文中均采用術語“有引用關系的權利要求”來表述）的初步判斷是由不同于審查員的工作人員做出的。此時，有必要將每一項引用另一項權利要求的權利要求實際視為有引用關系，而不用確定是否確實存在真正的引用關系。

　　然而，最初接受權利要求作為有引用關系的權利要求并不排除審查員隨后認為該權利要求并不是適當的有引用關系的權利要求的可能。也就是說，為收費目的，初步將所有形式上有引用關系的權利要求均暫時按適合的有引用關系權利要求考慮，而不必考慮其是否符合撰寫形式要求。

　　4.4 測試是否是適合的有引用關系的權利要求

　　根據35 U.S.C.112(d)，有引用關系的權利要求應滿足以下條件：

　　(i) 引用在前的權利要求，以及

　　(ii) 對所要求保護主題的進一步具體限定。

　　根據上述規定，要判斷一項權利要求是否是適當的有引用關系的權利要求，它應當包括其所引用的權利要求的每一個特征（限定條件），并對所要求保護的主題做進一步限定。對主題的進一步限定包括兩種方式：增加一個或多個額外要素；和/或對所引權利要求中的一個或多個要素做進一步限定。

　　在這方面，之前的MEPE曾提出了測試一項適合的有引用關系的權利要求（是否包括其所引用的權利要求的全部限定條件）的一種方法是所謂的侵權試驗（infringement test）。類似全面覆蓋原則，如果所檢查的權利要求省略了在先權利要求的任何要素，或者所檢查的權利要求包含了彼此互斥的特征，這些情況下都不可能成為適合的有引用關系的權利要求。

　　例如，如果權利要求1記載了要素A、B和C的組合，則引用了權利要求1且其中C被省略或由D代替的權利要求將不是適當的從屬權利要求，即使它進一步限定了其他元素，因為這樣的權利要求已不再包含所引用的權利要求1的全部限定條件。再比如，在后權利要求雖然聲稱可包含在先權利要求中的全部要素A、B和C，但在后權利要求中要素A和B是互斥的（擇一存在），這種情況下在后權利要求也不可能成為適合的從屬權利要求。

　　另外，有些情況下所檢查的權利要求如果僅能寫成獨立權利要求的形式，而不可能在形式上寫成引用關系的權利要求的形式。例如，兩個權利要求涉及不同的主題。

　　此外，MPEP還規定，有時候一項有引用關系的權利要求在其他方面看都是適合的，但是其可能涉及不同的發明，甚至可能需要單獨的檢索來確定，這種導致單一性方面涉及另外發明的權利要求并不會導致形式上不滿足。例如，權利要求1涉及一種馬庫什式（I）化合物，權利要求5涉及一種對權利要求1的通式（I）中的若干變量做了進一步限定后的式（II）化合物，有可能式（I）相對于式（II）已經有了較大的變化，例如母核結構明顯不同（盡管式（II）仍在式（I）的范圍內），此時審查員可能認為其涉及不同類型的發明，因而導致單一性問題。這種情況下并不認為不滿足權利的撰寫形式要求。

　　特別要注意的是，當獨立權利要求和與其有引用關系的權利要求屬于不同的法定類別時，這一事實本身并不會使后者不適合。舉例來說，如果權利要求1記載了一種特定產品，則涉及以特定方式制造權利要求1產品的方法的權利要求將是適當的有引用關系的權利要求，因為它進一步限定了與制造權利要求1產品的方法有關的特征。類似地，如果權利要求1記載了制造產品的方法，則涉及通過權利要求1的方法制造的產品的權利要求也可以是適當的有引用關系的權利要求。另一方面，如果權利要求1記載了一種制造特定產品的方法，如果該產品可以通過權利要求1中記載的方法以外的方法制造，則涉及權利要求1中的產品的權利要求將不是適當的有引用關系的權利要求，因此它不包括權利要求1的所有限定條件（制造方法）。

　　在審查有引用關系的權利要求時，審查員應確定該權利要求是否符合35 U.S.C.112(d)，它要求所審查的權利要求包含對同一申請中在先權利要求的引用，對所要求保護的主題做進一步限定，并包括在先權利要求的所有限定。如果該權利要求不符合35 U.S.C.112(d)，審查員會拒絕。盡管35 U.S.C.112(d)涉及形式問題，但不符合35 U.S.C.112(d)可使權利要求無法獲得授權。

　　4.5 關于多項引用權利要求（multiple dependent claim）的附加費

　　首先，如前面提到的，這里的“dependent claim”應該理解為“有引用關系的權利要求”。出于費用目的，只要對其他權利要求有引用關系，這樣的權利要求就屬于“dependent claim”。因此，即便是對獨立權利要求而言，只要它引用了超過一項權利要求，仍屬于需要繳納該附加費的情況。

　　為了便于理解USPTO關于從屬權利要求的上述規定，在此筆者通過以下實例進行說明：

　　a.符合MPEP撰寫要求的從屬權利要求可有不同表達方式

　　MPEP并不限制從屬權利要求對在先權利要求引用的表達方式，例如下面這些表達方式都是允許的：

　　The chair of claim 1, wherein …

　　The chair according to claim 1, wherein …

　　A chair as claimed in claim 1, wherein …

　　The chair as in claim 1, in which …

　　而且，建立對在先權利要求引用關系的表述用語也不一定要在權利要求的前序部分，例如前面例3。

　　b.關于引用多項在先權利要求的獨立權利要求

　　例6. A method for producing the anti-TIGIT antibody according to any one of claims 1-4 or the anti-TIGIT/anti-PD-L1 antibody according to any one of claims 5-11, comprising

　　expressing the antibody in the host cell according to claim 16, and

　　isolating the antibody from the host cell.

　　此例本身是獨立權利要求，在計算權利要求項數時本項權利要求會被計算為4+7=11項。因此為節省費用考慮，可能還是有必要建議申請人進行主動修改。

　　例7.

　　28.A pharmaceutical composition, comprising a crystalline form of fluvatinib or a crystalline form of fluvatinib mesylate and a pharmaceutically acceptable adjuvant, wherein the crystalline form is selected from the group consisting of:

　　the crystalline form of fluvatinib according to claim 2,

　　the crystalline form of fluvatinib mesylate according to claim 6, and

　　the crystalline form obtained according to the method of claim 15.

　　29.A method of treating a tumor, comprising administering the composition according to claim 28 to a subject in need thereof.

　　此例在計算權利要求總項數時，權利要求28被視為3項權利要求，權利要求29因其引用權利要求28也被視為3項權利要求。

　　還需要注意的是，除了在申請提交階段外，后續任何主動的修改、答復OA所做的修改（無論修改是否entered ）所導致的權利要求引用關系變化，都將被納入考慮，從而可能導致需要補交權利要求附加費用。

　　另外，對于在答復限制要求（“RR”）之后未選擇的那些權利要求（nonelected或withdrawn），對這些權利要求的后續修改仍在可能需要繳納附加費的考慮內，除非將其刪除。另外，對于答復中刪除的權利要求，之前繳納的費用是不會被退費的。另外，對于提出修改的權利要求，如果修改未被納入考慮（“not entered”），則因此修改而繳納的附加費不會被退費。當然，在計算后續修改中的費用時，未被納入考慮的權利要求不會被納入。

　　參考文獻

　　1.美國專利審查指南MPEP.608.01(n)

　　2.35 USC 112 (d)

　　3.美國申請繳費時從屬權利要求的認定，劉瑾 http://m.xjtcjt.com.cn/html/report/21024633-1.htm