分案申請之中歐比較

2011-03-31

文/集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司武樹辰
　　
　　一、引言
　　分案申請的提出源于專利法對專利申請的單一性要求，專利法意義上的單一性是指一件發(fā)明或者實(shí)用新型專利申請應(yīng)當(dāng)限于一項(xiàng)發(fā)明或者實(shí)用新型，屬于一個(gè)總的發(fā)明構(gòu)思的兩項(xiàng)以上發(fā)明或者實(shí)用新型，可以作為一件申請?zhí)岢觥?br />
　　專利申請應(yīng)當(dāng)符合單一性要求既有技術(shù)上的原因也有經(jīng)濟(jì)上的原因：技術(shù)上的原因是為了便于專利申請的分類、檢索和審查；而經(jīng)濟(jì)上的原因是為了防止申請人只支付一件專利的費(fèi)用而獲得幾項(xiàng)不同的發(fā)明或者實(shí)用新型專利的保護(hù)。

　　在專利申請的審查過程中，如果審查員發(fā)現(xiàn)專利申請存在單一性缺陷，則會發(fā)出審查意見通知書要求申請人進(jìn)行修改，申請人可以應(yīng)審查員的要求提交分案申請，這種情況可以稱為“被動分案”。另外，在審查員未指出單一性缺陷的情況下，申請人也可能由于某些原因而主動提出分案申請，這些原因例如有：申請人發(fā)現(xiàn)專利申請中存在單一性問題，為了節(jié)約審查程序而主動提出；申請人希望基于專利說明書重新撰寫權(quán)利要求，對與原權(quán)利要求不同的方案進(jìn)行保護(hù)等等，這種情況可以稱為“主動分案”。

　　實(shí)踐中，分案申請?zhí)峤坏臅r(shí)機(jī)對于申請人而言往往是至關(guān)重要的，錯過了法律規(guī)定的提交時(shí)機(jī)即意味著申請人喪失了提出分案申請的機(jī)會。因此，筆者希望對歐洲專利組織公布并于2010年4月1日生效的《歐洲專利公約實(shí)施細(xì)則》以及我國于2010年2月1日施行的《專利審查指南》中對于分案申請?zhí)峤坏臅r(shí)機(jī)進(jìn)行介紹和比較，希望借此使廣大申請人對中國和歐洲專利分案申請?zhí)峤坏臅r(shí)機(jī)能夠有一個(gè)全面和深入的了解，并基于此對我國的相關(guān)立法提出一些建議。

　　《歐洲專利公約實(shí)施細(xì)則》（下稱《實(shí)施細(xì)則》）中有關(guān)分案申請?zhí)峤坏臅r(shí)機(jī)的規(guī)定①：
　　
　　1.原則性條件：
　　提交分案申請的時(shí)間應(yīng)當(dāng)滿足下述條件：1、擬進(jìn)行分案的申請(即原申請)應(yīng)當(dāng)處于審查未決期，并且；2、以下兩項(xiàng)期限中至少有一項(xiàng)還未屆滿：《實(shí)施細(xì)則》36(1)(a)規(guī)定的“自愿分案”(即主動分案)期及《實(shí)施細(xì)則》36(1)(b)規(guī)定的“強(qiáng)制分案”期。

　　2.“較早申請”及“最初申請”
　　《實(shí)施細(xì)則》36(1)中所及“較早申請”(earlier application)，是指分案申請最直接依據(jù)的原申請，該定義不同于同樣出現(xiàn)在《實(shí)施細(xì)則》36(1)中的“最初申請”(earliest application)，“最初申請”是指分案申請直接或間接依據(jù)的最原始的申請。對于第一次分案申請而言，這兩種定義指向同一申請。

　　3.“自愿分案”
　　“自愿分案”是指按照《實(shí)施細(xì)則》36(1)(a)規(guī)定，申請人可在收到EPO 對最初申請的第一次審查意見通知書后的24 個(gè)月內(nèi)，對未結(jié)案的“較早申請”提交分案申請。對最初申請的檢索意見通知書不視為第一次審查意見通知書，因此不構(gòu)成期限的開始。但若申請人在收到EPO 根據(jù)《實(shí)施細(xì)則》70(2)發(fā)出的審查意見通知書時(shí)放棄申請權(quán)利，則EPO 不對該申請出具檢索意見，但根據(jù)《實(shí)施細(xì)則》71(1)和(2)出具審查意見通知書。該審查意見通知書可構(gòu)成此期限的開始。

　　4．“強(qiáng)制分案”
　　“強(qiáng)制分案”是指根據(jù)《實(shí)施細(xì)則》36(1)(b)規(guī)定，申請人可在收到EPO 對最初申請不符合《歐洲專利公約》第82 條有關(guān)發(fā)明單一性規(guī)定發(fā)出的異議通知后的24 個(gè)月內(nèi)，對未結(jié)案的“較早申請”提出分案申請，且異議通知書中指出的缺乏發(fā)明單一性的缺陷為首次提出。審查部在后續(xù)發(fā)出的對同一發(fā)明單一性缺陷問題予以確定的通知書不構(gòu)成另一強(qiáng)制分案期限的開始。只有對不同發(fā)明單一性缺陷問題發(fā)出的通知書可構(gòu)成新的強(qiáng)制分案期限。此外，在對申請人進(jìn)行電話討論或約見過程中首次提出發(fā)明單一性缺陷問題，則進(jìn)行電話討論或約見會晤的日期均可構(gòu)成強(qiáng)制分案申請的期限開始。此外，審查部根據(jù)《實(shí)施細(xì)則》137(5)發(fā)出的通知以及指出缺乏發(fā)明單一性的檢索意見通知書不構(gòu)成強(qiáng)制分案期限的開始。但若申請人在收到EPO 根據(jù)《實(shí)施細(xì)則》70(2)發(fā)出的審查意見通知書時(shí)放棄申請權(quán)利，則EPO 不對該申請出具檢索意見，但根據(jù)《實(shí)施細(xì)則》71(1)和(2)出具審查意見通知書，該通知書可構(gòu)成“強(qiáng)制分案”期限的開始。

　　三、《專利審查指南》②中有關(guān)分案申請?zhí)峤坏臅r(shí)機(jī)的規(guī)定：
　　1.原則性規(guī)定：
　　申請人最遲應(yīng)當(dāng)在收到專利局對原申請作出授予專利權(quán)通知書之日起兩個(gè)月期限屆滿之前提出分案申請（專利法實(shí)施細(xì)則第42 條規(guī)定）。也就是說，自專利申請日起至辦理登記手續(xù)通知書中規(guī)定的期限屆滿之前，可以提出分案申請。上述期限屆滿后，或者原申請已被駁回，或者原申請已撤回，或者原申請被視為撤回且未被恢復(fù)權(quán)利的，一般不得再提出分案申請。

　　2.原申請、分案申請及再次提出的分案申請（未明確規(guī)定）：
　　原申請是指最初提交的專利申請，分案申請是指直接依據(jù)原申請?zhí)岢龅姆职干暾垼俅翁岢龅姆职干暾埵侵敢罁?jù)分案申請又提出的分案申請。

　　3.原申請被駁回的例外情況：
　　對于審查員已發(fā)出駁回決定的原申請，自申請人收到駁回決定之日起三個(gè)月內(nèi)，不論申請人是否提出復(fù)審請求，均可以提出分案申請；在提出復(fù)審請求以后以及對復(fù)審決定不服提起行政訴訟期間，申請人也可以提出分案申請。

　　4.針對分案申請的再次分案申請：

　　4．1一般情況：
　　對于已提出過分案申請，申請人需要針對該分案申請?jiān)俅翁岢龇职干暾埖模俅翁岢龅姆职干暾埖倪f交時(shí)間仍應(yīng)當(dāng)根據(jù)原申請審核。再次分案的遞交日不符合上述規(guī)定的，不得分案。

　　4.2 例外情況：
　　因分案申請存在單一性的缺陷，申請人按照審查員的審查意見再次提出分案申請的情況除外。對于此種除外情況，申請人再次提出分案申請的同時(shí)，應(yīng)當(dāng)提交審查員發(fā)出的指明了單一性缺陷的審查意見通知書或者分案通知書的復(fù)印件。未提交符合規(guī)定的審查意見通知書或者分案通知書的復(fù)印件的，不能按照除外情況處理。

　　四、分案申請?zhí)峤粫r(shí)機(jī)之中歐比較及立法建議
　　通過對中國和歐洲有關(guān)分案申請?zhí)峤粫r(shí)機(jī)的規(guī)定的比較可知，歐洲是借助具體的時(shí)間長度來界定能否提交分案申請的界限，而中國則是通過原申請是否結(jié)案及是否依審查員的要求來界定能否提交分案申請的界限。相比之下，個(gè)人認(rèn)為我國的規(guī)定更為靈活，但也有可能產(chǎn)生分案申請距最初申請時(shí)間過長的問題。

　　然而，由于目前我國專利審查周期已較以前大大縮短，因此，分案申請距離最初申請時(shí)間過長的情況發(fā)生的概率已經(jīng)大大降低。我國目前有關(guān)分案申請?zhí)峤粫r(shí)機(jī)的規(guī)定相對而言更適合我國的國情。但是還存在一些規(guī)定不夠具體和明確的情況：

　　例如，《專利審查指南》中規(guī)定：“上述期限屆滿后，或者原申請已被駁回，或者原申請已撤回，或者原申請被視為撤回且未被恢復(fù)權(quán)利的，一般不得再提出分案申請。”。然而，根據(jù)指南的精神，實(shí)際上在原申請被駁回后，很多情況下都是可以提出分案的，只要駁回決定未生效即可。因此，建議將上述規(guī)定改為：“上述期限屆滿后，或者原申請已被駁回且駁回決定已生效，或者原申請已撤回，或者原申請被視為撤回且未被恢復(fù)權(quán)利的，一般不得再提出分案申請。”

　　另外，對于駁回以后的各行政及司法程序，可以具體地對能夠提交分案申請的情況進(jìn)行說明：例如，對于審查員已經(jīng)作出駁回決定的原申請，自申請人收到駁回決定之日起3 個(gè)月內(nèi)，不論申請人是否提出復(fù)審請求，均可以針對該原申請?zhí)岢龇职干暾垼辉卺槍υ暾執(zhí)岢鰪?fù)審請求以后以及對復(fù)審決定不服提起行政訴訟期間，申請人可以針對該原申請?zhí)岢龇职干暾垼粡?fù)審決定撤銷駁回決定的，可以提出分案申請；復(fù)審決定維持駁回決定的，自申請人收到復(fù)審決定之日起3 個(gè)月內(nèi)，不論申請人是否起訴，均可以提出分案申請；人民法院撤銷專利復(fù)審委員會作出的復(fù)審決定的，可以提出分案申請；一審法院維持專利復(fù)審委員會作出的復(fù)審決定的，申請人在收到行政判決之日起15 日內(nèi)，不論是否上訴，均可提出分案申請；申請人上訴后，在收到人民法院維持專利復(fù)審委員會作出的復(fù)審決定的二審行政判決書之前，均可以提出分案申請。

　　此外，為了給申請人更明確的指引，在《專利審查指南》中還可以對涉及分案申請的各種類型的申請進(jìn)行定義：

　　例如，原申請是指最初提交的專利申請；分案申請是指直接依據(jù)原申請?zhí)岢龅姆职干暾垼辉俅翁岢龅姆职干暾埵侵敢罁?jù)分案申請又提出的分案申請（之后的可以順序編號為第三次等，但非常少見）。

　　基于以上定義，《專利審查指南》中還可以對能夠提交分案申請的時(shí)機(jī)給出原則性的規(guī)定，以利于申請人理解：

　　提交分案申請的時(shí)機(jī)應(yīng)當(dāng)滿足下述條件：1.原申請?zhí)幱趯＠麑彶槲礇Q期（包含收到授予專利權(quán)通知書之日起兩個(gè)月內(nèi)，駁回決定未生效，處于視撤恢復(fù)期內(nèi)）的既可以主動提出分案申請，也可以依審查員的要求提出分案申請；2.原申請?zhí)幱趯＠麑彶橐褯Q期，且分案申請?zhí)幱谖礇Q期的，僅能夠基于審查員的要求再次提出分案申請。

　　①《歐專局公布有關(guān)分案申請的具體規(guī)定》任曉玲國家知識產(chǎn)權(quán)局網(wǎng)站 2009 年9 月11 日
　　②《專利審查指南》2010 年版知識產(chǎn)權(quán)出版社

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