文/北京市集佳律師事務所  武樹辰　

摘要：隨著我國知識產權戰略的推進以及各類主體運用知識產權能力的提高，我國國內當事人對專利實施許可的備案也越來越重視，申請備案的也越來越多。本文旨在通過對我國與其他國家關于專利許可登記或備案的相關規定進行對比分析，從延長時間期限、強化登記效力、設立“開放許可”規定三方面給出一點思考或建議，以助于專利實施許可合同備案程序的完善和優化。

　　關鍵詞：專利實施 許可 備案 登記

　　一、引言

　　專利實施許可合同備案是指國務院專利行政部門對當事人已經締結并生效的專利實施許可合同加以留存，并對外公開的行為。 根據專利法實施細則第十四條和《專利實施許可合同備案辦法》（國家知識產權局第62號局令）第五條的規定，專利實施許可合同中的當事人應當在合同生效之日起3個月內向國務院專利行政部門備案。隨著我國知識產權戰略的推進以及公眾知識產權意識和能力的提高，各類主體之間專利權許可的發生越來越頻繁，我國國內當事人對專利實施許可的備案也越來越重視，申請備案的越來越多，以2008年至2011年的統計數據為例，中國專利許可備案數量分別為12176件、18201件、18541件、21845件，可以看出專利實施許可合同備案數量穩步增長。

　　由于專利權屬于無形資產，其無法像有形財產一樣被“占有”，專利權的實施許可也無法像有形財產的出租一樣容易被當事人和公眾知悉，因此專利法實施細則要求專利實施許可合同進行備案并予以公告，以明確許可雙方的權利義務，避免爭議[1]。許可合同備案即有利于專利行政管理部門了解專利許可方面的動態信息，為其管理提供信息支持，同時也有利于社會公眾全面掌握專利許可方面的信息，了解被許可專利權的法律狀態，使社會公眾的合法權益得到有效保護。專利實施許可合同備案在切實保護專利權、規范專利實施許可行為、避免專利糾紛的發生、促進專利實施等方面具有重要的作用。

　　筆者結合中外關于專利許可登記的有關法律規定，對專利實施許可合同登記制度加以研析，以期為我國專利實施許可合同備案程序的進一步完善和優化提供參考。

　　二、我國與其他國家相關規定的比較分析

　　一些國家知識產權制度起步較早，對專利實施許可比較重視，在專利實施許可登記方面具有比較詳細的規定，借他山之石可以攻玉，雖然適合其他國家或地區的許可登記制度不一定適合中國的國情，但對繼續完善我國的專利實施許可備案制度具有一定的參考或借鑒意義。與我國的相關規定類似，絕大部分國家對于專利或注冊式外觀設計的許可，都需要登記或備案，而且有關許可登記的具體程序或要求一般由總統令（例如韓國等）或政府法規給出具體規定。

　　（一）申請許可登記或作出許可登記的時間

　　關于申請登記的時間要求，我國和大部分有許可登記要求的國家基本相同，根據我國的《專利實施許可合同備案辦法》：當事人應當自專利實施許可合同生效之日起3個月內辦理備案手續（第五條）。另外，我國在《專利實施許可合同備案辦法》第十一條對于給予備案決定的時間進行了明確的規定：國務院專利行政部門自收到備案申請之日起7個工作日內進行審查并決定是否予以備案。而在其他一些發展中國家，對于申請登記或者作出備案決定的時間與我國的有所不同，印度專利法規定，當事人自簽訂實施許可協議后6個月內申請登記，或者在負責人同意的情況下，在文件簽署之日起12個月內申請登記。巴西工業產權法要求國家工業產權局對有關許可合同登記申請的決定在申請登記之日起30日內作出。

　　可以看出，我國給出的申請許可備案及作出許可備案決定的時間期限比較短，隨著我國專利技術產業化水平的日益提高，我國單位和個人運用專利權的意識和能力將不斷增強，國務院專利行政部門在收到備案申請之日起7個工作日內進行審核并作出是否備案決定的工作就會面臨比較大的壓力。

　?。ǘυS可條款或有關文件保密的規定

　　在一些發展中國家，法律明確規定了，有關局關于申請登記的專利實施許可協議中的一些條款具有保密義務或應當事人的要求承擔保密責任。例如：

　　印度專利法規定，對于在專利局提交的所有協議、許可證以及其他影響專利權文件或者以規定方式鑒別許可的任何文件，以及規定的與該事項相關的其他這種文件，均應當以規定方式向負責人提交副本。但是，在專利許可的情形下，如果專利權人或者被許可人請求，負責人應當采取措施確保許可條款除根據法院命令外未曾向任何人披露。

　　菲律賓知識產權法規定，知識產權局應當將與發明、專利或者專利申請有關的權利、利益的移轉的記錄、協議和其他材料，以知識產權局正式表格的形式記錄并保存。當事人應當遞交原始文件與簽名的復印件，其內容應當保密。如果原件無法提供，應當提供經正式鑒定的副本。記錄后，知識產權局應當保留副本，將原件或者經正式鑒定的副本歸還給提供方，并在知識產權局公報上公布登記通知。

　　馬來西亞1983年專利法規定，專利實施許可合同以書面形式訂立，并由合同雙方或者其代表簽署。合同雙方訂立的許可合同，可以直接向登記主任匯報，并在登記簿中記錄。如果合同雙方以書面形式提出要求并交納規定費用，登記主任將在登記簿中記錄雙方希望登記的合同中的有關事項，除非合同雙方要求不向外透露合同中的信息。

　　而在發達國家，基本沒有關于專利實施許可合同保密的規定，可能會給備案帶來一定影響。例如，日本專利局在去年計劃改善專利許可注冊系統，以鼓勵大家對專利實施許可合同進行注冊，保護專利使用許可合同，但是還是有一部分公司不愿意對許可合同進行登記或者注冊，一些許可人表示，他們不進行許可合同的注冊是因為擔憂，如果向專利局提交注冊，那么許可使用費以及許可人的專利技術等信息就會被公開。

　　在我國，《專利實施許可合同備案辦法》第八條規定了申請專利實施許可合同備案應當提交的文件，其中包括“專利實施許可合同”，雖然在專利法等法律法規中沒有對許可條款或合同內容保密給出明確的文字規定，但根據《專利實施許可合同備案辦法》第十四條的有關規定“專利實施許可合同備案的有關內容由國家知識產權局在專利登記簿上登記，并在專利公報上公告以下內容：許可人、被許可人、主分類號、專利號、申請日、授權公告日、實施許可的種類和期限、備案日期”，可以看出我們國家是不公開許可合同的內容或涉及財務、技術等信息的許可條款的，客觀上承擔了對許可合同或重要的許可條款保密的責任。

　?。ㄈ＠麑嵤┰S可合同備案或登記的效力

　　目前，世界各國及地區對專利實施許可合同登記的法律效力的規定不盡相同。不少國家在專利許可中均有關于專利許可使用權登記的法律效力規定，使得因專利實施許可合同所引起的專利使用權的權利變動不僅以一定的方式表現出來，而且被賦予法律上的對抗效力。

　　1、美、日、歐等發達國家或地區的相關規定

　　美國專利法第261條規定：專利具有動產的特性。專利申請、專利或者其中的任何利益，在法律上均可以依書面文件予以轉讓。任何轉讓、財產贈與或者財產轉移證書，如果不在完成之日以后3個月內或者在以后的購買或抵押之日以前在專利商標局登記，則無須通知，對以后的有價值對價的購買人或者受抵押人是無效的。

　　日本在關于許可登記的制度中，將專利許可使用權分為獨占許可使用權和普通許可使用權，對于專利許可所引起的權利變動，均規定了登記公示的法律效果。對于獨占許可使用權的設定，未向日本特許廳登記，不發生效力;對于普通許可使用權，在向日本特許廳登記后，可以對抗在后的第三人。

　　歐共體理事會條例規定，對于注冊式共同體設計而言，只有在注冊簿登記后，授予或者轉讓類似許可這樣的權利的法律行為才能夠在所有成員國具有對抗第三人的效力。但是，該行為在其被登記之前，對那些在該行為之后獲得共同體設計的權利但獲得該權利之日已經知道該行為的第三人具有效力。

　　韓國專利法對獨占許可登記和非獨占許可登記的效力分別進行了規定。關于獨占許可，如果未進行登記，則對獨占許可的授予、轉移(繼承或者其他概括繼承除外)、變更、終止或者限制等有關專利程序無效。關于非獨占許可，經登記的非獨占許可才具有對抗隨后獲得專利權或者獨占許可的任何人的效力，而且非獨占許可的轉讓、變更、終止或者處分的限制，除非登記，否則不能有效對抗第三人。

　　瑞士聯邦發明專利法第34條規定，專利申請人或者專利權人可以給予第三方使用其發明的權利，即發給許可證。未記載于專利登記簿中的許可證不能對抗善意得到相關專利權者。

　　英國專利法規定，在后許可證經登記后可對抗在先未經登記的許可證，許可未登記的，不能被法院認作享有專利或注冊外觀設計的所有權、共有權或其他權益的證據。

　　法國專利法規定，專利權的轉讓和許可，為能對抗第三人，應當在全國工業產權局管理的專利登記薄上登記。

　　2、巴西、印度等發展中國家的相關規定。

　　巴西工業產權法規定，專利權人或者申請人可以簽訂專利實施許可合同。專利權人可以授予被許可人采取措施保護專利的全部權利。許可合同必須在巴西國家工業產權局登記后才對第三人產生效力。

　　印度法律規定，專利或注冊外觀設計許可未登記的，不能被法院認作享有專利或注冊外觀設計的所有權、共有權或其他權益的證據。

　　馬來西亞工業設計法規定，任何人通過許可、轉讓或者其他法律行為獲得注冊工業品外觀設計或者工業品外觀設計注冊申請的權利，可以按照規定方式向登記主任申請將該許可、轉讓以及其他法律行為記載在登記簿中。注冊工業品外觀設計的許可、轉讓或者其他法律行為只有記載在登記簿中才有對抗第三人的效力。

　　印度尼西亞專利法第72條規定，許可協議未在知識產權總署進行登記時，該許可協議對第三方沒有法律效力。印度尼西亞工業品外觀設計法第35條規定，未在工業品外觀設計登記簿上登記的許可協議不能對任何第三方產生任何法律效果。

　　海灣阿拉伯國家合作委員會專利法規定，專利權人可以許可他人實施發明，許可應當采取書面形式，由雙方簽字，并經合作委員會某一成員國的官方機構鑒定。許可合同未在專利局登記或者未繳納登記請求費以及許可合同登記費，不得對抗第三人。

　　3、比較分析

　　在我國，法律對專利實施許可合同只要求備案，對備案的法律效力沒有規定，專利許可合同備案與否并不影響合同效力，也不影響專利權的有效性和受到的保護。備案只是國家對專利許可行為的一種管理方式，是國家知識產權局為保護專利權、規范交易行為、促進專利實施而對專利實施許可進行管理的一種行政手段[2]。雖然根據《最高人民法院關于對訴前停止侵犯專利權行為適用法律問題的若干規定》中的有關規定“獨占實施許可或者排他實施許可的被許可人作為利害關系人可以根據專利法的規定單獨向人民法院提出訴前責令被申請人停止侵犯專利權行為的申請。但是利害關系人應當提供有關專利實施許可合同及其在國務院專利行政部門備案的證明材料，未經備案的應當提交專利權人的證明，或者證明其享有權利的其他證據。” [3]，備案具有一定的作用，但是備案并非被許可人提出訴前責令停止侵權申請的前提或必要條件，如果沒有提供備案的證明材料，有其他證據證明其享有專利權的也可以。

　　從各國或地區的相關規定可以看出，不僅美國、日本、歐洲、韓國等發達國家關于專利許可引起的權利變動采用了登記對抗制，而且印度、巴西等發展中國家在專利許可登記中也采用了登記對抗主義，并在專利法等相關法律中規定了登記的法律效力，即未登記不能對抗第三人。這種對專利許可使用權登記的法律效力的明確規定，使得許可登記即具有合同信息的備案功能又具有權利公示功能[4]。比較而言，我國對專利許可登記的法律效力沒有明確規定，專利實施許可合同備案屬于典型的備案式登記，這種備案式登記缺乏權利變動宣示的功能，容易造成專利許可使用權之間的權利沖突，給司法實踐帶來問題。

　　（四）關于“開放許可”或“當然許可”的規定

　　有些國家在專利許可制度中，采取一種比較靈活的方式進行專利實施許可及登記，而且對于這種方式在年費繳納上給予一定比例的減免，我們一般將這種類型的許可稱為“開放許可”或“當然許可”。具體是指：專利申請人或者專利登記簿上記載的專利權人以書面聲明的方式告知專利局，其愿意許可任何人實施其專利并將許可條件告知專利局，專利局將開放許可的相關信息予以登記并在公報上刊登。一般情況下，有相關規定的專利局對作出此種聲明的專利權人的專利年費進行一定比例的減免，而且，大部分國家規定，專利權人在一定期限內未接到任何請求實施其專利的通知的，可以向專利局遞交撤回許可的書面聲明。專利權人應當在撤回許可聲明后規定時間內，補交自有關開放許可信息公布之日已經歷期間的專利年費，并在以后繳納全額費用。但是，波蘭對此要求比較嚴格，其工業產權法明確規定，專利權持有人向專利局提交授權任何人實施發明的許可聲明不可撤銷或者改變。

　　1、部分發達國家的相關規定

　　德國專利法第23條規定，專利申請人或者專利權人以書面聲明的方式告知專利局，其愿意許可任何人通過支付合理的補償費實施其專利的，在專利局收到該聲明后，尚未繳納的年費減少一半。該聲明應當記載在專利登記簿并刊登在專利公報上。專利權人未接到任何請求實施其專利的通知的，可以隨時向專利局遞交撤回許可的書面聲明。該撤回于通知遞交時生效。專利權人應當在撤回許可聲明后一個月內，繳納被減免的年費。專利登記簿上記載已對專利權授予獨占許可的，或者已向專利局申請登記獨占許可的，不得接收上述聲明。

　　英國專利法第46條規定，在授予專利后的任何時間，該專利權人皆可向專利局局長請求登記，使作為權利的專利許可產生影響。做了這種關于專利的登記的：在登記后的任何時候，任何人均有權按協議條件取得專利許可，沒有協議時專利局局長在專利權人或許可請求人提出請求下，可規定條件；在登記前取得此項專利許可的人提出請求時，專利局局長可命令將此項許可改變為上述條件的權利許可。在登記日后的專利年費，應是登記前應付費用的一半。

　　波蘭工業產權法第80條規定，專利權持有人可以向專利局提交授權任何人實施發明的許可聲明。該聲明不可撤銷或者改變并應當在專利登記簿中登記。提交開放許可聲明后，專利維持費應當減半。開放許可應當是全面許可，且不具有排他性；使用費不應當超過被許可人每年實施發明所得利潤扣除開銷后的10%。開放許可應當通過以下方式獲得：締結許可合同;未經談判或者談判達成協議前實施發明的，被許可人應當在開始實施發明一個月內以書面形式通知許可人。

　　2、俄羅斯、巴西等發展中國家的相關規定

　　俄羅斯聯邦專利法第1368條規定，專利權人可向聯邦知識產權執行權力機構提交有關向任何人授予利用發明、實用新型或工業品外觀設計的權利的請求。此種情況下，自聯邦知識產權執行權力機構公布開放許可有關信息當年的次年開始，專利年費降低50%。專利權人應當將向任何人提供的發明、實用新型或工業品外觀設計利用權的許可條件告知聯邦知識產權執行權力機構，該機構依專利權人將開放許可的相關信息予以公布。專利權人必須與表示愿意利用所述發明、實用新型或工業品外觀設計的人以普通許可的條件簽訂許可合同。如果專利權人自開放許可信息公布之日起2年內未收到有關以其請求書為條件簽訂許可合同的書面提議，在2年期屆滿時，專利權人可向聯邦知識產權執行權力機構提交撤回其開放許可請求的請求書。

　　巴西工業產權法第64條規定，專利持有人可以以實施為目的向國家工業產權局提出發放當然許可的要約。國家工業產權局應當公布上述要約。已給予獨占自愿許可的專利不得作為當然許可的對象。

　　泰國1979年專利法第45條規定，任何專利權人均可以按照部門規章規定的規則和程序向局長申請在登記簿上登錄，表明其他任何人均可以獲得專利許可 。局長可以在登錄以后的任何時候，按照申請人和專利權人達成的條件、限制和許可使用費授予申請人許可。如果申請人和專利權人未在局長指定的期限內達成一致，局長應當以其認為適當的條件、限制和許可使用費授予申請人許可。任一當事人均可以在自收到局長根據前款規定作出的授予許可的決定之日起三十日內向委員會上訴。委員會的決定為終局決定。按照規定在登記簿上登錄后，專利年費應當根據部門規章的規定予以減少，至少減至沒有登錄時應繳年費的一半。

　　馬來西亞1983年專利法第42條規定，許可人可以根據部長制定的規定，向登記主任申請在登記簿中記錄專利許可，向任何人授予專利許可。在登記簿中記載之后，任何人都可以通過登記主任向許可人申請許可。合同雙方訂立的許可合同，可以直接向登記主任匯報，并在登記簿中記錄。如果許可合同終止，合同雙方將通知登記主任，登記主任將在登記簿中記錄合同的終止這一事實。許可人可以向登記主任申請取消上述記錄。

　　3、比較分析

　　可以看出，少數發達國家有關于開放許可或當然許可的類似規定，其中波蘭對當然許可的規定比較嚴格，專利權持有人一旦提出則不得撤銷或者改變，而大部分發達國家沒有相關規定。由于美國等發達國家科技、教育、文化非常發達，因此，對于作為商品的專利而言，基本上沒有稀缺性，在國內市場上總能購買到必要的專利，也就是說可替代的技術供給是充足的，市場競爭是充分的。同時，美國基于對市場經濟和人的經濟屬性的確信，不會認為有人面對潛在的經濟利益而將自己的財產束之高閣。而且，美國人篤信自由市場原理且對政府定價不信任[5]，基于這種背景和對權利人利益的嚴格尊重，美國在專利許可制度中，沒有設置當然許可或開放許可制度，充分體現了自由市場理論。這和發展中國家創新技術缺乏以及專利技術轉化不暢的情況是有所不同的，因此，有些發展中國家，例如俄羅斯、巴西、泰國、馬來西亞，在專利法中設定了開放許可制度并在權利人提出請求的情況下幫助權利人設定許可條件，鼓勵和促進創新技術的市場化。

　　在我國，專利法及相關法律法規沒有當然許可或開放許可的規定。推進專利技術轉化并實現產業化，是知識產權價值鏈中不可或缺的重要一環，我國目前已經面臨個人專利實施轉化難的問題，如果到2015年每萬人口發明專利擁有量3.3的指標[6]實現時，個人專利實施轉化難的問題更會凸顯，一邊是大部分發明人的專利躺著無人問津、發明成果轉化率低、無法實現產業化，一邊是企業渴盼專利技術。如果政府部門為專利技術供需雙方提供包括開放許可設立及登記等更多的信息平臺，不僅可以鼓勵專利權人進行專利實施許可，而且可以使企業以及其他人了解更多專利運用的信息，從而可以有效地刺激市場自由競爭，推進專利技術轉化并實現產業化。

　　三、相關建議

　　通過對我國與其他國家或地區在專利許可合同登記法律規定方面的比較研究，筆者對完善我國的專利實施許可合同登記制度提出一些思考或建議。

　?。ㄒ唬┭娱L作出專利實施許可合同備案決定的時間

　　隨著我國專利申請量的大幅度增加以及我國單位和個人知識產權運用能力的逐步提升，專利實施許可合同備案數量必然會隨之增加，國務院專利行政部門會收到大量的專利許可備案申請。為此，建議我國對目前的作出備案與否決定的時間“自收到備案申請之日起7個工作日”適當延長，以適應日趨增加的專利實施許可合同備案數量。

　?。ǘ┵x予專利實施許可合同登記法律上的效力

　　隨著我國市場經濟的發展，專利許可使用權的交易頻繁發生，交易規模不斷擴大，交易范圍不斷擴展，專利許可使用已經成為專利利用的常用形式。與此同時，專利許可使用權的交易安全問題也日益突出，現實的經濟生活對法律保護專利許可使用權的交易安全提供了更高的要求。

　　為此，建議我國借鑒其他國家對專利許可合同引起的權利變動登記規定，在專利許可制度中納入登記對抗主義，賦予專利實施許可合同備案的法律效力，以有效地保護專利權、避免專利糾紛的發生。例如，可以在現有的法律或者司法解釋中對專利實施許可登記的效力給出進一步規定“專利權人可以與他人簽訂專利實施許可合同。對于獨占實施許可，未在國家知識產權局備案的，獨占許可使用權的設立不發生效力；對于非獨占實施許可，只有在國家知識產權局備案后才有對抗第三人的效力。”

　?。ㄈ┰趯＠S可制度中增加有關“開放許可”的規定

　　專利實施許可是專利權人實現其發明創造的經濟價值和市場價值的主要手段之一，也是促進專利技術推廣應用的重要方式。為了進一步落實《國家知識產權戰略綱要》中明確提出的“促進自主創新成果的知識產權化、商品化、產業化，引導企業采取知識產權轉讓、許可、質押等方式實現知識產權的市場價值”，需要充分發揮專利實施許可合同備案這種為了促進專利轉化而對專利實施許可進行管理的行政手段。

　　為此，建議我國在現有的專利許可備案制度中加入有關“開放許可”或“當然許可”的規定，為專利權人和公眾搭建專利轉化或推廣應用平臺，進一步促進專利權的實施和有效運用。也就是說，專利權人可以向國務院專利行政部門提交有關向任何人授予利用發明、實用新型或工業品外觀設計的權利的請求。專利權人在提出請求的同時可以將向任何人提供的發明、實用新型或工業品外觀設計使用權的許可條件告知國務院專利行政部門，或者在專利權人或許可請求人提出請求的情況下，由國務院專利行政部門規定適當的條件、限制和許可使用費，國務院專利行政部門將開放許可的相關信息予以公布。在專利權人接到根據公布的條件請求實施其專利的通知后，專利權人必須與表示愿意利用所述發明、實用新型或工業品外觀設計的人以普通許可的條件簽訂許可合同。（作者單位：北京集佳知識產權代理有限公司）

　　參考文獻：

　　[1]“合同備案更便利更完善”，《經濟日報》，2011年8月3日。

　　[2] 高新技術企業認定專利實施許可合同備案須知 [EB/OL][2012-02-01].http://china.findlaw.cn/falvchangshi/zhuanli/zhuanlibeian/zlxkba/17854.html.

　　[3] 最高人民法院關于對訴前停止侵犯專利權行為適用法律問題的若干規定。

　　[4] 關于專利許可合同登記制度 [EB/OL][2012-02-01]. http://wenku.baidu.com/view/56d5ccd176a20029bd642d52.html.

　　[5] 張志成，美國知識產權法律、制度與運行的協調 [EB/OL][2012-02-01]. http://www.lawtime.cn/info/shangbiao/shangbiaofalunwen/20111014/102037.html.

　　[6] 中華人民共和國國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要。