文/集佳知識產權代理有限公司 黃熊



　　創造性作為專利申請審查的核心條款，常將大部分專利申請擋在授權大門之外。盡管從根本而言，專利申請的創造性高低取決于技術內容本身而不在于采用的表現手法，然而，專利申請的撰寫狀況對專利申請的創造性也具有重要影響，進而對授權前景產生作用。下面從創造性概念的性質出發，探討有利于提升專利申請創造性的方法。



　　一、創造性概念的性質



　　根據專利法及審查指南的規定，專利申請的創造性是指與現有技術相比，具有（突出的）實質性特點和（顯著的）進步，其中“突出的實質性特點”是指對所屬技術領域的技術人員而言，發明創造相對于現有技術是非顯而易見的。從該創造性的定義可明確其具有如下三個特性，充分理解這三個特性有利于在撰寫申請文件時盡可能地提高專利申請的創造性。



　　1、相對性。根據創造性概念可知，創造性高低是與“現有技術”比較的結果，“現有技術”在實務中體現為檢索的對比文件。依據不同的對比文件審查相同的專利申請，創造性的結論可能截然不同。理論上，由于“現有技術”為申請日之前公開的技術，專利申請的創造性當具有客觀高度，但如果作為參考基準的對比文件的技術領域偏離遠、技術特征公開少且數量不多，則可抬升專利申請的創造性高度，相反，對比文件的技術領域接近、技術特征公開多且數量較多，則將壓縮專利申請的創造性高度。由此可見，專利申請的創造性高低依據不同的參照基準其結果不同，具有相對性的特點。



　　2、主觀性。如前所言，專利申請的創造性本應具有客觀高度，但不可避免摻入主觀因素，主要體現為：①檢索主觀性：創造性依據對比文件審查，而在檢索對比文件的過程中，數據庫的選擇、檢索要素的挖掘、檢索表達式的編輯、檢索結果的篩選等均受個人主觀影響，不同的審查員針對相同的專利申請得到的對比文件在數量、范圍、與專利申請的相似度等方面可能不同；②審查主觀性：創造性審查的主體為假象的“本領域所屬技術人員”，但審查員并不生活于“真空”，均會自然不自然地以自身具有的知識能力結構為出發點，對專利申請做出主觀性的個體評價；③流轉主觀性，專利申請來源于發明人、創生于代理人、評價于審查員，囿于語言本身的局限和個體的自身差異，發明人以交底書提供給代理人的發明創造可能已一定程度的失真，代理人經過加工提供給審查員的發明創造可能進一步失真，審查員與代理人進行書面溝通中可能再度出現失真，這些在專利申請流轉的各階段產生的與“真實”發明創造性的差異難以避免。由此可見，專利申請的創造性高低依據不同的個體（包括發明人、代理人、審查員）其結果不同，具有主觀性的特點。



　　3、動態性。創造性的審查過程是對專利申請的實質性特點和進步性進行衡量的過程，該過程不是簡單的“對錯”判斷，而是一個持續變動過程：隨著審查員對背景技術理解的深入、對比文件檢索范圍的縮小、申請人（代理人）對技術方案的修改或闡述的明朗化，專利申請的創造性高低將可能發生變化，初判認為具有創造性的專利申請，最終定論可能沒有創造性，或者相反。由此可見，專利申請的創造性是因時而變的動態概念，具有動態性的特點。



　　二、提高創造性的若干方法



　　上述三大特性決定了專利申請的創造性具有“可拯救”的品性，通過實務過程中有針對性地采取措施可以一定程度上提高專利申請文件的創造性。



　　1、反檢索



　　檢索是對專利申請進行全面審查之前的必要步驟，檢索到的對比文件的數量以及與專利申請的相似程度將極大地影響專利申請的創造性高低。“反檢索”的目的在于增加對比文件與專利申請的差異度。該措施主要表現為：



　　（1）以檢索依據而言，檢索時通常從專利申請的發明名稱、發明主題以及獨立權利要求中提煉檢索要素。因此，撰寫申請文件時應當盡可能在這些內容中不顯露出專利申請的“發明點”，而將發明點放置在從屬權利要求之中，或者說明書，甚至說明書的附圖之中。



　　例1：申請人提供的發明名稱為“一種基于停車判缸結果的電控柴油機無凸輪軸信號啟動的方法”，該方法相對于現有技術的不同點在于利用“停車判缸結果”實現柴油機啟動，撰寫時應當在發明名稱中略去諸如“停車判缸結果”、“電控”、“無凸輪軸信號”等便于檢索的“最接近對比文件”的關鍵詞，將發明名稱定為“一種柴油機的啟動方法”。



　　（2）以檢索領域而言，檢索時通常按照本領域、相近相關領域和在技術問題啟示下的其他領域的順序檢索，從前一領域檢索的結果之中未找到滿足要求的對比文件時才逐次過渡到后一領域。因此，撰寫申請文件時可在專利申請的“背景技術”或“技術領域”部分中使用“模糊領域”或“大領域”的描述，“模糊領域”在于避免主動提供領域指向，為檢索到所謂的“本領域的對比文件”增加難度；“大領域”在于使檢索到的文獻的數量眾多，增加從中篩選出“相似度高”的對比文件的難度。以前述例1而言，在背景技術或技術領域撰寫時，可使具有關鍵詞作用的“停車判缸結果”不以完整的專業術語形式出現，而將其內容通過具體語言描述出來，使“領域模糊化”，檢索時必須對這些描繪進行概括后才能檢索，由此增加了檢索到本領域對比文件的難度。此外，在技術領域中還可將技術領域描述為“柴油機”領域而非“電控柴油機”領域，這種“大領域”將使檢索到的文獻數量變多，進而增加了篩選難度。



　　（3）以檢索頻次而言，檢索時通常重“首次檢索”、輕“補充檢索”。因此，撰寫專利申請時應當盡可能地將發明點隱藏得深一些，比如放到從屬權利要求3之后，即便因答復審查意見的需要，通常經過兩次從權提升（將從屬權利要求2提升到獨立權利要求1形成新的獨立權利要求、將原從屬權利要求3提升到新的獨立權利要求1）足以克服審查員在首次檢索時指出的獨立權利要求存在的創造性缺陷。



　　2、延長邏輯鏈或粗邏輯



　　專利申請創造性的審查為文本審查、事后審查，審查員會將申請人詳細描述的由技術現象引出技術問題的邏輯、由技術問題導出技術方案的邏輯、由技術方案推出技術效果的邏輯認為理所當然，從而容易降低專利申請的創造性。因此，在便于理解基礎上，有必要：



　　（1）對“邏輯”進行細化，延長邏輯鏈，使所屬技術領域人員不能輕易得到技術方案。比如，通常的邏輯為A（技術現象）→B（技術缺陷）→C（技術問題），延長邏輯鏈時可細化B，將其分解為B1、B2、B3，這樣邏輯鏈即變成A→B1→B2→B3→C。



　　（2）采用粗邏輯或跳躍邏輯，即不用詳細描述技術現象如何產生技術問題、技術方案如何推演出技術效果的邏輯。這種方式與上述方式相反。比如，通常的邏輯為A→B→C，則在描述基本清楚的情況下，將邏輯鏈變為A→C。



　　上述兩種方式通常適用于發明創造本身較為簡單、僅通過閱讀背景技術部分的內容即可在“頭腦”中構建出解決方案的情形。



　　3、突出發現問題的困難



　　基于事后審查的原因，發明創造在審查過程中容易被看得過于簡單，但在現實過程中，做出一件具有突出實質性特點和顯著進步的發明創造通常具有較高難度，這一難度可能在于技術方案本身較難提出，也可能在于技術問題的發現具有難度。為增加專利申請的創造性高度，有必要在申請文件中，用較多筆墨強調發現技術問題的不易，這可以從如下三個方面進行說明：（1）一般人員通常不認為存在專利申請的技術問題。（2）一般人員通常情況下會忽略專利申請的技術問題。（3）一般人員沒有提出專利申請的技術問題的環境或前提條件。這種措施不僅需要從發明人處挖掘出技術內容本身，而且還應當請求發明人介紹與完成發明創造相關的事項，以及完成發明創造過程中遇到的困難、別人之所以不能解決的原因等素材。



　　4、突出現有的技術偏見



　　技術偏見反映的是現有技術中存在的普遍技術傾向，這種傾向阻礙人們在其他方面尋求解決技術問題的可能答案。專利申請如果“反其道而行之”，同樣能解決技術問題，取得的技術效果等同或好于先前的效果，那么這種“逆向思維”體現出申請人不同于本領域技術人員的思維特點，由此提出的方案具有較高的創造性。因此，可以在申請文件中強調兩方面的內容：



　　（1）現有技術存在的特定的技術偏見。申請文件中當明確記載技術偏見成立必須滿足的兩個條件：“技術偏見”這種認識在本領域具有普遍性，不具普遍性不能稱為技術偏見；“技術偏見”這種認識偏離客觀事實，沒有偏離客觀事實稱為技術局限而非偏見。



　　（2）專利申請如何克服該特定的技術偏見。



　　5、突出意料不到的技術效果



　　盡管某些技術方案本身與現有技術相比差別不大，但細微的差別如果導致技術效果由“量”到“質”的飛躍，或者“量”的變化超出事先預期，則這種效果是有必要記載在申請文件中的意料不到的技術效果，專利申請通過記載這類的技術效果可以較大程度地提升其創造性高度。



　　例2：一件發明名稱為“一種構建詞典的方法”的專利申請，其通過抽取網頁中的翻譯對來建立在線詞典，其抽取方式包括三種：按照預定模式在網頁中抽取翻譯對、抽取網頁中的雙語詞句列表、抽取網頁中的中外文交替段落。審查員認為第一種抽取模式已被對比文件公開，第二、三種抽取方式屬于常用技術手段。然而，申請人發現，通過第一種模式僅能抽取到全部翻譯對中的27%，而通過后兩種模式可以將抽取到的翻譯對提高到90%以上，這種效果是非線性的、不可預期的效果，屬于意料不到的技術效果，本專利申請當具有較高的創造性高度。



　　以上簡要探討了在專利申請撰寫時提高創造性的幾種方法，但必須再次強調的是，專利申請是否能夠通過創造性的審查，最終取決于技術內容本身，上述提高創造性的方法的作用在于“錦上添花”，而不是“雪中送炭”。發明人、IPR等知識產權工作人員當腳踏實地，花大力氣搞好發明創造，萬不可舍其“本”，逐其“末”。