PPH程序中權(quán)利要求的充分對(duì)應(yīng)性

2013-07-10

文/集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司潘煒

　　到目前為止，中國已經(jīng)與多國簽署了PPH（專利審查高速路）協(xié)議。通過PPH程序請(qǐng)求中國國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局加速審查的專利申請(qǐng)也在逐年增加。然而，很大一部分申請(qǐng)由于不能滿足PPH程序中要求的權(quán)利要求的充分對(duì)應(yīng)性而被駁回。很多申請(qǐng)人甚至一些代理人對(duì)此都頗感困惑。為此，筆者希望在此以國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局編寫的《在中日專利審查高速路（PPH）試點(diǎn)項(xiàng)目下向中國國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局（SIPO）提出PPH請(qǐng)求的流程》（下文中簡稱為《PPH請(qǐng)求流程》）為例并且參考筆者與審查員的討論和溝通結(jié)果將該問題進(jìn)行些許總結(jié)。

　　首先，應(yīng)當(dāng)明確的是，PPH請(qǐng)求審批決定通知書（予以加快審查或不予以加快審查）是由國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局的初審即流程管理部的審查員做出的。這也就意味著，在此階段，審查員在審查權(quán)利要求之間是否具有充分對(duì)應(yīng)性時(shí)會(huì)更多地考慮形式方面的要件，如對(duì)應(yīng)申請(qǐng)和本申請(qǐng)的權(quán)利要求之間的文字限定的內(nèi)容之間是否具有充分對(duì)應(yīng)性，而更少地或很少結(jié)合說明書以及附圖的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容來判斷二者之間的充分對(duì)應(yīng)性。

　　其次，根據(jù)《PPH請(qǐng)求流程》中的規(guī)定，考慮到由于翻譯和權(quán)利要求格式造成的差異，如果SIPO申請(qǐng)的權(quán)利要求（下文簡稱為“CN權(quán)利要求”）與JPO申請(qǐng)的權(quán)利要求（下文簡稱為“JP權(quán)利要求”）有著同樣或相似的范圍，或者SIPO申請(qǐng)的權(quán)利要求范圍比JPO申請(qǐng)的權(quán)利要求范圍小，那么，權(quán)利要求被認(rèn)為是“充分對(duì)應(yīng)”。換言之，對(duì)于一項(xiàng)權(quán)利要求而言，只要CN權(quán)利要求的范圍≤JP權(quán)利要求的范圍，那么就可以認(rèn)為二者是充分對(duì)應(yīng)的。而且，為了通過PPH獲得審查，CN申請(qǐng)中的每一項(xiàng)權(quán)利要求都應(yīng)當(dāng)與JP申請(qǐng)的可授權(quán)權(quán)利要求具有充分對(duì)應(yīng)性。在實(shí)踐中，當(dāng)一件專利申請(qǐng)包括多項(xiàng)權(quán)利要求時(shí)，會(huì)出現(xiàn)如下一些情況：

　　a）CN權(quán)利要求X的范圍與JP權(quán)利要求X或Y的范圍完全相同（即使由于語言翻譯的原因而導(dǎo)致CN權(quán)利要求與JP權(quán)利要求的文字表述不同，例如長句與短句的區(qū)別，修飾語或限定的位置不同等，也被認(rèn)為是完全相同），此時(shí)二者是充分對(duì)應(yīng)的；

　　b）CN權(quán)利要求X的范圍與JP權(quán)利要求X或Y的范圍不完全相同（例如技術(shù)術(shù)語本身有區(qū)別，如JP權(quán)利要求中使用“通孔”、“被安裝部”，而在CN權(quán)利要求中使用“孔”、“第一安裝部”），即使代理人在《權(quán)利要求對(duì)應(yīng)表》中解釋了上述技術(shù)術(shù)語的對(duì)應(yīng)關(guān)系以及結(jié)合整個(gè)權(quán)利要求中的其他限定可以得出二者限定了相同的范圍，由于審查員并不會(huì)深入地判斷二者實(shí)質(zhì)性方面的范圍是否相同，所以往往會(huì)給出二者不具有充分對(duì)應(yīng)性的結(jié)論；

　　c）CN權(quán)利要求X的范圍小于JP權(quán)利要求X或Y的范圍，根據(jù)《PPH請(qǐng)求流程》中的規(guī)定，當(dāng)JP權(quán)利要求修改為被說明書（說明書正文和/或權(quán)利要求）支持的附加技術(shù)特征所進(jìn)一步限定時(shí)，權(quán)利要求的范圍變小。例如，CN權(quán)利要求X可以在JP權(quán)利要求X或Y的基礎(chǔ)上通過增加本申請(qǐng)的說明書正文和/或權(quán)利要求書中的具體的技術(shù)特征來進(jìn)一步限定，由此使得該CN權(quán)利要求X限定的范圍變小。此時(shí)，審查員會(huì)認(rèn)為二者具有充分對(duì)應(yīng)性；

　　d）CN權(quán)利要求X的類型與JP權(quán)利要求X或Y的類型不同，此時(shí)，審查員會(huì)認(rèn)為二者不具有充分對(duì)應(yīng)性；

　　e）CN權(quán)利要求的數(shù)目少于JP權(quán)利要求的數(shù)目，例如JP申請(qǐng)中包括權(quán)利要求X，而CN申請(qǐng)中不包括該權(quán)利要求，這種情況是允許的；

　　d）CN權(quán)利要求的數(shù)目大于JP權(quán)利要求的數(shù)目，例如CN權(quán)利要求X沒有包括在JP權(quán)利要求中，這分為如下兩種情況：

　　d1）如果CN權(quán)利要求X（例如從屬權(quán)利要求3）是在JP權(quán)利要求Y（例如獨(dú)立權(quán)利要求1或在先的另一從屬權(quán)利要求2）的基礎(chǔ)上引入了說明書中記載的特征，則可以認(rèn)為二者具有充分對(duì)應(yīng)性；

　　d2）如果CN權(quán)利要求X（例如從屬權(quán)利要求3）是在JP權(quán)利要求Y（例如獨(dú)立權(quán)利要求1或在先的另一從屬權(quán)利要求2）的基礎(chǔ)上引入了從說明書中記載的內(nèi)容總結(jié)、概括、推導(dǎo)出的特征，則認(rèn)為二者不具有充分對(duì)應(yīng)性；

　　在上述d1情況中，特別要注意的是此處的“記載”與專利法第三十三條中的“記載”的含義不同，后者可以包括原說明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容和根據(jù)原說明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容以及說明書附圖能直接地、毫無疑義地確定的內(nèi)容，而前者則僅包括原說明書文字記載的內(nèi)容。特別是，由于初審審查員不進(jìn)行實(shí)質(zhì)性的判斷而僅從文字上判斷，因此代理人必須在《權(quán)利要求對(duì)應(yīng)表》中詳細(xì)地列出該CN權(quán)利要求X的特征在說明書中的具體位置（應(yīng)該精確到頁、段、行）。

　　e）CN權(quán)利要求X的引用關(guān)系與JP權(quán)利要求X的引用關(guān)系不同，這也分為如下兩種情況：

　　e1）如果JP權(quán)利要求X（例如權(quán)利要求5）引用在先的權(quán)利要求1-4中任一項(xiàng)，而CN權(quán)利要求X的引用范圍更小，例如僅引用在先的權(quán)利要求1-3中任一項(xiàng)或僅引用權(quán)利要求1，則可以認(rèn)為二者具有充分對(duì)應(yīng)性；

　　e2）如果JP權(quán)利要求X（例如權(quán)利要求5）僅引用在先的權(quán)利要求1，而CN權(quán)利要求X的引用范圍更大，例如僅引用在先的權(quán)利要求1-4中任一項(xiàng)，則必須在《權(quán)利要求對(duì)應(yīng)表》中分別說明CN權(quán)利要求X在引用各個(gè)在先權(quán)利要求時(shí)的對(duì)應(yīng)性，例如當(dāng)CN權(quán)利要求X引用在先權(quán)利要求1時(shí)，CN權(quán)利要求X和JP權(quán)利要求X二者完全相同；當(dāng)CN權(quán)利要求X引用在先權(quán)利要求2（假設(shè)在先權(quán)利要求2引用在先權(quán)利要求1）時(shí)，CN權(quán)利要求X為在JP權(quán)利要求1和X的基礎(chǔ)上引入了說明書中記載的與CN權(quán)利要求2相同的特征（此時(shí)說明書中記載的特征應(yīng)該與CN權(quán)利要求2的特征相同，判斷標(biāo)準(zhǔn)可參照上述d1的情況）；

　　值得注意的是，在e2的情況下，只有CN權(quán)利要求X在引用所有的在先權(quán)利要求都能夠滿足充分對(duì)應(yīng)性的情況下，審查員才認(rèn)為CN權(quán)利要求X與JP權(quán)利要求X具有充分對(duì)應(yīng)性。

　　第三，當(dāng)CN權(quán)利要求與JP權(quán)利要求不具有對(duì)應(yīng)性時(shí)，申請(qǐng)人可以利用任何可用的主動(dòng)修改機(jī)會(huì)（例如提出實(shí)質(zhì)審查請(qǐng)求時(shí)或者在收到發(fā)明專利申請(qǐng)進(jìn)入實(shí)質(zhì)審查階段通知書之日起的3個(gè)月內(nèi)）將CN權(quán)利要求修改為與JP權(quán)利要求充分對(duì)應(yīng)。當(dāng)這些主動(dòng)修改機(jī)會(huì)均已錯(cuò)過并且CN權(quán)利要求與JP權(quán)利要求無法滿足充分對(duì)應(yīng)性的要求時(shí)，原則上筆者不再建議申請(qǐng)人提出PPH請(qǐng)求。

　　最后，通過主動(dòng)修改將CN權(quán)利要求修改為JP權(quán)利要求充分對(duì)應(yīng)也具有一定的風(fēng)險(xiǎn)。很大一部分被認(rèn)為是對(duì)應(yīng)申請(qǐng)的CN申請(qǐng)和JP申請(qǐng)其具體內(nèi)容并不是完相同的，例如上面舉例中提到的，在JP申請(qǐng)中使用了術(shù)語“通孔”、“被安裝部”來撰寫權(quán)利要求，而在CN申請(qǐng)中為了清楚或保護(hù)范圍的目的或者由于日譯英與英譯中翻譯的問題將上述術(shù)語描述為“孔”、“第一安裝部”，則由于PPH請(qǐng)求是在國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局的初審部門進(jìn)行，而后續(xù)的實(shí)質(zhì)審查是在國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局的實(shí)審部門進(jìn)行，所以盡管通過主動(dòng)修改可以獲得PPH加快審查的機(jī)會(huì)，但是在后續(xù)的實(shí)審過程中仍然存在修改超范圍的風(fēng)險(xiǎn)以及保護(hù)范圍被縮小的風(fēng)險(xiǎn)。因此，申請(qǐng)人應(yīng)該合理地權(quán)衡各個(gè)方面來做出對(duì)自己最有利的決定。

　　綜上，筆者對(duì)PPH程序中經(jīng)常出現(xiàn)的權(quán)利要求的充分對(duì)應(yīng)性進(jìn)行了些許總結(jié)供讀者參考，但是在實(shí)踐操作中，審查員權(quán)利要求的對(duì)充分對(duì)應(yīng)性的把握尺度仍然是有所不同的，所以為了確保申請(qǐng)人的利益，代理人還是應(yīng)該盡可能多地與審查員溝通。

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