文/集佳知識產權代理有限公司　田軍鋒

法律規定

　　專利法第九條規定，同樣的發明創造只能授予一項專利權。

　　專利法第三十一條規定，一件外觀設計專利申請應當限于一項外觀設計。同一產品兩項以上的相似外觀設計，可以作為一件申請提出。

　　專利法第三十一條的上述規定是在2008年專利法修改時增加的。在此前的專利法中，關于合案申請的規定只涉及成套產品：“同一類別并且成套出售或者使用的產品的兩項以上外觀設計，可以作為一件申請提出”。

　　上述修改的緣由可以追溯到在外觀設計案件中有重要影響的科萬商標投資有限公司訴國家知識產權局專利復審委員會專利無效上訴案。

　　該案中，科萬公司于2002年8月6日同日向國家知識產權局申請了名稱為“染色機(J)”、“染色機(K)”、“染色機(L)”、“染色機(M)”和“染色機(N)”的五項外觀設計專利并獲得授權。

　　在無效程序中，專利復審委員會詢問科萬公司，鑒于五項外觀設計專利均處于無效程序，在涉案專利與其他四項外觀設計專利被認定為相同或相近似導致重復授權，有可能被宣告無效的情況下，是否選擇放棄其中一項或者多項外觀設計專利?？迫f公司聲明不放棄任何一項外觀設計專利。

　　2005年12月12日，專利復審委分別做出第7858、7859、7860、7861、7862號無效宣告請求審查決定，以該五項外觀設計專利彼此互為相近似外觀設計構成同樣的外觀設計為由被宣告無效。針對五項外觀設計專利染色機(J)、染色機(K)、染色機(L)、染色機(M)、染色機(N)使用的證據分別是上述外觀設計專利染色機(K) 、染色機(J)、染色機(K)、染色機(N)和染色機(M)。

　　在該案上訴程序中，北京市高級人民法院認為：

　　“對于外觀設計而言，《審查指南》規定“同樣的外觀設計是指兩項外觀設計相同或者相近似”。本院認為，當不同主體就同一產品申請兩項以上相近似的外觀設計，以及同一主體先后就同一產品申請兩項以上相近似的外觀設計時，《審查指南》的上述規定并無不妥。但是，同一主體就相同產品于同一日申請兩項以上相近似的外觀設計時，《審查指南》的上述規定明顯與專利法及其實施細則的立法本意不符。這種情況下，“同樣的外觀設計”僅應解釋為外觀設計相同，而不應包括相近似的情況?！?

　　鑒于當時的立法情況，最高人民法院在該案再審程序中認為，“本案中，二審判決關于同一主體同日就相同產品申請兩項以上相近似的外觀設計專利不適用《專利法實施細則》第十三條第一款的認定，沒有現行法律依據?！?

　　之后在專利法修改過程中，立法者考慮到上述情形，在第三十一條中增加了有關相似外觀設計的規定：“同一產品兩項以上的相似外觀設計，可以作為一件申請提出。”

　　根據修改后的專利法第九條，《審查指南》規定，同樣的發明創造對于外觀設計而言，是指要求保護的產品外觀設計相同或者實質相同。

　　案情介紹

　　筆者代理的兩件外觀設計申請同日提交，兩個設計名稱均為“汽車”（以設計A和設計B來代表兩個設計）。設計A和設計B的汽車車身整體相同，不同之處在于車身尾部上方。設計A的尾部上方設置擾流板，設計B的尾部上方設置尾翼。但由于擾流板和尾翼占車身整體的比例較小，審查員發出審查意見通知書認為二者屬于同樣的外觀設計，要求申請人對兩件申請進行選擇。否則兩件申請都將被駁回。

　　應對方案

　　針對上述案情，有下述幾種應對方案：

　　方案一：按照審查員的要求，選擇保留一件申請，撤回另一件申請。

　　這種方案最簡單，但申請人喪失了另一件申請獲得授權的權利。

　　方案二：爭辯兩設計不屬于同樣的外觀設計，不在兩件申請中進行選擇。這樣會導致兩件申請均被駁回。

　　在兩件申請都被駁回后，申請人可以向專利復審委員會提出復審請求。

　　在復審程序中，如果復審委員會同意復審請求人（申請人）的爭辯意見，認為兩設計不屬于同樣的外觀設計，則將會撤銷駁回決定。

　　但如果復審委員會不同意復審請求人的意見，認為兩設計屬于同樣的外觀設計，結果又會如何呢？

　　這個問題看似簡單，但還是存在不同的觀點。

　　一種觀點認為，根據專利法實施細則第六十一條的規定，請求人在提出復審請求或者在對專利復審委員會的復審通知書作出答復時，可以修改專利申請文件；但是，修改應當僅限于消除駁回決定或者復審通知書指出的缺陷。

　　上述條款只規定了復審請求人可以對申請文件進行修改，但并不能撤回已經被駁回的申請。因此復審請求人將沒有機會在復審程序中再次做出選擇，兩件申請都將被維持駁回決定。

　　另一種觀點認為，根據實施細則第六十三條的規定，專利復審委員會進行復審后，認為復審請求不符合專利法和實施細則有關規定的，應當通知復審請求人，要求其在指定期限內陳述意見。期滿未答復的，該復審請求視為撤回；經陳述意見或者進行修改后，專利復審委員會認為仍不符合專利法和本細則有關規定的，應當作出維持原駁回決定的復審決定。

　　專利復審委員會進行復審后，認為原駁回決定不符合專利法和本細則有關規定的，或者認為經過修改的專利申請文件消除了原駁回決定指出的缺陷的，應當撤銷原駁回決定，由原審查部門繼續進行審查程序。

　　上述條款給了復審請求人陳述意見或者進行修改的機會。如果復審請求人在此階段陳述意見，即聲明保留一件申請而撤回另一件申請，則專利復審委員會將撤銷原駁回決定，由原審查部門繼續進行審查程序。

　　筆者認為，復審程序不同于無效程序，其實質是前審程序的延續，是針對前審程序中可能存在的問題給申請人一個補救的機會。實施細則第六十一條只是對請求人在復審程序中修改專利申請文件的要求，請求人不能做除了消除駁回決定或者復審通知書指出的缺陷以外的主動修改。

　　具體到上述情形，雖然兩件申請都已被駁回，但駁回尚未生效。復審委員會如果在對兩復審請求進行審查后持與原審審查員相同的觀點，認為兩設計屬于同樣的外觀設計，根據聽證原則，應當向復審請求人發出復審通知書。復審請求人在答復復審通知書時可以表明自己的觀點，即表明愿意選擇兩件申請中的一件予以保留而撤回另一件申請的意愿。雖然由于兩申請都已被駁回，復審請求人不能在復審程序中直接保留或者撤回某件申請，但在復審通知書答復中表達了此意愿，復審委員會應當撤銷原駁回決定，在由原審查部門繼續審查程序后給予請求人選擇的機會。

　　引申問題一：除了上述兩種方案外，申請人還有沒有其他的方案呢？

　　我們來看一看其他國家或地區的做法。

　　日本

　　在日本，一件外觀設計申請應僅限于單一外觀設計，不允許兩項或者兩項以上的相似外觀設計包括在一件外觀設計申請中。如果申請人希望一件產品的多項相似外觀設計在日本獲得保護，則需要利用日本外觀法中規定的“關聯外觀設計”系統來進行專利申請。

　　一組相關外觀設計申請包含一件主外觀設計申請和至少一件相關外觀設計申請。相關外觀設計申請可以與主外觀設計申請于同一天提交，也可以晚于主外觀設計申請日提交，但是其提交日必須早于主外觀設計申請的公開日。一組相關外觀設計申請的申請人必須為同一申請人。一組相關外觀設計申請中的相關外觀專利都應與主外觀設計申請具有相似性。

　　如果申請人提交了多件普通外觀設計申請，而這些普通申請涵蓋了多項相似外觀設計。為了避免重復授權，申請人可以對這些普通外觀設計申請進行修改，把多件涵蓋相似外觀設計的專利申請轉換為一件主外觀設計申請和多件相關外觀設計申請。

　　美國

　　在美國，如果提交了兩件外觀設計申請，兩件申請中的設計相似到一定程度，則有可能會產生重復授權問題。在這種情況下，申請人可以提交一個最終放棄聲明來解決。聲明中表示如果兩件設計都被授權，則在兩專利權的有效期內都將屬于同一權利人。并且一件專利的有效期不得長于另一件專利，即專利“壽命”縮短了。在美國，外觀設計專利的有效期是14年，從授權之日起算，因此同天提交的兩件外觀設計專利的有效期可能會不同。通過這種方式，兩件相似外觀設計申請可以獲得兩項外觀設計專利權。

　　歐洲

　　歐盟外觀設計申請只進行純形式方面的審查。因此對上述問題一般不審查。相關的審查在將來可能的無效程序中進行。

　　從上述介紹可以看到，目前各國/地區對于上述問題采取了不同的解決方式。其中日本的關聯外觀設計制度目前看來是最好的方式。但根據我國的具體情況，全面采用這種制度的條件尚不具備。但其中的一些做法還是值得借鑒的。

　　如，申請人在接到上述通知書后，可否申請將兩件外觀申請合案到一件申請中作為相似外觀設計繼續審查程序？

　　關于合案，審查指南中除關于專利法第三十一條有關單一性及相似外觀設計的規定外，只在專利無效程序中有相關規定：“針對不同專利權的無效宣告案件，部分或者全部當事人相同且案件事實相互關聯的，專利復審委員會可以依據當事人書面請求或者自行決定合并口頭審理?！?

　　那么，對于外觀設計申請，在審查階段合案是否可行呢？

　　首先看一下對于外觀設計申請而言，合案申請和分案申請的區別。

　　外觀設計不同于發明和實用新型，其保護范圍以表示在圖片或者照片中的該產品的外觀設計為準。也就是說，外觀設計專利中的圖片或者照片起到了兩方面的作用：一方面是披露外觀設計的技術方案，相當于發明或實用新型的說明書和附圖；另一方面是確定外觀設計專利的保護范圍，相當于發明或實用新型的權利要求書。

　　相比而言，發明或者實用新型專利權的保護范圍以其權利要求的內容為準。發明或者實用新型專利權的權利要求可以通過語言文字對若干實施方式進行概括，但外觀設計的圖片或者照片通常不能概括。因此，將同一產品的多項相似外觀設計放在一件申請中實質上也是另外一種形式的概括。前提是除基本設計以外的其它諸設計要與基本設計相似。

　　對于相似外觀設計，將若干項設計合在一件申請中能夠避免將來以互為實質相同為由而被無效的風險，不會再出現本文開始時所述案件的情況。但同時，專利權人日后主張權利的范圍也受到約束，僅限于相似設計的范圍。

　　相反，如果申請人分案提交各外觀設計申請，這樣在授權后能夠主張的范圍大于相似外觀設計，但有可能面對以互為實質相同為由而被無效的風險。

　　因此，從上面的分析可以看出，不論是分案申請還是合案申請，都是既有其優點，但同時也有其缺點。并不能一概認為哪種形式就必然優于另一種形式。

　　有觀點認為，以分案方式提交還是以合案方式提交，申請人應當在提交之前就做好選擇。一旦選擇之后，申請人就要自己承擔相應的風險。

　　理論上，上述觀點看似合理。但實踐中經常遇到的情形是，在相似外觀設計的審查過程中審查員認為其中有一項或幾項設計與基本設計不相似而要求申請人從該申請中刪除。

　　申請人通常會按照審查員的要求刪除被認為與基本設計不相似的某項或者某幾項設計。有些情況下，會將刪除的設計提交分案。在這種情況下，由于種種原因，如初審審查員判斷不準確，分案授權的外觀設計專利將來有可能面對以互為實質相同為由而被無效的風險。

　　因此，對于上述類型的外觀設計申請案件，在審查意見通知書答復階段給申請人合案的機會，是申請人以縮小將來行使權利的范圍為代價換取兩設計都獲得授權，何嘗不是一個可以考慮的解決方案呢？

　　引申問題二：關于相似外觀設計的數量

　　專利法實施細則第二十八條和第三十五條規定，對同一產品的多項相似外觀設計提出一件外觀設計專利申請的，應當在簡要說明中指定其中一項作為基本設計。對該產品的其他設計應當與簡要說明中指定的基本設計相似。一件外觀設計專利申請中的相似外觀設計不得超過10項。

　　專利法實施細則中設定相似設計的數量是考慮到如果一件申請中相似設計數量過多，會使審查員的工作量過大。

　　雖然上述規定有其合理性，但實踐中經常遇到的一種情況是，如果申請人的相似設計多于10項該如何處理？

　　由于歐洲、日本、美國對于一件外觀設計申請中的多項相似外觀設計的數量都沒有限制，因此在很多情況下以這些國家或地區的申請為優先權進入中國的相似外觀設計數量會超過10項。

　　按照現行審查指南的規定，如果一件外觀設計專利申請中的相似外觀設計超過10項，審查員應發出審查意見通知書，申請人修改后未克服缺陷的，駁回該專利申請。

　　如上所述，在這種情況下，超過10項的設計會被從申請中刪除。而如果刪除的設計分案的話，則同樣會面臨以與母案中的設計互為實質相同為由而被無效的風險。

　　上述情況的發生顯然對申請人極為不利，并且也沒有充分體現立法者對專利法第三十一條進行修改所希望達到的立法目的。

　　那么，上述情況如何破解呢？

　　筆者認為，在不突破現行專利法及實施細則的框架的情況下，可以通過變通的方式解決。

　　例如，如果一件外觀設計專利申請中的相似外觀設計超過10項，超過10項的設計提交分案并且獲得授權，可以考慮在該分案授權通知書或專利證書上對上述情況作一說明，該說明作為授權后不因與母案中的設計互為實質相同為由而被無效的一種特殊例外豁免的依據。

　　以上是筆者的粗略看法。有不妥之處，敬請各位專家和同仁批評指正。

　　
　　參考文獻：

　　① . 吳大章《外觀設計專利實質審查標準新講》

　　② . 尹新天《中國專利法詳解》