文/集佳知識產權代理有限公司 譚雅琦

　　商標權是商標權人的專屬權利范圍。在該權利范圍下，他人不得使用完全相同或近似的商標在相同或類似的商品/服務上。因此，確定誰優先享有商標權利的歸屬，顯得尤為重要。在中國，基本遵循“申請日在先原則”，即誰先提交了注冊申請，則可以優先獲得核準注冊。而在美國，商標權利歸屬的原則是“使用在先”，即誰先有真誠使用意圖并投入了使用，則可以優先享有商標權。

　　那不少企業便就此產生疑問了。既然美國商標以使用在先確定商標權利歸屬，那在美國申請注冊商標又是怎么一回事？如果基于在先使用可以優先獲得商標權，對使用的標準又是如何要求的呢？對此，可簡要解答如下。

　　一、美國商標使用與注冊商標的關系

　　如上所述，“商標使用在先”為美國確定商標權利歸屬的基本原則。而在發展多年的該原則下，商標注冊制度系該原則的例外。根據《美國商標法》第7條（b）、（c）項的規定，主簿商標注冊證明是表明商標權人對該商標享有專用權的初步證明，并且具有推定商標權人為在先使用人的效力，除非有相反的證據證明。即當申請人提交了商標注冊申請后，則推定申請人在申請日有在先的使用，除非第三人有證據表明其使用在該申請日之前。

　　誠然，很多商標申請人在申請日或申請日前并未投入實際使用，這也是美國商標申請可以基于打算使用的原因。但在商標正式核準前，官方會給出一定期限，要求申請人進行使用，并提供相應使用證據，否則不予核準注冊（基于第三國申請注冊或者馬德里國際注冊方式除外）。如此的制度安排，也平衡了注冊商標需真實投入使用的基本原則。除非第三人提供在先使用證據表示反對，申請商標經核準注冊后，也就具有了法律上的推定效力。

　　因此，對于在美國打算使用的商標，先提交申請注冊，占住較早的申請日，也是百利而無害。當然，商標的生命仍在于使用，提交申請注冊后，需在美國市場使用，方可獲得并維系注冊商標權利。

　　二、基于使用獲得商標權之“使用”的標準

　　對于可建立商標權的使用行為，基本的滿足條件系作為商標的使用，即該標識可以起到商標的區分和識別作用。而若在商標使用的前期，商標經過幾版形式的變化，只要不是實質性變化，而沒有產生新的商業印象，則最初的商標使用即可視為最早的商標使用日 。

　　一般來說，如第六巡回法院在Allard Enterprises, Inc. 與Advanced Programming Resources, Inc.的案件中指出，“即使首次使用的量很小，而尚未建立深入的市場滲透或廣泛的市場認知，但只要是真誠的商業使用，該首次使用即可建立相應的商標權利” 。且多數法院認為，在雙方都有實際使用的案件中，對使用的考量標準應高于僅以在先使用挑戰注冊商標的情形 。此外，若僅是準備進行使用也一般不認定可以獲得商標權 。但實踐中情況千差萬別，對使用的標準判斷并沒有統一的標準。為更好把握可建立商標權的使用標準，我們不妨先了解幾個美國判例，以窺探一二。

　　案例一：SNOB商標案

　　在1974年的SNOB商標案件 中，原告為法國一家香水制造商，多年來在當地及其他地區經營“SNOB”品牌的香水。而被告自1951年起即在美國注冊了“SNOB”商標，指定使用在香水等商品上。因此，原告的“SNOB”牌香水因在先商標的存在而被擋在美國市場之外。但自注冊后20年以來，被告僅銷售了89瓶“SNOB”牌香水，總銷售額不超過600美金，總利潤不超過100美金。故原告基于被告對其商標下的產品僅有少量的銷售記錄為由，要求第二巡回法院認定被告沒有商標權利。后法院支持了原告的主張，并認定被告的使用看起來更像是阻礙潛在競爭者的計劃，因而其使用不足以建立商標權。

　　案例二：SCRAMBLE商標案

　　在1982年的SCRAMBLE商標案件 中，原告打算在視頻游戲產品上使用“SCRAMBLE”商標。該計劃被被告提前獲知。為搶占優先使用日，被告在已有的商標名牌上增加“SCRAMBLE”的標識，且在原告使用之前率先銷售了5份游戲產品。后第二巡回法院認定，被告僅在原有標的基礎上貼上新標的行為，明顯具有搶先預留商標在先使用的惡意，故該在先使用尚不足以建立商標權。

　　案例三：NEW WEST商標案

　　與上個案例不同，NEW WEST商標案件 的雙方在選用商標時，互相并不知曉，但巧合的是都擬選用“NEW WEST”標識作為新雜志的商標。被告率先通過廣告招商、廣告宣傳發行、郵件訂閱的方式，獲得了公眾一定程度的認知。原告在知曉后，立即將原本打算給廣告商的搶先預覽版發往各報刊亭發售。截止發售當天，被告已獲得了接近14000份的訂閱。4天以后，被告發行了首版雜志，并銷售了1萬份。截止庭審時，被告已獲得了15萬的訂閱，而原告在發行搶先預覽版及一版常規刊物以后，停止了出版發行。后第九巡回法院認定“NEW WEST”的商標權應歸屬被告，因被告的廣告宣傳在原告之前，且原告的搶先預覽版并非真正意義上的雜志，故不能算作商標使用。

　　以上案例可以看出，在考量是否為“真誠的商業使用”時，可以考慮的因素包括以下幾個方面：1）首次使用后是否在合理期間內有連續使用。若在首次使用后，大半年甚至一年都未再次進行使用，而在此期間其他人進行了善意、持久的使用，則該首次使用并不能建立商標權；2）首次使用后使用的范圍、廣度及深度。如在合理期間內，使用的范圍、銷量等沒有實質增長，或少量的使用僅為阻礙其他善意競爭者的市場進入，則也很難建立商標權；3）首次使用是否具有惡意，如僅是原商標的標牌中強硬貼上新標，則難謂善意；4）公眾的認知，尤其是在判斷預先銷售是否可以建立商標權的情形。即通過商標使用行為，大部分的消費者已將該商標與商品/服務來源建立了對應關系，則該商品/服務提供商可優先享有商標權。

　　因此，對建立商標權利的商標使用標準雖可簡單概括為“真誠的商業使用”，但在面對不同的爭議方、不同的使用情形時，對使用的標準并沒有“一言可蔽之”的結論或“放之四海而皆準”的標準。確立商標權的歸屬，需結合具體情形個案權衡和判斷，考量哪一方有更真誠的使用意圖，有更廣泛深入的實際使用，更應獲得商標權利，以維護善意方的真誠使用，同時兼顧市場上的消費者已建立的合理信賴以及市場競爭的良性發展。這也是商標之于經營者、之于消費者、之于市場所應具備的作用和意義。