文/集佳知識產權代理有限公司 董文國

　　摘要：本文根據審查指南的相關規定并結合一個案例，從立法宗旨的角度出發，就“非顯而易見性”與“預料不到的技術效果”二者之間的關系進行了初步探討，提出了筆者的觀點，以期從另一角度為如何判斷發明創造性提供一點思路。

　　關鍵詞：非顯而易見性、預料不到的技術效果、立法宗旨

　　一、引言

　　在發明創造性判斷過程中，審查指南規定了：如果發明相對于現有技術具備非顯而易見性，則認定發明具備創造性；同時審查指南也規定了：如果發明相對于現有技術獲得了預料不到的技術效果，則應認可發明的創造性。在這種情況下，如果通過上述兩種方式進行發明創造性判斷得出不同結論，那么應該如何認定發明創造性。或者說，如果發明似乎不具備“非顯而易見性”，但是卻獲得了“預料不到的技術效果”，這這種情況下，應如何認定發明的創造性。就此，目前實踐中存在各種觀點，筆者根據審查指南中的規定并結合一個案例，從專利法立法宗旨方面就此進行初步探討，以期為如何評價發明創造性提供一點思路。

　　二、審查指南中的相關規定

　　關于“非顯而易見性”，審查指南明確規定了利用“三步法”進行判斷，其為領域所熟知，此處不再對其進行贅述。

　　關于“預料不到的技術效果”，鑒于實踐中對其關注通常不如上述“三步法”，筆者此處將審查指南中的相關規定梳理如下：

　　審查指南第二部分第四章第5節規定：發明是否具備創造性，通常應當根據本章第３.２節所述的審查基準進行審查。應當強調的是，當申請屬于以下情形時，審查員應當予以考慮， 不應輕易做出發明不具備創造性的結論。

　　其中的５.３進一步規定：當發明產生了預料不到的技術效果時，一方面說明發明具有顯著的進步，同時也反映出發明的技術方案是非顯而易見的，具有突出的實質性特點，該發明具備創造性。

　　其中的6.３還規定：按照本章第５.３節中所述，如果發明與現有技術相比具有預料不到的技術效果，則不必再懷疑其技術方案是否具有突出的實質性特點，可以確定發明具備創造性。但是，應當注意的是，如果通過本章第３.２節中所述的方法，可以判斷出發明的技術方案對本領域的技術人員來說是非顯而易見的，且能夠產生有益的技術效果，則發明具有突出的實質性特點和顯著的進步，具備創造性，此種情況不應強調發明是否具有預料不到的技術效果。

　　三、“非顯而易見性”與“預料不到的技術效果”二者有機統一，但也不能混為一談

　　由上述可見，審查指南對于“非顯而易見性”與“預料不到的技術效果”進行了明確規定，然而，在實踐中，考慮到案情的復雜性，筆者還是會經常遇到類似以下的觀點：

　　（1）發明與現有技術相比，并未獲得預料不到的技術效果，故而不具備創造性。

　　（2）雖然發明與現有技術相比存在區別特征并且獲得了有益的效果，但是發明的技術方案是本領域技術人員從現有技術出發容易得到的，在其技術方案顯而易見的情況下，本領域技術人員自然能夠預期發明的技術效果，故而發明不具備創造性。

　　上述觀點要么片面強調“預料不到的技術效果”而一定程度上忽視了“非顯而易見性”，要么片面強調“非顯而易見性”而一定程度上忽視了“預料不到的技術效果”，故而并不全面。

　　近來，有學者提出如下觀點（3）：“預料不到的技術效果”和“非顯而易見性”二者的判斷是有機統一的，二者不可割裂，但是認為二者中“非顯而易見性”應占主導地位，而“預料不到的技術效果”應作為輔助因素進行創造性的判斷。即，“預料不到的技術效果”在創造性判斷中的地位低于“非顯而易見性”。

　　筆者對于“預料不到的技術效果和非顯而易見性二者有機統一”這一觀點非常認同，筆者同樣認為二者不可割裂，但是認為二者并無地位高低之分，二者區別點之一在于：“非顯而易見性”在實踐中的操作性更好，適用范圍更廣，因而具有普適性；而“預料不到的技術效果”對于某些發明特別是預測性較低的化學領域的發明的判斷尤其重要，其可以避免“非顯而易見性”判斷導致的疏漏，因此構成對“非顯而易見性”判斷的有益補充，二者之間并無地位高低之分，二者分別從發明的技術方案本身、以及發明的技術效果兩個方面對于發明的創造性進行評價。當然，如果一定要在二者之間的地位進行高下之分的話，那么也應該是審查指南中特意強調的：如果發明與現有技術相比具有預料不到的技術效果，則不必再懷疑其技術方案是否具有突出的實質性特點，可以確定發明具備創造性。即，“預料不到的技術效果”構成了判斷發明創造性的充分條件，其判斷標準高于審查指南中判斷發明創造性的一般普適性標準“非顯而易見性”。換言之，某些發明也許根據“三步法”來判斷似乎不具備“非顯而易見性”，然而，由于其獲得了“預料不到的技術效果”，故而對現有技術做出了貢獻，據此不應質疑其創造性。

　　筆者認為，“非顯而易見性”對于創造性判斷的重要性毋庸置疑，其也是用于創造性判斷的最重要的和適用最廣泛的手段。絕大部分的發明的創造性都需要利用三步法進行“非顯而易見性”的判斷，但是這種方法對發明創造性的判斷是在了解了發明之后才進行的，故而有時候難免出現“事后諸葛亮”等導致發明創造性未得到客觀評價的情形。 為了盡可能避免這種情形，審查指南的上述內容明確說明了：應當強調的是，當申請屬于以下情形（例如獲得了預料不到的技術效果、解決了技術難題、克服了技術偏見等）時，審查員應當予以考慮。

　　審查指南利用兩次出現的表述“應當”來強調應充分考慮發明的技術效果，以免無法客觀評價發明創造性。換言之，筆者認為，審查指南的上述內容中的兩個表述“應當”實際上要求在某些情況下必須要考慮發明的效果，而不能僅僅根據“三步法”機械地進行判斷。

　　事實上，如審查指南的上述規定所指出的：“當發明產生了預料不到的技術效果時，一方面說明發明具有顯著的進步，同時也反映出發明的技術方案是非顯而易見的”。該規定本身也指出了： “預料不到的技術效果”與“非顯而易見性”二者之間是有機統一的，二者密切相關，即“預料不到的技術效果”本身也反映出了技術方案的“非顯而易見性”。

　　筆者認為，審查指南的上述內容已經足以說明：只要發明產生了預料不到的技術效果，則發明必然具備非顯而易見性，故而具備創造性。此處，筆者需要強調的是應避免如下情形：技術效果的判斷過程中，認為由于發明與現有技術的差別不大，故而本領域技術人員容易想到本發明，也即發明在一定程度上是所謂的“顯而易見的”，故而其獲得的效果就是“能夠預期的”。這種方式看起來似乎將“非顯而易見性”與“預料不到的技術效果”進行了有機統一，但是，其實際上是本末倒置，也有違審查指南中的上述規定。

　　基于以上所述內容，筆者認為：

　　A. “預料不到的技術效果”與“非顯而易見性”有機統一，發明具備預料不到的技術效果本身就反映出其方案具備非顯而易見性。“預料不到的技術效果”是判斷發明創造性的充分條件。在技術效果的判斷過程中，應避免將“預料不到的技術效果”與“非顯而易見性”混為一談，尤其應避免認定由于發明與現有技術的方案本身差別較小而斷言其效果可期。

　　B. “非顯而易見性”在創造性判斷中占主導地位，但是這種主導性地位指的是其適用范圍廣而具備普適性，而絕非表明其地位高于其它判斷方式例如“預料不到的技術效果”；恰恰相反，關于“預料不到的技術效果”，審查指南中通過兩個表述“應當”以及表述“不必懷疑”所傳達的信息是：特定情形下“預料不到的技術效果”在一定程度上的地位或效力甚至高于一般的普適性情形“非顯而易見性”。

　　C. 在進行效果（例如“預料不到的技術效果”）的判斷時，應避免不當地引入涉及技術方案的“非顯而易見性”的判斷，因為這樣容易產生如下情形：由于認定發明方案與現有技術的方案差異較小，所以本領域技術人員容易得到發明方案并相應地獲得其效果，故而發明效果可以預期，發明自然未獲得預料不到的技術效果。即，發明的效果與技術方案當然密切相關，但是應避免將二者不當地攪在一起，這樣將無法進行創造性的正確判斷。

　　四、根據現有審查指南的規定，滿足“非顯而易見性”和“預料不到的技術效果”二者之一即可賦予發明以創造性，而不必苛求發明必須要獲得“預料不到的效果”

　　如前所述，筆者認為，“非顯而易見性”和“預料不到的技術效果”二者實際上從技術方案本身的非顯而易見性、以及技術效果的不可預料性兩個方面給出賦予發明創造性的理由。

　　就“非顯而易見性”而言，其涉及的實際上是發明要求保護的技術方案本身。如果從現有技術的技術方案出發，要得到發明的技術方案并不是顯而易見的，那么即使看起來發明似乎沒有獲得預料不到的技術效果，但是也應該認定發明具備創造性。

　　就“預料不到的技術效果”而言，其關注的是發明獲得的技術效果。如果發明獲得的技術效果不可預料，審查指南明確規定，這種情形應該認定其技術方案非顯而易見，發明具備創造性。

　　由此可見，“非顯而易見性”和“預料不到的技術效果”涉及發明的不同方面，二者既有機統一，也不能混為一談。如審查指南明確指出的，無論發明具備非顯而易見性還是獲得了預料不到的技術效果，均可認定發明具備創造性。

　　筆者此處再次指出，在判斷發明是否具備預料不到的技術效果時，應避免不當地引入涉及“非顯而易見性的”的判斷，因為這通常導致如下情形：由于發明方案與現有技術方案相差不大，本領域技術人員容易獲得該方案，自然能夠獲得發明的效果，故而發明未獲得預料不到的技術效果。上述情形使得審查指南關于“預料不到的技術效果”的相關規定變得毫無意義，也喪失了“預料不到的技術效果”對于“非顯而易見性”進行疏漏彌補的作用。

　　五、審查指南的上述規定與專利法的立法宗旨是相一致的

　　筆者認為，審查指南的上述規定實際上為申請人爭辯發明創造性提供了另一種途徑。針對某些發明（例如以下給出的北京市高級人民法院的判例所涉及的發明）而言，如果根據三步法來進行“非顯而易見性”的判斷，可能由于其技術方案與現有技術的方案確實較為接近而否認其創造性；然而，由于該發明獲得了預料不到的技術效果，根據審查指南的上述規定，則應認可發明所做出的貢獻，進而應認可其創造性。

　　事實上，除了“預料不到的技術效果”之外，審查指南還規定例如發明解決了技術難題、克服了技術偏見等情形時同樣具備創造性，而此時并未強調要求發明必須利用“三步法”判斷具備非顯而易見性。

　　審查指南為何要認可上述發明（例如獲得了“預料不到的技術效果”的發明，或者解決了技術難題、克服了技術偏見的發明）的創造性呢？

　　筆者認為，審查指南的上述規定與專利法的立法宗旨是一脈相承的。

　　專利法第一條對立法宗旨給出了如下規定：為了保護專利權人的合法權益，鼓勵發明創造，推動發明創造的應用，提高創新能力，促進科學技術進步和經濟社會發展，制定本法。 由此可見，鼓勵發明創造是專利法的立法宗旨之一。在此基礎上的專利法的所有規定都應服務于該立法宗旨而不能背離該宗旨。

　　理解了這一點，就不難理解審查指南為何要賦予上述發明以創造性了。即，由于上述發明都在一定程度上進行了發明創造，做出了一定程度的創新，對現有技術做出了貢獻，出于鼓勵發明創造而非阻礙發明創造的宗旨，審查指南規定上述情形也具備創造性，也可以授予專利權。

　　六、相關案例分析

　　以下筆者結合一個案例就以上觀點進行闡明。

　　該案涉及新日鐵住金會社名稱為“耐腐蝕性優良的不銹鋼、耐間隙腐蝕性和成形性優良的鐵素體系不銹鋼、以及耐間隙腐蝕性優良的鐵素體系不銹鋼”、專利號為200780016464.X的發明專利無效案。

　　在該案中，復審委和北京市第一中級人民法院認為其權利要求7涉及的發明不具備非顯而易見性而未認可該發明具備預料不到的技術效果，故而不具備創造性，而北京市高級人民法院認可該發明具備預料不到的技術效果，據此認定該發明具備創造性。關于該案的案情，此處不再贅述。

　　關于該案，北京市高級人民法院的最終判決中記載了以下內容：在此類技術方案（化學混合物或組合物的技術方案）中，各組分或其含量的變化會引起相應的物理化學反應，可能會導致整體技術方案在效果上的變化。因此，涉及到化學混合物或組合物的創造性判斷中，當本領域技術人員可以預測技術方案中組分及其含量的變化所帶來的效果時，運用三步法判斷創造性是可以的。但是，當本領域技術人員難以預測技術方案中組分及其含量的變化所帶來的效果時，不能機械地適用三步法，應當根據技術方案是否取得預料不到的技術效果作為判斷是否具備創造性的方法。

　　根據判決中的上述內容，筆者認為，至少可以得到以下啟示：

　　1. 三步法判斷創造性是可以的，但不能因為不滿足三步法判斷創造性的標準就必然否定發明的創造性，特別是對于效果難以預測的化學領域來說，不能機械適用三步法，而應充分考慮發明效果以此來判斷發明是否具備創造性。

　　2. 如果發明具備預料不到的效果（如該案例所述的那樣，雖然現有技術與本發明的不銹鋼的組分構成與各組分含量較為接近，但是現有技術致力于改善該不銹鋼的強度，本領域技術人員無法預期通過對不銹鋼的組分構成與各組分含量進行調整能夠使得耐腐蝕性得到顯著提高），則無需進行非顯而易見性的判斷（或者可以認定這本身就反映出了發明具備非顯而易見性），故而不必懷疑其創造性。

　　七、筆者淺見

　　此處，筆者觀點簡單歸納如下。

　　1. “非顯而易見性”與“預料不到的效果”對創造性判斷均具有重要作用，涉及“非顯而易見性”判斷的“三步法”邏輯嚴密清晰，適用性好，適用范圍廣，具備一般普適性，但該方法絕非判斷創造性的唯一標準，必要時特別是在化學領域，為免疏漏，應充分考慮“預料不到的技術效果”。

　　2. “非顯而易見性”適用性廣，占主導地位，但并不表示其判斷創造性的地位高于“預料不到的技術效果”；恰恰相反，在某些特定情況下例如在預測性較低的化學領域，“預料不到的技術效果”的地位或效力在一定程度上甚至高于或優于“非顯而易見性”的判斷，預料不到的技術效果”既是對“非顯而易見性”的有益補充，也避免了“非顯而易見性”可能導致的疏漏。

　　3. “非顯而易見性”可以在一定程度認定為判斷創造性的一般性的普適性標準，但“預料不到的技術效果”（以及審查指南中示例性指出的其它情形例如解決技術難題、克服技術偏見等）屬于特殊規定的情形，特殊情形優于一般情形。

　　4. “預料不到的效果”與“非顯而易見性”二者有機統一；審查指南明確規定：滿足二者之一即可賦予發明創造性，且“預料不到的技術效果”本身就反映出發明具備非顯而易見性。

　　5. 在“預料不到的技術效果”的判斷中，應避免由于不當引入“非顯而易見性”的判斷而導致如下情形：由于發明方案與現有技術方案差異較小，所以本領域技術人員容易得到發明并相應地獲得其效果，故而發明未獲得預料不到的技術效果。即，“預料不到的技術效果”更加關注的是發明效果，“非顯而易見性”更加關注的是技術方案本身，二者雖然密切相關，但是不能混為一談。

　　6. “預料不到的技術效果”并不必須要與區別技術特征絕對地一一對應，特別是在化學領域，例如化學組合物中很難判斷發明的效果是由于某一特定特征單獨帶來的，即，很多情況下，化學組合物的效果是各組分彼此相互協同作用表現出來的整體效果，而不能認定某一效果僅僅是由脫離其體系的某種孤立組分所表現出來的。

　　7. 審查指南規定包括“預料不到的技術效果”在內的等情形足以賦予發明創造性與專利法鼓勵發明創造的立法宗旨是相一致的。

　　筆者最后指出，以上內容是在借鑒和學習了各位專家學者的觀點之后進行的思考所得，其中難免存在偏頗、不當甚至錯誤之處，只是希望能夠起到拋磚引玉的作用，促進更多業內人士研究領域內出現的各種問題以促進行業發展和進步。

　　參考文獻：
　　1. 《專利審查指南》，知識產權出版社，2010年版
　　2. 北京市高級人民法院（2013）高行終字第1754號行政判決書
　　3. 北京市第一中級人民法院（2013）一中知行初字第180號行政判決書
　　4. 專利復審委員會第18653號無效宣告請求審查決定
　　5. 李越等，預料不到的技術效果與專利創造性評判（上）/(下)——從鐵素體系不銹鋼案不同審級呈現的不同評判方式說起，中國知識產權，總第100和101期，2015年6月/7月
　　6. 馬文霞等，“預料不到的技術效果”在創造性判斷中的考量，中國發明與專利，2013年第2期